Постановление от 4 июля 2024 г. по делу № А40-133785/2023

,

№09АП-27123/2024

Дело № А40-133785/23
г. Москва
04 июля 2024г.
Резолютивная часть постановления объявлена 24 июня 2024г.


Постановление изготовлено в полном объеме 04 июля 2024г.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ю.Н. Кухаренко,

судей Б.В. Стешана, В.В. Валюшкиной,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.А. Елмановой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы

ООО «Электромаксимум» ФИО1, на решение Арбитражного суда города Москвы от 14.03.2024 по делу №А40-133785/23,

по иску общества с ограниченной ответственностью «НПК Морсвязьавтоматика» (ОГРН: <***>,), 2. общества с ограниченной ответственностью «Юниконт СПБ» (ОГРН: <***>) к 1) обществу с ограниченной ответственностью «Электромаксимум» (ОГРН: <***>), 2) ФИО1, о взыскании,

при участии в судебном заседании представителей:

от истцов - от общества с ограниченной ответственностью «НПК Морсвязьавтоматика» -извещен, представитель не явился, от общества с ограниченной ответственностью «Юниконт СПБ» - извещен, представитель не явился,

от ответчиков - от общества с ограниченной ответственностью «Электромаксимум» - ФИО2 по доверенности от 29.12.2023,

от ФИО1 – ФИО2 по доверенности от 26.03.2024,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "НПК Морсвязьавтоматика", общество с ограниченной ответственностью "Юниконт СПБ" обратились с иском к 1. обществу с ограниченной ответственностью "Электромаксимум", 2. ФИО1 о солидарном взыскании 400 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака «UNICONT» №409013.

Решением суда от 14.03.2024 с общества с ограниченной ответственностью «Электромаксимум», ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью "НПК Морсвязьавтоматика" солидарно взыскано 25 000 руб. компенсации, 1000 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

С общества с ограниченной ответственностью Электромаксимум", ФИО1 в пользу общества с ограниченной ответственностью "Юниконт СПБ" солидарно взыскано 50 000 руб. компенсации, 1 500 руб. в возмещение расходов по госпошлине.

В удовлетворении остальной части иска отказано.

Ответчики, не согласившись с решением суда, подали апелляционные жалобы, в которых считают его незаконным, необоснованным.

В своей жалобе ООО «Электромаксимум» указывает на то, товарный знак истца и используемые ответчиком элементы обозначения не являются сходными до степени смешения.

По доводам, приведенным в жалобе, заявитель просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В своей жалобе ФИО1 указывает на то, что судом необоснованно не приняты во внимание пояснения ФИО1 и представленные доказательства, свидетельствующие о том, что спорное доменное имя зарегистрировано ответчиком по поручению и за счет ООО " Электромаксимум", между ФИО1 и ООО "Электромаксимум" заключен договор №2022/12-6 на оказание услуг по сопровождению сайта.

По доводам, приведенным в жалобе, заявитель просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В судебном заседании апелляционного суда заявители доводы жалоб поддержали в полном объеме.

Истцы в заседание апелляционного суда не явились, извещены.

Как усматривается из материалов дела, 20.05.2010 года зарегистрирован товарный знак: для товаров 09 класса МКТУ, что подтверждается Свидетельством № 409013 (дата приоритета 04.03.2009 г.) (далее - «Товарный знак») правообладателем которого являлось Общество с ограниченной ответственностью «Юниконт СПб» (ИНН: <***>).

27.03.2023 года зарегистрирован переход права на Товарный знак на основании Договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и/или услуг, согласно которому Правообладателем Товарного знака с даты регистрации договора (27.03.2023 г.) является Общество с ограниченной ответственностью «НПК Морсвязьавтоматика» (ИНН: <***>) (далее - «Правообладатель», ООО «НПК МСА»).

Срок действия регистрации истекает 04.03.2029, приоритет товарного знака «UNICONT» установлен с 04.03.2009 по широкому перечню товаров 09 класса МКТУ, включая: аппаратура высокочастотная; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты коммутационные электрические; аппараты переговорные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; включатели электроцепи; выключатели закрытые [электрические]; звонки [устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки сигнальные; инверторы [электрические]; индикаторы [электрические]; интерфейсы [компьютеры]; коллекторы электрические; коммутаторы; компьютеры; компьютеры портативные; коробки ответвительные электрические; коробки распределительные электрические; коробки соединительные линейные [электрические]; коробки соединительные электрические; мониторы [компьютерное оборудование]; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; преобразователи электрические; прерыватели дистанционные; приборы и инструменты навигационные; приборы морские сигнальные; приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные спутниковые; приборы регулирующие электрические; приемники [аудио-видео]; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемное программное обеспечение]; процессоры [центральные блоки обработки информации]; пульты распределительные электрические; пульты управления электрические; радиопередатчики дальней связи; радиоприборы; рации портативные; регуляторы защитные от перенапряжения; регуляторы освещения [электрические]; редукторы [электрические]; сигнализация световая или механическая; сирены; соединения для электрических линий; соединения электрические; станции радиотелеграфные; станции радиотелефонные; трансформаторы электрические; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами [на промышленных предприятиях]; устройства для обработки информации; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства звуковые сигнальные; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства периферийные компьютеров; устройства сигнальные [охранная сигнализация]; устройства сигнальные аварийные; устройства суммирующие; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; устройства теплорегулирующие; щиты коммутационные; щиты распределительные электрические.

Согласно статье 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (далее - «ГК РФ») результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана, являются товарные знаки.

Статьей 1229 ГК РФ установлено право юридического лица, обладающего исключительным правом на средство индивидуализации (правообладатель), использовать такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на средство индивидуализации, что предусмотрено положениями ст. 1233 ГК РФ, а также по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

В соответствии со ст. 9 Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 (ратифицированной СССР 01.07.1965) (далее - «Конвенция») правообладатель имеет право на охрану принадлежащего ему товарного знака.

Согласно ст. 10-bis указанной Конвенции «3. ... подлежат запрету: а) все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента».

В силу п. 1 ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные и иные обозначения или их комбинации.

Согласно ст. 1484 ГК РФ лицу на имя которого зарегистрирован товарный знак, принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со ст. 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом.

На основании п. 3 ст. 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Согласно п. 2 ст. 1484 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности, путем размещения товарного знака на товарах; документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети «Интернет».

20.01.2023 года в результате проведенного поиска в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» был обнаружен сайт https://www.electro-maximum.ru/, (далее - «Сайт»). Согласно сведениям, размещенным на Сайте, ООО «ЭЛЕКТРОМАКСИМУМ» предлагает неопределенному круг лиц приобрести «Универсальный измерительный контроллер UNICONT РММ-311-1», являющийся товаром 09 класса МКТУ, в наименовании которого используется обозначение «UNICONT». Указанный товар является электрическим товаром, относящимся к 09 классу МКТУ, промаркирован обозначением «UNICONT», сходным до степени смешения со словесным элементом товарного знака «UNICONT» по свидетельству № 409013. Такое сходство является высоким, поскольку фонетически и графически сопоставляемые словесные элементы идентичны. По смыслу п. 1 ст. 1515 ГК РФ такой товар является контрафактным.

С целью фиксации представленной на ресурсе https://www.electro-maximum.ru/ информации произведены распечатки, отвечающие требованиям абз. 2 п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10).

Из осмотра электронной страницы https://www.electro-maximum.ru/product/nivelco-unicont-pmm-311-1 следует, что неограниченному кругу лиц предлагается товар, однородный к тем, которым предоставлена правовая охрана по товарному знаку «UNICONT» по свидетельству № 409013. Контрафактный товар позиционировался как произведенный компанией NIVELCO, Венгрия.

Доменное имя electro-maximum.ru совпадает с фирменным наименованием с учетом разъяснений п. п. 7.1.2.1 (а)., 7.1.2.1 (б), 7.1.2.4. Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утв. Приказом Директора ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12 (далее -Руководства).

Указанный выше правовой акт Роспатента формирует методологические подходы по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, используются судами при наличии споров, связанных с нарушением исключительного права на товарные знаки, в том числе, для проведения анализа сходства и однородности товаров, вероятности смешения.

В соответствии с абз. 6 п. 162 Постановления № 10 специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется. Определение степени сходства спорного обозначения с товарным знаком и однородности сопоставляемых товаров осуществляется в соответствии с Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила).

Согласно п. 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу п. 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Аналогичные нормы содержатся и в Руководстве. В соответствии с п. 7.1.1. Руководства обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с п.п. 2 п. 42 Правил № 482 "Об утверждении Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требований к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и прилагаемым к ней документам и их форм, Порядка преобразования заявки на государственную регистрацию коллективного знака в заявку на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания и наоборот, Перечня сведений, указываемых в форме свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), форме свидетельства на коллективный знак, формы свидетельства на товарный знак (знак обслуживания), формы свидетельства на коллективный знак" (далее - «Правила») по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство словесных обозначений определяется на основании следующих признаков:

-общее зрительное впечатление;

-вид шрифта;

-графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

-расположение букв по отношению друг к другу;

-алфавит, буквами которого написано слово;

-цвет или цветовое сочетание.

Вышеуказанные признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При определении сходства изобразительных и объемных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар. Поэтому, если при первом впечатлении сравниваемые обозначения представляются сходными, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений целесообразно руководствоваться первым впечатлением.

Согласно п. 13 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы. При выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производит это обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг (п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиум Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015 г.).

При установлении сходства обозначений подлежит оценке однородность противопоставленных товаров для установления вероятности смешения.

В силу п. 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), крут потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с п. 2 ст. 1481 ГК РФ свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Истец 2 обратился к Патентному поверенному РФ № 1826 ФИО3, который представил Заключение специалиста по вопросу тождества и сходства до степени смешения Товарного знака и словесного обозначения «UNICONT РММ-311-1», которым подтвердил однородность части товаров 9 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана Товарного знака к товарам, в отношении которых использовалось обозначение «UNICONT РММ-311-1».

Пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. N 10 г. Москва от "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" (далее - «Постановление Пленума») обращено внимание, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Согласно п. 1 ст. 16 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS), заключенного в г. Марракеше 15.04.1994 (вступило в силу для Российской Федерации 22.08.2012) в случае использования идентичного обозначения для идентичных товаров или услуг вероятность смешения считается существующей.

Предлагаемый Ответчиком на ресурсе https://www.electro-maximum.ru/ к продаже товар является однородным с товарами, в отношении которых зарегистрирован, активно используется товарный знак «UNICONT» по свидетельству № 409013. Основные и вспомогательные признаки однородности, поименованные п. п. 7.2.1.1., 7.2.1.2. Руководств, полностью совпадают.

Использование обозначения «UNICONT», сходного со словесным элементом чужого средства индивидуализации, при маркировке и предложение к продаже продукции, однородной с товарами, для которых зарегистрирован товарный знак, а также при использовании данного обозначения в документации, связанной с введением таких товаров в гражданский оборот подпадает под понятие использование товарного знака по смыслу ст. 1484 ГК РФ.

На основании п. 1 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными.

Правообладатель вправе реализовать предоставленное п. 2 ст. 1515 ГК РФ право требовать изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя контрафактных товаров, этикеток, упаковок товаров, на которых размешены незаконно используемый товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.

Использование в гражданском обороте на территории России товарного знака может осуществляться только с разрешения правообладателя. В соответствии с п. 1 ст. 1229 ГК РФ юридическое лицо, обладающие исключительным правом на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать его по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием.

При оценке сходства товарных знаков устанавливается не сходство или полное отсутствие такового, а наличие определенной степени сходства или отсутствие таковой.

Активное использование товарного знака «UNICONT» по свидетельству № 409013 для индивидуализации электрической аппаратуры и соответствующей продукции подтверждается договорами поставки (счетами), документами первичного бухгалтерского учета, выставочными материалами, осмотрами сайта Истца, нотариальными протоколами.

Товары, законно маркируемые защищаемым товарным знаком и контрафактные товары, реализуются на одном товарном рынке Российской Федерации, что усиливает вероятность смешения. Из разъяснений п. 162 Постановления № 10 следует, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Использование обозначения «UNICONT» для индивидуализации продукции иностранного производства не отвечает интересам российского производителя, поскольку вследствие такого нарушения усиливается возможность создания у потребителей мнения об аффилированности Истца и лица, незаконно использующего обозначение «UNICONT». Такое впечатление логично, поскольку действительная информация о корпоративной структуре или заключенных соглашениях пользователю не доступна.

На основании абз. 2 п. 162 Постановления № 10 смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

В силу п. 1 ст. 1483 ГК РФ «UNICONT» не является общеупотребимым термином, не характеризует товары, в отношении которых правообладателю предоставлена правовая охрана.

На основании пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере до 5 000 000 рублей.

Согласно пункту 62 Постановления № 10, при определении размера компенсации суд учитывает, в частности:

-обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике);

-характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.);

-срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;

-наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушений.

Активное, длительное и масштабное использование товарного знака «UNICONT» по свидетельству № 409013 под контролем правообладателя для индивидуализации широкого перечня электроприборов, датчиков и оборудования с 2009 года помимо значительного объема документов о введении товаров в гражданский оборот подтверждается: материалами со специализированных выставок; соответствующими фотографиями; деловой перепиской с государственными органами; экспертными организациями и коммерческими предприятиями, осуществляющими профильную деятельность в различных промышленных отраслях российской экономики, в том числе в сфере производства электронной продукции в различных субъектах Российской Федерации; нотариальными протоколами; регулярным прохождением сертификации, испытаний и экспертиз, с целью формирования у покупателей соответствующей продукции стойкой ассоциативной связи между обозначением «UNICONT», товарами Истцом, а также с самими юридическими лицами.

Для цели определения размера компенсации, в соответствии с разъяснениями п. 62 Постановления № 10, имеет значение длительный период активного использования товарного знака «UNICONT» по свидетельству № 409013 для индивидуализации широкого перечня товаров 09 класса МКТУ. Продукция, маркированная товарным знаком, многократно выставлялась на международных профильных выставках, имеет высокую узнаваемость, ассоциируется с качественным отечественным товаром. Использование сходного до степени смешения обозначения для индивидуализации продукции иностранного производства не отвечает интересам правообладателя.

Из прилагаемых протоколов осмотра ресурса https://www.electro-maximum.ru/ следовало, что нарушение исключительного права осуществлялось как минимум с 20.01.2023 г. при осуществлении значимого для нарушителя вида экономической деятельности. По смыслу абз. 2 п. 4.2. Постановления Пленума Конституционного суда Российской Федерации от 13.12.20216 № 28-П такое нарушение является грубым.

В адрес Ответчика Истцами была направлена претензия за исх. № 943/1 от 10.05.2023 с требованием выплаты компенсации, рассчитанной по правилам пп. 1 п. 4. ст. 1515 ГК РФ, которая оставлена без ответа.

11 мая 2023 года Истцами был направлен запрос Исх. № 959 от 11.05.2023 г. в адрес регистратора доменного имени electro-maximum.ru - ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ».

26 июня 2023 года Истцами получен ответ № 2380-РРЮ от 14.06.2023 г., из которого следует, что администратором доменного имени electro-maximum.ru является ФИО1.

Согласно п. 3 ст. 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Правовая охрана общеизвестного товарного знака распространяется также на товары, не однородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак и может ущемить законные интересы такого обладателя (пункт 3 статьи 1508 ГК РФ). Поэтому нарушением исключительного права на общеизвестный товарный знак может являться не только использование доменного имени, но и сам по себе факт регистрации доменного имени, тождественного этому общеизвестному товарному знаку или сходного с ним до степени смешения, в силу Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации".

Как разъяснено в пункте 158 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» требование о пресечении нарушения (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ), выражающегося в неправомерном использовании доменных имен, тождественных или сходных до степени смешения с товарным знаком (подпункт 5 пункта 2 статьи 1484 ГК РФ), может быть заявлено в виде требования о запрете использования доменного имени определенным образом (например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт). По общему правилу, нарушением исключительного права на товарный знак является фактическое использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Действия администратора по приобретению права на доменное имя (в том числе с учетом обстоятельств последующего его использования) могут быть признаны актом недобросовестной конкуренции. В этом случае, исходя из целей регистрации доменного имени, нарушением исключительного права на товарный знак может быть признана сама по себе такая регистрация.

Согласно пункту 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

При выборе формы гражданско-правовой ответственности Истец воспользовался правом, предусмотренным подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ. На основании подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГКРФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации, размер которой ограничен установленным ГК РФ пределом - от 10 000 руб. до 5 000 000 руб.

Согласно п. 62 постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абз. второй п. 3 ст. 1252 ГК РФ).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от 10 000 руб. до 5 000 000 руб. суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования с учетом требований разумности и справедливости.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (ст. 196 ГПК РФ, ст. 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абз. пятый ст. 132, п. 1 ч. 1 ст. 149 ГПК РФ, п. 3 ч. 1 ст. 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (п. 2 и 3 ч. 2 ст. 149 ГПК РФ, п. 3 ч. 5 ст. 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

В соответствии с п. 59 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

Между тем, в соответствии с п. 2 постановления Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 № 28-И, п. 2 постановления Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 № 40-П суд вправе определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела, установленного подп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ, если размер подлежащей выплате компенсации многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков (притом что эти убытки поддаются исчислению с разумной степенью достоверности, а их превышение должно быть доказано ответчиком) и если при этом обстоятельства конкретного дела свидетельствуют, в частности, о том, что использование объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат другим лицам, с нарушением этих прав не являлось существенной частью его предпринимательской деятельности и не носило грубый характер.

Вместе с тем, суд полагает, что компенсация в заявленном Истцом размере, является чрезмерной, не соответствует требованию справедливого судебного разбирательства, а также принципу соразмерности гражданско-правовой ответственности и, тем самым, приводит к осуществлению прав Истца с нарушением прав и свобод Ответчиков сверх меры, в какой это необходимо в целях защиты.

Оценив представленные в материалы дела доказательства в порядке статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а также размер предъявленной к взысканию суммы компенсации, учитывая характер допущенного нарушения, степень вины нарушителя, вероятные убытки правообладателя, исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения, Арбитражный суд Москвы посчитал компенсацию в размере 25 000 руб. и 50 000 руб. соответственно за нарушение исключительных прав Истца соответствующей степени вины нарушителя и установленным обстоятельствам, в связи с чем, исковые требования подлежат удовлетворению в указанном размере.

Указанный размер компенсации, по убеждению суда, соответствует принципам разумности и справедливости, соразмерен последствиям совершенного Ответчиками нарушения, направлен на восстановление имущественного положения Истцов и исключает неосновательное обогащение правообладателя.

При указанных обстоятельствах иск подлежал частичному удовлетворению.

Рассмотрев дело в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия не находит оснований для их удовлетворения.

Несогласие ООО «Электромаксимум» с наличием сходства до степени смешения не является состоятельным по причине установленной методологии определения сходства до степени смешения, основанной на действующих Руководствах 4 и Правилах 5, а также практикой Суда по интеллектуальным правам.

Ответчик в апелляционной жалобе ссылается на неверную область сравнения комбинированного товарного знака по свидетельству РФ № 409013 и спорного обозначения (с включением в область сравнения наименование компании производителя - Nivelco), что является неверным исходя из Правил и Руководства, а также не соответствует единообразной судебной практике.

Так, Суд по интеллектуальным правам неоднократно отмечал, что закон и обычаи оборота не исключают размещение на одном товаре или его упаковке нескольких товарных знаков различных правообладателей.

Для разрешения вопроса о наличии оснований для удовлетворения требования о защите исключительного права на товарный знак исследованию подлежит факт размещения на таком товаре или упаковке обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, обладателем прав на который является истец.

Для вывода об отсутствии в действиях ответчика нарушения исключительного права на товарный знак истца по мотиву использования им собственных товарных знаков необходимо выделить на спорном товаре обозначения, о которых истцом заявлено как о сходных до степени смешения с его товарным знаком, и оценить эти обозначения с точки зрения сходства с товарным знаком истца.

Отсутствие такого сравнения влечет отмену судебных актов. Размер шрифта товарного знака правообладателя по сравнению с шрифтом обозначения, которое законно используется нарушителем, не имеет правового значения.

Суд по интеллектуальным правам обращал внимание на то, что размещение на упаковке товара обозначения, сходного с товарным знаком правообладателя до степени смешения, наряду с товарным знаком нарушителя, является нарушением исключительного права.

Аналогичные правовые позиции высказаны в Постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2019 по делу № А32-35064/2017 от 05.12.2018 по делу № А55-21752/2017.

Вышеизложенное свидетельствует о наличии сходства до степени смешения обозначения, неправомерно использованном Ответчиком, с обозначением, исключительные права на которое принадлежат Истцу.

К аналогичному выводу пришел патентный поверенный ФИО3 (рег. номер № 1826) в заключении от 01.08.2022 года (стр. 26 Приложения № 17 к исковому заявлению).

Истцами представлен сравнительный анализ обозначений в соответствии с методологией установленной п. 7.1.1-., 7.1.1., 7.2.1. Руководства и п. 41, 42, 45 Правил, по результатам изучения которых, можно сделать вывод о высокой степени сходства сравниваемых обозначений (стр. 5 искового заявления).

Вместе с тем, стоит обратить внимание на сравнение Истцом в соответствии с п. 45 Правил однородности товаров, для индивидуализации которых использовалось обозначение, сходное до степени смешения с обозначением по свидетельству РФ исходя из функциональных возможностей контрафактного товара и товаров по свидетельству РФ № 409013, которые свидетельствуют об однородности контрафактных товаров с товарами 09 класса МКТУ: аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты коммутационные электрические; включатели электроцепи; выключатели закрытые [электрические]; индикаторы [электрические]; коммутаторы; переключатели электрические; передатчики [дистанционная связь]; передатчики электронных сигналов; приборы регулирующие электрические; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации].

В п. 162 Постановления №10и определено, что вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Вышеизложенное свидетельствует о необоснованности заявленных ООО «Электромаксимум» доводов.

Доводы ФИО1 о том, что он является информационным, посредником по смыслу п. 2 ст. 1253.1 ГК РФ12, в связи с заключением Договора № 27-У/2022 на оказание услуг по сопровождению сайта от 21.12.2022 г.13, не состоятельно по следующим основаниям.

В соответствии с п. 1 ст. 1253.1 ГК РФ лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети, в том числе в сети Интернет, лицо, предоставляющее возможность размещения материала или информации, необходимой для его получения с использованием информационно-телекоммуникационной сети, лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети, - информационный посредник - несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав в информационно-телекоммуникационной сети на общих основаниях, предусмотренных ГК РФ, при наличии вины с учетом особенностей, установленных пп. 2 ст. 1253.1 ГКРФ.

Согласно п. 77 Постановления № 1014 вопрос о том, является ли - конкретное лицо информационным посредником, решается судом с учетом характера осуществляемой таким лицом деятельности.

В качестве обоснования своих доводов Соответчик ссылается на положения Договора, в том числе п. 1.1., пп. 2.1.6. -2.1.8. Договора.

Согласно п. 1.2. Договора услуги по изменению сайта Заказчика, улучшению дизайна, удалению (добавлению) информации на сайте Заказчика, изменению (добавлению) программных модулей оказываются в любое удобное для Соответчика время при поступлении заявки от Заказчика. В заявке указывается: артикул, наименование и количество добавляемых позиций.

Из вышеизложенного анализа представленных Соответчиком документов (Договор и Заявка) следует, что Договором предусмотрен определенный перечень информации, который подлежит размещению им на Сайте, который не соответствует фактически размещенной информации. Соответчик, являясь администратором доменного имени electro-maximum.ru разместил на Сайте по своей инициативе информацию о контрафактном товаре UNICONT PMM-311-1: описание товара, технические характеристики, инструкция по использованию контрафактного товара, так как Заказчик по Договору (Ответчик по Делу) не поручал Соответчику размещение данной информации и не предоставлял данную информацию, иной вывод не подтверждается какими-либо приобщёнными к Делу доказательствами.

Таким образом, соответчик - администратор доменного имени electro-maximum.ru не может признаваться информационным посредником по смыслу п. 2 ст. 1253.1 ГК РФ, так как именно он являлся инициатором передачи части информации о контрактном товаре UNICONT PMM-311-1 (описание товара, технические характеристики, инструкция по использованию контрафактного товара).

В соответствии с п. 78 Постановления № 10, владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт, который непосредственно использует соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.

Администратор домена обладает полномочиями, позволяющими ему формировать и контролировать информацию, размещаемую под соответствующим доменным именем. Фактическое использование ресурсов сайта невозможно без участия в той или иной форме администратора домена, являющегося лицом, создавшим соответствующие технические условия для посетителей своего Интернет-ресурса. Данная правовая позиция неоднократно излагалась Судом по интеллектуальным правам.

Согласно п.78 № 10 администратор сайта - лицо, которое несет перед правообладателем ответственность за нарушение исключительного права на товарный знак.

Согласно единообразной позиции Суда по интеллектуальным правам под администратором домена понимается пользователь, на имя которого зарегистрировано доменное имя (пункт 1.1 Правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, утвержденных решением Координационного центра национального домена в сети Интернет от 05.10.2011 № 2011-18/81).

Владелец сайта в сети Интернет - лицо, самостоятельно и по своему усмотрению определяющее порядок использования сайта в сети Интернет, в том числе порядок размещения информации на таком сайте (пункт 17 статьи 2 Закона об информации).

С помощью домена осуществляется адресация на сайт. При этом администратор домена определяет, на какой сайт доменное имя будет адресовать (путем указания 1Р-адреса сервера хостинг-провайдера, на котором размещен сайт).

Если нарушение совершено на сайте, то надлежащим ответчиком по иску о защите исключительных прав, в том числе о пресечении нарушения (прекращении использования спорных объектов на сайте), является владелец сайта, поскольку именно он имеет возможность удалить информацию с сайта.

В соответствии с абз. 3 п. 71 Постановления № 10 положение о солидарной ответственности применяется в случаях, когда нарушение исключительного права имело место в результате совместных действий нескольких лиц, направленных на достижение единого результата.

В силу пункта 1 статьи 323 ГК РФ правообладатель вправе требовать уплаты одной компенсации как от всех нарушителей совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части.

На основании вышеизложенного нарушение исключительных прав Истца было допущено ООО «Электромаксимум»; ФИО1 для достижения единой цели - введение в гражданский оборот под обозначением, сходным до степени смешения с защищаемым товарным знаком посредством Сайта.

При указанных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу, что доводы жалоб не могут являться основанием для отмены либо изменения законного и обоснованного решения суда.

Руководствуясь ст.ст. 266, 267, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 14.03.2024 по делу № А40-133785/23 оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судьяЮ.Н. Кухаренко

Судья Б.В. Стешан

В.В. Валюшкина