Постановление от 10 августа 2023 г. по делу № А40-82512/2022

№ 09АП-45588/2023-ГК

Дело № А40-82512/22
город Москва
10 августа 2023 года
Резолютивная часть постановления объявлена 08 августа 2023 года
Постановление изготовлено в полном объеме 10 августа 2023 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Стешана Б.В., судей Валюшкиной В.В., Птанской Е.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО «НАВИЕН РУС», ИП ФИО2

на решение Арбитражного суда г. Москвы от 22.05.2023 по делу № А40-82512/22 по иску ИП ФИО2 (ОГРНИП: <***>)

к ООО «НАВИЕН РУС» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) о признании действий незаконными;

о взыскании компенсации в размере 830 871 043 руб. 20 коп

при участии в судебном заседании представителей

истца: ФИО3 по доверенности от 22.08.2022,

ответчика: ФИО4 по доверенности от 28.04.2022, ФИО5 по доверенности от 28.04.2022, ФИО6 по доверенности от 28.04.2022, Чжун Дахи по доверенности от 28.04.2022.

У С Т А Н О В И Л:

ИП ФИО2 обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к ООО «НАВИЕН РУС» о признании незаконными действий по предложению к продаже и продаже товаров настенные газовые атмосферные котлы; двухконтурные настенные газовые котлы» под обозначениями «Navien Ace» и

, сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 491279, о взыскании компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак № 491279 в размере 830 871 043, 20 рублей (с учетом уточнений принятых в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Решением от 22.05.2023 Арбитражный суд города Москвы иск удовлетворил частично, признал незаконными действия ООО «Навиен Рус» (ИНН: <***>) по предложению к продаже и продаже товаров - «настенные газовые атмосферные котлы; двухконтурные настенные газовые котлы» с обозначениями «Navien Ace» и

, сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 491279; взыскал с ООО «Навиен Рус» (ИНН: <***>) в ИП ФИО2 (ИНН: <***>) компенсацию в размере 4 281 708, 60 руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 7 000 руб.

В удовлетворении остальной части иска суд отказал.

Не согласившись с принятым решением, истец и ответчик обратились в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами.

Истец в жалобе просил изменить решение и удовлетворить иск в части требований о взыскании компенсации в полном объеме.

Ответчик в жалобе просил приобщить к материалам дела и оценить заявление Ответчика о злоупотреблении правом в действиях Истца в качестве письменных объяснений с приложенными к нему доказательствами (том 15, л.д. 14-36, Приложение 1 к настоящей жалобе); истребовать у Роспатента копии заявления о государственной регистрации распоряжения исключительным правом на Товарный знак (номер государственной регистрации РД 0358317) и копий приложенных к заявлению документов согласно перечню, изложенному в ходатайстве (том 15, л.д. 37-38); обжалуемое решение изменить, снизив размер компенсации за нарушение исключительного права на товарный знак ниже установленной подп. 2 п. 4 ст. 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации величины, либо отменить и отказать в иске полностью или частично в случае установления апелляционным судом злоупотребления правом в действиях истца.

Информация о принятии апелляционных жалоб к производству вместе с соответствующими файлами размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте www.kad.arbitr.ru в соответствии положениями части 6 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

В судебном заседании арбитражного апелляционного суда представители истца и ответчика поддержали доводы своих апелляционных жалоб. Просили отменить решение.

Протокольным определением от 08.08.2023 Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении ходатайства ответчика о приобщении к материалам дела дополнительных доказательств, приложенных к апелляционной жалобе, поскольку ответчик не обосновал невозможность их предоставления в суд первой инстанции.

Законность и обоснованность принятого решения суда первой инстанции проверены на основании статей 266 и 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Девятый арбитражный апелляционный суд, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в деле доказательства, проверив все доводы апелляционных жалоб, приходит к выводу о том, что судом первой инстанции принято законное и обоснованное решение, и у суда апелляционной инстанции отсутствуют основания для его отмены.

При исследовании обстоятельств дела установлено, что ИП ФИО2 (далее - Истец) является правообладателем товарного знака по свидетельству РФ № 491279 (приоритет от 25.11.2011), зарегистрированного в

отношении товаров 06, 11, 17, 27 классов МКТУ, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ - котлы газовые.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ООО «НАВИЕН РУС» (далее - Ответчик) предлагает к продаже и продает товары: настенные газовые атмосферные котлы Navien Ace 13AN/16AN/20AN/24AN, двухконтурные настенные газовые котлы торговой марки NAVIEN, модели Navien Асе - 13 AN, Navien Асе - 16AN, Navien Асе - 20AN, Navien Асе - 24AN, с использованием обозначений, сходных до степени смешения с товарным знаком № 491279. Предложение к продаже вышеуказанных товаров подтверждается Протоколом осмотра доказательств от 25.02.2022, где на страницах 19-34 зафиксирована информация на интернет-сайте www.navien.ru об использовании Ответчиком вышеуказанных обозначений. Кроме того, истец в иске указал, что ответчик ввозил на территорию Российской Федерации и продавал третьим лицам вышеуказанные товары. Из зафиксированной в вышеуказанном протоколе информации усматривается, что администратором доменного имени navien.ru является ООО «НАВИЕН РУС».

Поскольку инициированный досудебный порядок урегулирования спора не принес положительного результата, истец обратился в арбитражный суд с настоящими требованиями.

Суд апелляционный инстанции поддерживает выводы суда первой инстанции о том, что иск подлежит частичному удовлетворению, и отклоняет доводы апелляционных жалоб по следующим основаниям.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если указанным Кодексом не предусмотрено иное.

Согласно пункту 1 статьи 1484 ГК РФ лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 того же Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 данной статьи.

При этом исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; при выполнении работ, оказании услуг; на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; в сети Интернет, в том числе в доменном имени и при других способах адресации (пункт 2 названной статьи).

В силу пункта 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак

зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Запрет на использование в гражданском обороте обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с зарегистрированным товарным знаком, действует во всех случаях, за исключением предоставления правообладателем соответствующего разрешения любым способом, не запрещенным законом и не противоречащим существу исключительного права на товарный знак.

Таким образом, использование для индивидуализации товаров и услуг обозначения, тождественного или сходного с ним до степени смешения товарному знаку иного лица, является нарушением исключительного права на товарный знак.

Исходя из приведенных норм права, а также положений части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят следующие обстоятельства: факт принадлежности истцу указанного права; факт его нарушения ответчиком путем использования тождественного или сходного с товарным знаком обозначения, в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Материалами дела подтверждён факт принадлежности истцу исключительных прав на товарный знак по свидетельству № 491279.

Возражая против удовлетворения исковых требований, Ответчик ссылается на отсутствие сходства обозначения «Navien Асе» с Товарным знаком Истца, указывая, что по результатам социологического опроса также было установлено, что подавляющее большинство опрошенных респондентов (70 %) в настоящее время считают, что словесный элемент «NAVIEN» товарных знаков по свидетельствам №№ 600685 и 826147 является сильным элементом. По утверждению Ответчика, элемент «Асе» является слабым, а потребитель в первую очередь обращает внимание и запоминает в обозначениях «NAVIEN АСЕ» именно обозначение «NAVIEN», являющееся сильным элементом и однозначно идентифицирующим производителя котлов - компанию Кюндон Навиен Ко., Лтд., так как элемент «NAVIEN» является частью его фирменного наименования. Ответчик подтверждает отсутствие признаков сходства между товарными знаками Ответчика по свидетельству № 826147 и по свидетельству № 600685 и Товарным знаком Истца заключением экспертизы по результатам проведения социологического опроса № 56-2022 от 14.07.2022, проведенного ООО «Лаборатория социологической экспертизы Института социологии РАН» .

В свою очередь Истцом также представлено внесудебное заключение (Аналитический отчет), выполненное компанией «Аналитическая социология» по итогам социологического исследования на предмет восприятия потребителями обозначений Истца и Ответчика, из которого следует, что товарный знак истца и обозначения, используемые ответчиком, являются сходными до степени смешения.

С учётом диаметрально противоположных выводов, содержащихся в представленных в материалы дела внесудебных заключений, а также в целях установления обстоятельств наличия либо отсутствия факта нарушения Ответчиком исключительных прав Истца на товарный знак, судом самостоятельно, с позиций рядового потребителя, проведён сравнительный анализ сходства товарного знака Истца и обозначений, используемых Ответчиком, а также проведён анализ однородности товаров.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует

руководствоваться не только положениями статей 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (далее - Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10).

Так, в соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 42 названных Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил № 482 изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в этом пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Пунктом 44 Правил № 482 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 данных Правил № 482, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В пункте 162 Постановления № 10 и пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 23.09.2015 (далее - Обзор от 23.09.2015), разъяснено, что при выявлении сходства до степени смешения используемого ответчиком обозначения с товарным знаком истца учитывается общее впечатление, которое производят эти обозначение и товарный знак (включая неохраняемые элементы) в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

При определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется, а, следовательно, экспертиза по таким вопросам не проводится.

Для установления факта нарушения достаточно уже самой опасности, а не реального смешения обозначения и товарного знака обычным потребителем соответствующих товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с конкретным товарным знаком, если обычные потребители соответствующего товара ассоциируют обозначение с товарным знаком в целом, несмотря на отдельные отличия.

Вероятность смешения имеет место, если обозначение может восприниматься в качестве конкретного товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров. При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, а также при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

При этом вероятность смешения зависит не только от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров, но и от иных факторов, в том числе от того, используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров, длительности и объема использования товарного знака правообладателем, степени известности, узнаваемости товарного знака, степени внимательности

потребителей (зависящей, в том числе, от категории товаров и их цены), наличия у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При этом при выявлении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара.

Обстоятельства, связанные с определением сходства товарных знаков, в защиту исключительных прав на которые обращается истец, и обозначения, используемого ответчиком, имеют существенное значение для установления факта нарушения исключительных прав на товарные знаки, при этом суд должен учитывать представленные сторонами доказательства.

С учетом приведенных правовых норм и подходов правоприменительной практики в первую очередь подлежит разрешению вопрос о наличии или отсутствии сходства сравниваемых обозначений.

Для его установления производится анализ обозначений на основании вышеприведенных критериев, после чего с учетом приведенного анализа осуществляется сравнение обозначений в целом.

Степень сходства может быть высокой (близкой к тождеству), средней или низкой. При этом вывод о тождестве (высокой степени сходстве) обозначений по какому-либо из приведенных выше критериев исключает вывод о несходстве обозначений в целом, а может свидетельствовать (в отсутствие сходства или низкой степени сходства по оставшимся критериям) о средней или низкой степени сходства обозначений в целом.

Таким образом, вхождение одного обозначения (например, словесного элемента, являющегося элементом в защищаемом товарном знаке истца) в другое исключает вывод о несходстве таких обозначений.

Сравниваемые обозначения визуально близки, т.к. выполнены буквами латинского алфавита. Оценив представленные в материалы дела доказательства, суд апелляционной инстанции соглашается с выводом о том, что данные обозначения обладают высокой степенью сходства за счет тождественности словесного элемента «Ace» / «ACE» по фонетическому и семантическому признакам, несмотря на наличие дополнительных словесных элементов, которые не влияют на возможность ассоциации сравниваемых обозначений в целом.

Учитывая тождество словесных элементов «Ace» в спорных обозначениях Ответчика и товарного знака Истца, суд первой инстанции обоснованно констатировал, что внесудебное экспертное заключение, представленное ответчиком, не отвечает критериям субъективности, поскольку направлено лишь на поиск различий в анализируемых объектах.

Так, представленный Ответчиком Заключению № 56-2022 от 14.07.2022 по результатам социологического исследования по вопросам сходства обозначений до степени смешения, справедливо оценено критически, поскольку соцопрос проведен с использованием наводящих вопросов, а сами вопросы выстроены в такой последовательности, что респонденты ориентированы на определённые ответы, т.е. у них складывается определённое оценочное мнение, что нарушает принципы объективности и нейтральности исследования. Последовательность вопросов не должна влиять на то, как респондент ответит на дальнейшие вопросы. Кроме того, мнений респондентов о том, что сравниваемые ими обозначения отличаются недостаточно для того, чтобы сделать вывод об отсутствии сходства обозначений до степени смешения, поскольку респондентам задавались наводящие вопросы, но мнения о возможности сходства обозначений совсем не исследовались.

Апелляционная коллегия соглашается с выводом о том, что во внесудебном заключении Истца исследование проведено более объективно, в нём не выявлено каких-либо недостатков содержательного характера, касающегося сути исследуемых вопросов, в то время как в исследовании, представленном Ответчиком, недочёты подобного характера присутствуют.

Решениями Роспатента от 10.03.2022 №№ 2021727018 (826147) и 2015743625 (600685) предоставление правовой охраны товарным знакам Ответчика «NAVIEN АСЕ» по свидетельствам №№ 600685 и 826147 (далее - Решения Роспатента и Товарные знаки Навиен соответственно) было признано недействительным на основании вывода Роспатента о сходстве до степени смешения указанных товарных знаков с Товарным знаком Истца.

Решения Роспатента от 10.03.2022 №№ 2021727018 (826147) и 2015743625 (600685), которыми предоставление правовой охраны товарным знакам «NAVIEN АСЕ» по свидетельствам №№ 600685 и 826147 было признано недействительным, оспаривались их правообладателем - Кюндон Навиен Ко., Лтд., в рамках дел №№ СИП-515/2022, СИП-516/2022.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.05.2023 по делу № СИП515/2022 заявление иностранного лица Kyungdong Navien Co., Ltd о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.03.2022 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 600685 оставлено без удовлетворения.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 15.02.2023 по делу № СИП516/2022 заявление иностранного лица Kyungdong Navien Co., Ltd (95, Suworam-kil, Sothan-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.03.2022 об удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 826147, оставлено без удовлетворения.

Оспаривая уже установленное Роспатентом сходство обозначений до степени смешения, Ответчик фактически пытается оспорить решения Роспатента в настоящем судебном процессе, что очевидно недопустимо. При этом решения Роспатента являются действующими и не отменены Судом по интеллектуальным правам, а правовая охрана товарных знаков Ответчика признана недействительной полностью.

Различия обозначений, на которые ссылается Ответчик, не обеспечивают качественно иное впечатление анализируемых объектов, в состав которых входят тождественные словесные элементы, выполняющие основную индивидуализирующую функцию этих обозначений. В связи с изложенным, наличие некоторых отличий не влияет на сходство сравниваемых обозначений до степени смешения.

Как указывалось выше, вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг для указанных лиц, при этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения, а для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров.

Товарный знак № 491279 зарегистрирован в отношении товаров 06, 11, 17, 27 классов МКТУ, в том числе, в отношении товаров 11 класса МКТУ - котлы газовые.

Ответчик использует вышеуказанные обозначения в отношении следующих товаров: настенные газовые атмосферные котлы; двухконтурные настенные газовые котлы. В обоих решениях Роспатентом установлено, что товары 11 класса МКТУ по товарным знакам № 600685 и № 826147 либо идентичны, либо однородны товарам 11 класса МКТУ по товарному знаку № 491279, и соотносятся как род (вид), имеют общее назначение (для нагрева, обогрева, применения в быту, в том числе для достижения санитарно-технических целей), общий круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, суд первой инстанции сделал обоснованный и должным образом мотивированный вывод о том, что Ответчик использует обозначения в отношении однородных товаров, которым предоставлена правовая охрана по свидетельству № 491279.

С учетом этого, поскольку обозначения Ответчика сходны до степени смешения с товарным знаком Истца, и используются Ответчиком в отношении товаров, однородных с товарами по товарному знаку Истца, то очевидно смешение обозначений Ответчика с товарным знаком Истца.

В силу установленного сходства до степени смешения между противопоставленными обозначениями и однородности товаров, факт нарушения Ответчиком исключительного права на Товарный знак установлен. При этом доказательств законности использования спорного обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком Истца, Ответчиком в материалы дела не представлено.

Требование о признании незаконными действий по реализации конкретного товара, маркированного товарным знаком истца, может быть заявлено как самостоятельно, так и в дополнение к иным требованиям, поскольку такой способ защиты не противоречит действующему законодательству. Целью (мотивом) такого требования является внесение ясности в юридические отношения истца и ответчика, констатация судом наличия исключительного права у истца и факта нарушения этого права ответчиком.

Кроме того, в обоснование возражений Ответчик ссылается на то, что регистрация ФИО2 Товарного знака в России в отношении товаров 11 класса МКТУ на имя компании, участником которой он являлся (ООО «ГАЗТЕХНОТОРГ»), в тайне от своего контрагента - Кюндон Навиен Ко., Лтд., производителя газовых котлов, который начал использование обозначения «Асе», в том числе в его исполнении курсивом в темно-синем цвете, еще в период до начала сотрудничества с ФИО2, и последующее предъявлением Истцом требований о выплате компенсации, является актом недобросовестной конкуренции.

Данные доводы, повторно приведенные в апелляционной жалобе ответчика, обоснованно отклонены судом при принятии решения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

С учетом изложенного, для вывода о злоупотреблении истцом правом в материалах настоящего дела должны быть доказательства, из которых с очевидностью следует, что действия истца в рамках настоящего дела и именно по отношению к ответчику являются злоупотреблением правом.

Доводы Ответчика ставят под сомнение охраноспособность товарного знака истца. Как разъяснено в пункте 154 постановления от 23.04.2019 № 10, лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак, не может быть отказано в защите права на товарный знак (даже в случае, если в суд представляются доказательства неправомерности регистрации товарного знака) до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным в порядке, предусмотренном статьей 1512 ГК РФ, или прекращения правовой охраны товарного знака в порядке, установленном статьей 1514 ГК РФ. Свидетельство на товарный знак истца является действующим. Вместе с тем, обращение за защитой исключительного права не является злоупотреблением права, тогда как довод Ответчика о недобросовестности Истца не является обстоятельством, освобождающим от гражданско-правовой ответственности, в случае доказанности факта нарушения исключительного права на товарный знак, в защиту которого предъявлен иск.

Кроме того, Ответчик обратился в арбитражный суд с заявлением о фальсификации доказательств, а именно: рекламных материалов, представленных Истцом. По мнению Ответчика, указанные доказательства сфальсифицированы в части внесения в них текста (фраз, предложений) о количестве газовых котлов, проданных Ответчиком на территории России (применительно ко всем Рекламным материалам, предоставленным Истцом), а также в части добавления на изображения котла логотипа «NAVIEN Ace» (применительно к рекламной листовке «LIVING AND ENVIRONMENT)). В рамках заявления о фальсификации Ответчик заявил ходатайство о назначении судебной технической экспертизы в целях проверки подлинности Рекламных материалов, предоставленных Истцом, а также просил суд сравнить и сопоставить Рекламные материалы, предоставленные Истцом, с другими документами.

В соответствии с абзацем 3 пункта 39 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2021 № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции», исходя из положений части 1 статьи 64, части 2 статьи 65, статьи 67 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не подлежит рассмотрению заявление о фальсификации, которое заявлено в отношении доказательств, не имеющих отношения к рассматриваемому делу, а также если оно подано в отношении документа, подложность которого, по мнению суда, не повлияет на исход дела в связи с наличием в материалах дела иных доказательств, позволяющих установить фактические обстоятельства.

Суд первой инстанции при рассмотрении дела обоснованно указал, что основания для проведения проверки в порядке статьи 161 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации рекламных материалов, предоставленных Истцом, не имеется, поскольку на основании судебного запроса от 14.02.2023 Федеральной таможенной службой Российской Федерации в материалы дела представлены таможенные декларации о ввозе на территорию Российской Федерации товаров, маркированных словесными обозначениями «Navien Ace» и «Ace», поданные в период времени - с 22.03.2021 по настоящее время от имени декларанта (импортера) ООО Навиен Рус» ((ИНН: <***>). При таких обстоятельствах, судом правомерно отказано в удовлетворении ходатайств Общества с ограниченной ответственностью «Навиен Рус» о фальсификации доказательств и о назначении судебной экспертизы.

Из обстоятельств дела усматривается, что Истцом был доказан как факт принадлежности ему права на товарный знак, так и факт его использования Ответчиком без разрешения правообладателя, в связи с чем судом удовлетворены требования о признании незаконными действий Общества с ограниченной ответственностью «Навиен Рус» (ИНН: <***>) по предложению к продаже и продаже товаров- «настенные газовые атмосферные котлы; двухконтурные настенные газовые котлы» с обозначениями «Navien Ace»и «Ace», сходными до степени смешения с товарным знаком по свидетельству РФ № 491279.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1252 ГК РФ в случаях, предусмотренных Кодексом для отдельных видов результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, при нарушении исключительного права правообладатель вправе вместо возмещения убытков требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта правонарушения. При этом правообладатель, обратившийся за защитой права, освобождается от доказывания размера причиненных ему убытков.

Пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ предусмотрено, что правообладатель товарного знака вправе требовать по своему выбору от нарушителя его исключительного права вместо возмещения убытков выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 59 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10), компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Поскольку применение мер ответственности возможно только в случае доказанности факта нарушения исключительных прав, что в рассматриваемом случае было установлено на основании оценки представленных в материалы дела доказательств и не опровергнуто ответчиком, суд также пришёл к выводу о наличии оснований для взыскания компенсации. При определении размера компенсации, подлежащего взысканию с ответчика в пользу истца, суд исходил из следующего.

Истец при обращении с настоящим иском избрал вид компенсации, взыскиваемой на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак.

Согласно разъяснениям, изложенным в абзаце втором пункта 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Как отмечено в пункте 62 Постановления № 10, суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение, учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации, а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации.

Согласно абзацу шестому пункта 61 Постановления № 10, если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных товаров, то при определении размера компенсации за основу следует принимать ту стоимость этих товаров, по которой они фактически продаются или предлагаются к продаже третьим лицам.

В материалы дела поступил ответ ФТС России от 15.03.2023 № 1428/14056дсп с приложенным CD-диском (том 14 л.д. 129-131), содержащим сведения о случаях заявления ООО «Навиен Рус» в декларациях обозначений «Navien Ace» и «Ace» при ввозе товаров в РФ в период с 22.03.2021 по 06.03.2023.

Проанализировав предоставленную таможенным органом таблицу, Истец представил заявление об уточнении исковых требований, исходя из того, что товары под обозначениями «Navien Ace» и «Ace» импортированы Ответчиком по 64 таможенным декларациям напрямую на территорию РФ, а по 15 декларациям через Республику Казахстан на территорию РФ, а общее количество таких товаров равняется 15 136 штукам. Ранее Истец в письменных пояснениях ссылался на то, что Ответчик участвовал в государственной закупке № 31604229297 по договору от 11.01.2017 № KDNA-01/17-001, по которому Ответчиком поставлены товары Котел газовый настенный 2-х контурный NAVIEN (ACE-13AN , ACE-16AN , ACE-20AN , ACE-24AN ) под спорными обозначениями на сумму 100 000 000 рублей, Истец считает целесообразным применить при расчете самую низкую цену товара - 27 446, 85 руб.

Таким образом, согласно уточненному расчету истца компенсация рассчитана по формуле: 15 136 шт. х 27 446, 85 руб. х 2 = 830 871 043, 20 рублей.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в определении от 07.12.2015 по делу № А03-14243/2014, в случае, если закупки товаров производились в течение короткого промежутка времени, по всем фактам после осуществления первой закупки ответчик не предупреждался истцом о нарушении исключительных прав на товарные знаки, требований о прекращении нарушения прав истца ответчику не поступало, реализацию ответчиком такого товара можно рассматривать как один случай незаконного использования товарных знаков истца.

О том, что товары относятся к одной партии, могут свидетельствовать, в числе прочего, одинаковые маркировки и дата изготовления товаров, их приобретение ответчиком в один день, факт приобретения товаров одной закупкой у одного производителя.

Из представленных ФТС России сведений следует, что в период с 22.03.2021 по 06.03.2023 осуществлен импорт 42 партий товаров 24-AN, 14 партий товаров 16- AN, 22 партии товаров 13-AN. При этом спорные обозначения размещались на однородной группе товаров, а именно: 24-AN, 16-AN, 13-AN, что образует в сумме 78 самостоятельных фактов нарушений.

Суд обоснованно согласился с Истцом о целесообразности применения при расчете самой низкой цены товара - 27 446, 85 руб.

По результатам оценки доказательств, а также с учётом фактических обстоятельств спора, основываясь на положениях статей 1252 и 1515 ГК РФ, судом произведен следующий расчет компенсации: 78 нарушений * 27 446, 85 руб. = 2140854,3. По расчёту суда, двукратный размер стоимости контрафактных товаров, будет составлять 4 281 708, 60 руб.

При таких обстоятельствах исковые требования подлежат частичному удовлетворению в установленном судом размере 4 281 708,60руб.

Доводы жалобы истца относительно неправильности расчета компенсации, произведенного судом первой инстанции, суд апелляционной инстанции признает несостоятельными, поскольку по существу направлены лишь на изложение иной оценки обстоятельств, с которой не соглашается судебная коллегия.

Доводы ответчика о пропуске срока исковой давности обоснованно отклонены судом на основании следующего.

Согласно статье 195 ГК РФ исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено.

В силу пункта 1 статьи 196 ГК РФ общий срок исковой давности составляет три года со дня, определяемого в соответствии со статьей 200 настоящего Кодекса.

Согласно разъяснениям, данным в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 № 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности», если иное не установлено законом, течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о совокупности следующих обстоятельств: о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права (пункт 1 статьи 200 ГК РФ).

Согласно пункту 2 статьи 199 ГК РФ исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения.

Материалами дела подтвержден факт использования ответчиком спорных обозначений на ввозимых товарах в период с 22.03.2021 по 06.03.2023 на основании сведений, представленных ФТС России от 15.03.2023. Истцом представлено заявление об уточнении исковых требований на основании предоставленной таможенным органом таблицы, из которого следует, что общее количество товаров составляет 15 136 шт. за период с 22.03.2021 по 06.03.2023.

В связи с чем, допущенные в указанный период ответчиком нарушения, явившиеся основанием исковых требований о взыскании компенсации, согласно уточнённому расчёту истца, не выходят за пределы сроков исковой давности.

Принимая во внимание вышеизложенное, а также учитывая конкретные обстоятельства по делу, арбитражный апелляционный суд полагает, что судом первой инстанции установлены все фактические обстоятельства по делу, правильно

применены подлежащие применению нормы материального и процессуального права, вынесено законное и обоснованное решение.

Вместе с тем, заявителем апелляционной жалобы не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными.

Оснований, установленных статьей 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, для отмены судебного решения арбитражного суда первой инстанции по настоящему делу не имеется.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по оплате государственной пошлины за рассмотрение апелляционной жалобы относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 176, 266-268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 22.05.2023 по делу № А40-82512/22 оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья Б.В. Стешан

Судьи: В.В. Валюшкина

Е.А. Птанская