Постановление от 12 сентября 2022 г. по делу № А41-15138/2022

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10АП-11593/2022

Дело № А41-15138/22
12 сентября 2022 года
г. Москва




Десятый арбитражный апелляционный суд в составе судьи Семушкиной В.Н., рассмотрев в порядке статьи 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации апелляционную жалобу Индивидуального предпринимателя ФИО1 на решение Арбитражного суда Московской области от 09.06.2022 по делу № А41-15138/22, рассмотренному в порядке упрощенного производства по исковому заявлению Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 304780222500044), ООО «АКВА НОРД ФИШИНГ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП 304504029200086) о взыскании

в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 304780222500044)

40 000 руб. компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарные знаки № 253540, № 429420, № 54206, № 578929, расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.,

в пользу ООО «АКВА НОРД ФИШИНГ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 60 000 руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведение дизайна,

расходов по оплате стоимости товара в размере 220 руб., почтовых расходов на отправку претензии и иска в размере 121 руб., расходов по оплате выписки из ЕГРИП в размере 200 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 400 руб.,

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО2, ООО «АКВА НОРД ФИШИНГ» обратились в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к Индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании

в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 304780222500044)

40 000 руб. компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарные знаки № 253540, № 429420, № 54206, № 578929, расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.,

в пользу ООО «АКВА НОРД ФИШИНГ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 60 000 руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведение дизайна,

расходов по оплате стоимости товара в размере 220 руб., почтовых расходов на отправку претензии и иска в размере 121 руб.,

расходов по оплате выписки из ЕГРИП в размере 200 руб., расходов по уплате государственной пошлины в размере 2 400 руб.

Исковое заявление на основании частей 1, 2 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) принято к рассмотрению в порядке упрощенного производства.

В порядке ст. 49 АПК РФ в суд первой инстанции от истцов поступило ходатайство об уточнении размера исковых требований, согласно которому истцы просят взыскать с ответчика:

в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 304780222500044)

10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак № 253540,

10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак № 429420,

10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак № 544206,

000 руб. компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак № 578929, расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.,

в пользу ООО «АКВА НОРД ФИШИНГ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 30 000 руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведение дизайна упаковки «Леска NL ULTRA»,

30 000 руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведение дизайна упаковки «Леска PAULTRASOFT», расходы по оплате стоимости товара в размере 220 руб., почтовые расходы на отправку претензии и иска в размере 321 руб. 17 коп., расходы по оплате выписки из ЕГРИП в размере 200 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 400 руб. Уточнения приняты судом в порядке статьи 49 АПК РФ.

Решением Арбитражного суда Московской области от 09 июня 2022 года исковые требования удовлетворены частично. С Индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП 304504029200086) в пользу Индивидуального предпринимателя ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 304780222500044) взыскано 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак № 253540, 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак № 429420, 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак № 544206, 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак № 578929, расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб., в пользу ООО «АКВА НОРД ФИШИНГ» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведение дизайна упаковки «Леска NL ULTRA», 10 000 руб. компенсации за нарушение исключительных авторских прав на произведение дизайна упаковки «Леска PAULTRASOFT», расходы по оплате стоимости товара в размере 72 руб. 60 коп., почтовые расходы на отправку претензии и иска в размере 105 руб. 98 коп., расходы по оплате выписки из ЕГРИП в размере 66 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 792 руб. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Не согласившись с принятым судебным актом, ФИО1 обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение Арбитражного суда Московской области от 09.06.2022 года по делу № А41-15138/2022 - полностью. Принять по делу новое решение. В удовлетворении исковых требований отказать полностью.

В обоснование доводов апелляционной жалобы заявитель ссылается на несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела; неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела; неправильное применение норм материального права - неприменение закона, подлежащего применению.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта Арбитражного суда Московской области проверены в соответствии со статьями 266 - 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Апелляционная жалоба рассматривается в порядке упрощенного производства с применением норм статей, содержащихся в главе 29 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В соответствии с частью 1 статьи 272.1 АПК РФ, пунктом 47 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18.04.2017 N 10 "О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве" апелляционная жалоба рассмотрена судьей единолично без проведения судебного заседания, без извещения лиц, участвующих в деле, о времени и месте проведения судебного заседания, без осуществления протоколирования в письменной форме или с использованием средств аудиозаписи.

В установленный определением Десятого арбитражного апелляционного суда от 22 июля 2022 срок истцом направлен отзыв на апелляционную жалобу, который приобщен к материалам дела.

Исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, апелляционную жалобу, проверив в порядке статей 266, 268 АПК РФ законность и обоснованность решения суда первой инстанции, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены обжалуемого судебного акта.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, ФИО2 является правообладателем товарных знаков согласно свидетельству Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам на товарные знаки (знаки обслуживания):

товарный знак № 253540 (изображение летящей птицы) - МКТУ 08, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 35, дата государственной регистрации 21.08.2003, срок действия исключительного права продлен до 03.12.2022;

товарный знак № 429420 (надпись «AQUAFISHING») - МКТУ 17, 22, 28, 35; товарный знак № 544206 (надпись «NLULTRA») - МКТУ 17, 22, 28, дата государственной регистрации 28.05.2015, срок действия регистрации 17.06.2023; товарный знак № 578929 (надпись «PAULTRASOFT») - МКТУ 17, 22, 28. Следовательно, вышеуказанные товарные знаки имеют международную охрану на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товара, который был реализован ответчиком - 28 (принадлежности рыболовные) класс МКТУ.

ООО «АКВА НОРД ФИШИНГ» является обладателем исключительных авторских прав на дизайн упаковки «Леска NLUTRA», «Леска PAULTRASOFT».

Между ООО «АКВА НОРД ФИШИНГ» (заказчик) и ИП ФИО3 (исполнитель) заключен Авторский договор от 10.08.2014, по условиям которого исполнитель обязуется разработать дизайн упаковок согласно заданиям заказчика и передать заказчику исключительные авторские права на использование произведений в обусловленных настоящим договором пределах и на определенный договором срок, а заказчик обязуется уплачивать исполнителю вознаграждение. Под использованием в настоящем договоре понимается реализация произведения в качестве товара или иное его использование в гражданском обороте в пределах, предусмотренных договором.

Согласно техническому заданию (Приложение 1 к договору) исполнитель, в том числе разработал:

макет упаковки линейки продукции «Леска NLUTRA line». Основная цель - привлечение внимания потребителей к продукту. Необходима привлекательная удобная упаковка, за которую цепляется взгляд. Дизайн: на лицевой стороне необходимо использование Товарных знаков, принадлежащих «заказчику», использование фотографий или изображений, характеризующих назначение продукции. С обратной стороны описание продукции на английском и русском языках, так же линейки продукции с указанием диаметра и тестового веса. Изображение товарных знаков, принадлежащих «заказчику» обязательно с указанием сайта «заказчика». Срок исполнения 25.10.2014 года, стоимость 30 000 рублей, срок оплаты 17.11.2014;

макета упаковки линейки продукции «Леска PA ULTRA SOFT». Основная цель - привлечение внимания потребителей к продукту. Необходима привлекательная удобная упаковка, за которую цепляется взгляд. Дизайн: на лицевой стороне необходимо использование товарных знаков, принадлежащих «заказчику», использование фотографий или изображений, характеризующих назначение продукции. С обратной стороны описание продукции на английском и русском языках, так же линейки продукции с указанием диаметра и тестового веса. Изображение товарных знаков, принадлежащих «заказчику» обязательно с указанием сайта «заказчика». Срок исполнения 27.11.2014 года, стоимость 30 000 рублей, срок оплаты 27.11.2014.

24.03.2019 в торговых точках, расположенных по адресу: <...>, м-н «Рыболов», и по адресу: <...>, м-н «Рыболов», ответчиком осуществлена реализация контрафактного товара - рыболовной лески «NLULTRA» в количестве 2 шт. и леска «PAULTRASOFT» в количестве 1 шт.

В подтверждение факта продажи товара истец представил в материалы дела: видеозапись приобретения спорного товара, фото товара, приобретенный товар, товарные чеки.

Направленная 03.02.2022 истцом в адрес ответчика претензия с требованием оплаты компенсации оставлена последним без ответа и удовлетворения.

Нарушение ответчиком исключительных прав истца послужило основанием для обращения в суд с настоящими исковыми требованиями.

Частично удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции исходил из доказанности факта нарушения ответчиком исключительных прав истцов на принадлежащие товарные знаки и на дизайн упаковки. Вместе с тем, при определении размера компенсации, подлежащей взысканию в пользу ООО «АКВА НОРД ФИШИНГ», суд пришел к выводу о необходимости ее уменьшения с учетом принципов разумности и справедливости.

Принимая оспариваемое решение, суд первой инстанции, вопреки доводам апелляционной жалобы, полно и всесторонне исследовал имеющие значение для правильного рассмотрения дела обстоятельства, правильно применил и истолковал нормы материального и процессуального права и на их основании сделал обоснованный вывод о наличии оснований для частичного удовлетворения исковых требований.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации к результатам интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средствам индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), относятся, в том числе произведения науки, литературы и искусства, товарные знаки и знаки обслуживания. Правовая охрана предоставляется также персонажу произведению, в том случае если посвоему характеру он может быть признан самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечает требованиям, установленным законом (статья 1259 ГК РФ).

В силу статьи 1226 Гражданского кодекса Российской Федерации на такие результаты признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное (имущественное) право, а в случаях, предусмотренных Кодексом, также личные неимущественные и иные права.

Из статьи 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами. В состав авторского права, среди прочего, входит исключительное право на произведение. Произведения дизайна отнесены ст. 1259 ГК РФ к объектам авторского права.

Согласно пункту 80 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 при разрешении вопроса об отнесении конкретного результата интеллектуальной деятельности к объектам авторского права следует учитывать, что по смыслу ст. 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является только тот результат, который создан творческим трудом, при этом надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными творческим трудом.

В силу пункта 1 статьи 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом.

Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 названного Кодекса), если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается настоящим Кодексом.

В силу пункта 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1 481).

Свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве (пункт 2 статьи 1481 ГК РФ).

В силу пункта 2 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака: 1) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 2) при выполнении работ, оказании услуг; 3) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 4) в предложениях о продаже товаров, о выполнении работ, об оказании услуг, а также в объявлениях, на вывесках и в рекламе; 5) в сети «Интернет», в том числе в доменном имени и при других способах адресации.

Никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения (пункт 3 статьи 1484 ГК РФ).

Кроме того, при анализе обозначений на тождество или сходство, а также оценке возможности их смешения в гражданском обороте, судом принимается во внимание Руководство по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, введенное в действие Приказом Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный институт промышленной собственности» от 20.01.2020 № 12, основанное на положениях части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом методических подходов, разработанных в системе Федеральной службой по интеллектуальной собственности.

На основании пункта 1 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешений обозначение, являются контрафактными. Указанная норма применяется в нормативном единстве с пунктом 4 статьи 1252 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой результат или на такое средство, такие материальные носители считаются контрафактными.

Как указывается в пункте 13 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13.12.2007 № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности», вопрос о сходстве до степени смешения двух словесных обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом с позиции рядового потребителя без назначения экспертизы, поскольку не требует специальных познаний.

В соответствии с пунктом 41 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденных приказом Министерства экономического развития России от 20.07.2015 № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах; обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В силу пункта 1 статьи 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами.

Согласно пункту 1 статьи 1234 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). Договор заключается в письменной форме и подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ.

Несоблюдение письменной формы или требования о государственной регистрации влечет недействительность договора (пункт 2 статьи 1234 ГК РФ).

В силу пунктов 1 и 2 статьи 1255 Гражданского кодекса Российской Федерации интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства являются авторскими правами. Автору произведения принадлежит, в том числе, исключительное право на произведение.

В соответствии со статьей 1257 Гражданского кодекса Российской Федерации автором произведения науки, литературы или искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения либо иным образом в соответствии с пунктом 1 статьи 1300 упомянутого Кодекса, считается его автором, если не доказано иное.

Согласно статье 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искусства независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том числе, произведения живописи, скульптуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и другие произведения изобразительного искусства, аудиовизуальные произведения.

Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных формальностей.

Авторские права распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в письменной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного исполнения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуко- или видеозаписи, в объемно-пространственной форме.

Авторские права распространяются на часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечают требованиям, установленным пунктом 3 настоящей статьи.

В статье 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение в соответствии со статьей 1229 настоящего Кодекса в любой форме и любым не противоречащим закону способом (исключительное право на произведение), в том числе способами, указанными в пункте 2 настоящей статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на произведение.

Использованием произведения считается, в частности, воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, а также распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его оригинала, или экземпляров.

Согласно статье 1285 Гражданского кодекса Российской Федерации автор или иной правообладатель передает или обязуется передать принадлежащее ему исключительное право на произведение в полном объеме приобретателю такого права на основании договора об отчуждении исключительного права.

В силу статьи 1288 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме. Договором авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение заказчику исключительного права на произведение.

В случае, когда договор авторского заказа предусматривает отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, к такому договору соответственно применяются правила названного Кодекса о договоре об отчуждении исключительного права, если из существа договора не вытекает иное.

В пункте 110 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской

Федерации» (далее - Постановление Пленума № 10) разъяснено, что правообладателем, получившим исключительное право на основании договора об отчуждении исключительного права, считается лицо, указанное в представленном в суд договоре. При этом и в случае, если этот договор заключен не непосредственно с автором, а с иным лицом, в свою очередь получившим право на основании договора об отчуждении исключительного права, иные доказательства в подтверждение права на иск, по общему правилу, не требуются.

В пункте 2 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации определено, что к объектам авторского права относятся также производные произведения, то есть произведения, представляющие собой переработку другого произведения. Под переработкой произведения понимается создание производного произведения (пункт 1 статьи 1260, подпункт 9 статьи 1270 Кодекса).

При переработке произведения происходит видоизменение первоначального произведения - по сути его форма частично заменяется другими элементами. Само произведение при этом, взятое в оригинальной (первоначальной) форме, остается узнаваемым, копируется (в том числе частично) и постольку продолжает использоваться, поскольку любое производное произведение создается с заимствованием его элементов и тем самым является одним из способов использования исключительного права правообладателя оригинального произведения. Таким образом, любое произведение, созданное в результате переработки, обязательно связано с уже существующим произведением, что в свою очередь создает правовую зависимость. Из взаимосвязи пунктов 1 и 3 статьи 1260 ГК РФ следует, что переводчику, а также автору иного производного произведения (обработки, экранизации, аранжировки, инсценировки или другого подобного произведения) хоть и принадлежат авторские права соответственно на осуществленные перевод и иную переработку другого (оригинального) произведения, тем не менее переводчик, составитель либо иной автор производного или составного произведения осуществляет свои авторские права лишь при условии соблюдения прав авторов первоначальных произведений через их согласие.

В силу пункта 1 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключительное право использовать произведение, способами, определенными в пункте 2 данной статьи, в том числе, для дизайнерского проекта - его переработкой и практической реализацией (подпункты 9 и 10).

Согласно пункту 89 Постановления Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 использование произведения науки, литературы и искусства любыми способами, как указанными, так и не указанными в подпунктах 1 - 11 пункта 2 статьи 1270 ГК РФ, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели, допускается только с согласия автора или иного правообладателя, за исключением случаев, когда ГК РФ допускается свободное использование произведения (указанные исключения не относятся к настоящему спору).

Незаконное использование произведения каждым из упомянутых в пункте 2 статьи 1270 Гражданского кодекса Российской Федерации способов представляет собой самостоятельное нарушение исключительного права.

Таким образом, учитывая положения статьи 1260 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях нарушения прав автора первоначального произведения (отсутствие его согласия) возникновение авторского права переработчика на производное произведение еще с момента создания такого произведения неразрывно связывается с его ограничением в части использования. Приспособление (заимствование) первоначального дизайна для собственного товара является частным случаем переработки произведения. При этом наличие несущественных изменений не исключает сам факт переработки.

Для формирования выводов суда о факте переработки дизайна как графического изображения или его отсутствии необходимо установить, какие признаки указывают на то, что при создании своего произведения автор использовал чужое произведение в качестве источника или заимствовал существенные элементы оригинального произведения, иными словами, выявить сходство между произведениями.

Данная позиция соотносится с постановлениями Суда по Интеллектуальным правам от 02.11.2018 № С01-935/2018 по делу № А35- 5996/2017, от 02.11.2018 № С01-935/2018 по делу № А35-5996/2017, согласно которым при оценке фактов наличия или отсутствия переработки произведения изобразительного искусства либо дизайна суды вправе по аналогии использовать общие критерии оценки комбинированных обозначении, включающих изобразительные и словесные элементы, изложенные в Правилах составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, зарегистрированных в Министерстве Юстиции Российской Федерации 18.08.2015 и введенных в действие с 31.08.2015 (далее - Правила).

Таким образом, оценка доводов истца о схожести дизайнов упаковок товара истца и спорного товара, также, как и оценка довода о схожести до степени смешения товарных знаков истца с изображением, размещенном на спорном товаре ответчика, подлежит проверке судом через сравнение графических элементов товарных упаковок.

Исходя из материалов дела, 24.03.2019 в торговых точках, расположенных по адресу: <...>, м-н «Рыболов», и по адресу: <...>, м-н «Рыболов», ответчиком реализован товар (рыболовные лески «NLULTRA» в количестве 2 шт. и леска «Леска PAULTRASOFT» в количестве 1 шт.) с нанесенными на нее товарными знаками № 253540, № 429420, № 544206, № 578929, в упаковке дизайна аналогичного дизайну ООО «АКВА НОРД ФИШИНГ» «Леска NL UTRA», «Леска PA ULTRA SOFT».

Доминирующее положение упаковки товара истца занимает изображение товарных знаков по свидетельствам № 578929 (надпись «PAULTRASOFT»), № 544206 (надпись «NL ULTRA»), оно выполняет основную индивидуализирующую функцию дизайна и визуально доминирует в нем за счет его контрастного графического исполнения и пространственного положения, тем самым привлекая к себе первоочередное внимание потребителя. Именно с него начинается восприятие анализируемого дизайна.

Все эти отличительные элементы дизайна упаковки товара ООО «АКВА НОРД ФИШИНГ» воспроизводятся в сходной манере в дизайне спорного товара, также составляя основу его композиции и формируя общее впечатление у потребителя. Стилизованное изображение рыбы и мужчины на лицевой стороне коробок дизайна спорного товара аналогичен разработанному дизайну макета упаковки истца.

Кроме того, композиционное и цветовое исполнение элементов упаковок ответчика сходное с аналогичными элементами дизайна упаковки товара, порождает возможность его восприятия потребителем как известной ему продукции истцов - и тем самым введения потребителя в заблуждения относительно изготовителя спорного товара.

Приобретенный спорный товар и продукция истцов относятся к одной товарной категории и имеют одно назначение, следовательно, товары истцов и ответчика являются взаимозаменяемыми для потребителя, что в совокупности с вышеизложенным, согласно разъяснениям, изложенным в пункте 162 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019, прямо указывает на высокую вероятность смешения товаров.

Между тем, истцы как правообладатели не передавали ответчику право использования указанных ранее результатов интеллектуальной деятельности.

Факт реализации спорного товара подтверждается кассовыми чеками на общую сумму 220 руб., спорным товаром, а также видеозаписью приобретения спорного товара.

Представленная истцами копия видеозаписи процесса покупки товара подтверждает доводы истца о том, что предметом розничной купли-продажи от 24.03.2019 является именно тот товар, который представлен в материалы настоящего дела в качестве вещественного доказательства.

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном настоящим Кодексом и другими федеральными законами порядке сведения о фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела. В качестве доказательств допускаются письменные и вещественные доказательства, объяснения лиц, участвующих в деле, заключения экспертов, показания свидетелей, аудио и видеозаписи, иные документы и материалы (части 1 и 2 статьи 64 АПК РФ).

По смыслу статей 12, 14 Гражданского кодекса, части 2 статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации видеосъемка при фиксации факта распространения контрафактной продукции является допустимым способом самозащиты и отвечает требованиям относимости и допустимости доказательств.

Видеозапись покупки отображает внутренний вид торгового пункта ответчика, процесс выбора приобретаемого товара, процесс его оплаты, на видеозаписи отображается содержание выданного товарного чека (в том числе дата выдачи) соответствующего приобщенным к материалам дела кассовым чекам и внешний вид приобретенной продукции, соответствующий приобщенному к материалам дела.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным законом (пункт 3 статьи 1228 ГК РФ).

Между тем доказательства, подтверждающие передачу автором исключительных прав на спорные объекты интеллектуальной деятельности, ответчику в материалы дела не представлены (статьи 9, 65 АПК РФ).

Принимая во внимание, что материалами дела подтверждается факт нарушения ответчиком исключительных прав истцов на принадлежащие товарные знаки и на дизайн упаковки, требование о взыскании компенсации является обоснованным.

Ответчик в апелляционной жалобе ссылался на злоупотребление истцом прав на судебную защиту ввиду фактического не использования товарного знака и дизайна упаковки.

Указанные доводы апелляционным судом отклоняются по следующим основаниям.

Согласно нормам статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).

Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 названной статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и (последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом. По смыслу приведенных норм для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений.

В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица, приобретающего исключительное право на товарный знак.

В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. С точки зрения определения намерений при установлении вопроса о добросовестности приобретения исключительных прав на товарный знак исследованию подлежат как обстоятельства, связанные с самим приобретением исключительного права, так и последующее поведение правообладателя, свидетельствующее о цели такого приобретения.

При этом недобросовестность правообладателя должна быть прежде всего установлена на стадии обращения с заявкой на регистрацию обозначения в качестве товарного знака, поскольку именно в этот момент реализуется намерение (умысел) на недобросовестное конкурирование с иными участниками рынка посредством использования исключительною права на товарный знак, предусматривающего запрет иным лицам применять для индивидуализации товаров и услуг тождественные или сходные обозначения.

Последующее же поведение правообладателя может лишь подтверждать либо опровергать тот факт, что при приобретении исключительного права на товарный знак он действовал недобросовестно.

Вместе с тем установление недобросовестности только на стадии использования товарного знака не является самостоятельным основанием для признания приобретения исключительных прав на товарный знак недобросовестным. Кроме того, в пункте 154 постановления от 23.04.2019 № 10 отмечено, что неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

Так, согласно правовой позиции высшей судебной инстанции, нашедшей отражение в определении Верховного Суда Российской Федерации от 23.07.2015 № 310-ЭС1 5-2555 по делу № А08-8802/2013, товарный знак служит для индивидуализации товара, являясь одним из средств охраны промышленной собственности, направленным на охрану результата производства.

Соответственно, суд вправе отказать лицу в защите его права на товарный знак на основании статьи 10 ГК РФ, статьи 10.bis Конвенции по охране промышленной собственности (заключена в Париже 20.03.1883), если исходя из фактических обстоятельств конкретного спора установит злоупотребление правом со стороны правообладателя товарного знака (факт недобросовестной конкуренции).

С учетом установленного ГК РФ общего требования о необходимости использования зарегистрированного товарного знака являются недобросовестными и не подлежат судебной защите такие действия обладателя права на товарный знак, которые направлены на создание препятствий к использованию даже тождественных или сходных с ним до степени смешения обозначений, в случае отсутствия фактического его использования самим правообладателем, поскольку у истца, не приложившего в установленный законом период времени усилий для использования товарного знака, отсутствует нарушенное право. Попытка получить такую защиту при отсутствии достойного защиты интереса (например, при имитации нарушения права) является злоупотреблением правом со стороны истца.

Проверяя наличие факта злоупотребления правом со стороны истцов в подобных случаях, суд, кроме факта неиспользования товарного знака правообладателем, должен также учесть цель регистрации товарного знака, реальное намерение правообладателя его использовать, причины неиспользования.

В случае же установления того, что правообладателем был зарегистрирован товарный знак не с целью его использования самостоятельно или с привлечением третьих лиц, а лишь с целью запрещения третьим лицам использовать соответствующее обозначение, в защите такого права указанному лицу судом может быть отказано.

Вместе с тем, ответчик ссылаясь на злоупотребление правом со стороны истцов при приобретение исключительного права на товарные знаки № 253540, № 429420, № 544,206. № 578929, а также приобретение исключительного авторского права на дизайн упаковки «Jitска NLULTRA WINTER» и дизайн упаковки «Леска PAULTRAS01 Г», вопреки положениям статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не представил в материалы дела достаточных доказательств, свидетельствующих о том, что целью регистрации названных товарных знаков являлось не его фактическое использование, а запрещение третьим лицам использовать соответствующее обозначение, равно как и не представлено доказательств того, что регистрации данного товарного знака направлена на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной целью которого было причинение вреда другому лицу, ущерба его деловой репутации.

С учетом изложенного, довод о злоупотреблении правом в виде регистрации спорных товарных знаков и подачи иска по настоящему делу также не обоснован, не подтвержден какими-либо объективными доказательствами.

В силу статьи 1301 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных названным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 названного Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда; в двукратном размере стоимости экземпляров произведения или в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения.

Ответственность за незаконное использование товарного знака предусмотрена статьей 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации, при этом истец вправе выбрать способ защиты своего нарушенного права по своему усмотрению.

В силу пункта 4 указанной статьи правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя выплаты компенсации: 1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных ГК РФ (абзац второй пункта 3 статьи 1252). По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования. Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ).

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован. При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось лииспользование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 62 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Также назначаемая компенсация не должна вести к обогащению одной из сторон и по европейской правоприменительной практике не относится к карательным убыткам. Предоставленная суду возможность снижать размер компенсации является одним из правовых способов, предусмотренных законом, направленных против злоупотребления правом ее свободного определения, то есть, по существу, на реализацию требований статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод не должно нарушать прав и свобод других лиц. В этом смысле у суда возникает обязанность установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и затронутыми интересами истца.

ФИО2 заявлен размер компенсации в сумме 40 000 руб. по 10 000 руб. за каждое нарушение имущественных прав на товарные знаки № 253540, № 429420, № 544206, № 578929.

Суд первой инстанции, установив, что указанный размер компенсации, на каждый из результатов интеллектуальной деятельности является минимальным, правомерно взыскал ее в полном объеме.

ООО «АКВА НОРД ФИШИНГ» предъявлен размер компенсации в сумме 60 000 руб. за нарушение исключительных прав на дизайн упаковки «Леска NLUTRA», «Леска PAULTRASOFT» по 30 000 руб. за каждое нарушение.

Однако, суд первой инстанции посчитал возможным уменьшить сумму компенсации до 20 000 руб. по 10 000 руб. за каждое нарушение с учетом принципов разумности и справедливости.

Оснований для рассмотрения дела по общим правилам искового производства апелляционный суд не усматривает с учетом отсутствия обстоятельств, указанных в ч. 5 ст. 227 АПК РФ

Не рассмотрение судом первой инстанции ходатайства о переходе к рассмотрению дела в общем порядке не является безусловным основанием для отмены решения.

Расходы истца, понесенные им на сбор доказательств, подтверждены документально, представленными в дело кассовыми чеками от 24.03.2019, выданных ответчиком при покупке спорного товара на сумму 100 руб. и 120 руб., кассовыми чеками на сумму 321 руб. 17 коп., подтверждающим направление претензии и иска, оригиналом выписки из ЕГРИП.

Доводов о несогласии с указанным требованием ответчиком ни в отзыве на иск, ни в апелляционной жалобе не заявлено.

Доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены состоявшегося решения.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии с положениями части 4 статьи 270 АПК РФ безусловным основанием к отмене судебного акта, судом первой инстанции не допущено.

На основании вышеизложенного арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что судом первой инстанции вынесен законный и обоснованный судебный акт, оснований для отмены обжалуемого акта арбитражного суда не имеется, апелляционная жалоба удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, 271, 272.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Московской области от 09.06.2022 по делу № А41-15138/22 оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в двухмесячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через суд первой инстанции.


Судья


В.Н. Семушкина