Постановление от 30 июля 2024 г. по делу № А40-281666/2023

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД


127994, Москва, ГСП -4, проезд Соломенной Сторожки, 12

адрес веб-сайта: http://9aas.arbitr.ru



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


№09АП-38539/2024

Дело № А40-281666/23
г. Москва
30 июля 2024г.
Резолютивная часть постановления объявлена 23 июля 2024г.

Постановление изготовлено в полном объеме 30 июля 2024г.


Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Ю.Н. Кухаренко,

судей Т.В. Захаровой, В.В. Валюшкиной,

при ведении протокола судебного заседания секретарем А.А. Елмановой,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы ООО "Корчма", финансового управляющего истца - ФИО1 на решение Арбитражного суда города Москвы от 27.04.2024 по делу №А40-281666/23, по исковому заявлению ИП ФИО2 к обществу с ограниченной ответственностью «Корчма» (ОГРН <***>) о защите исключительных прав на товарный знак, взыскании компенсации,

при участии в судебном заседании:

от истца: ФИО1 финансовый управляющий на основании решения Арбитражного суда города Москвы от 21.07.2022,

от ответчика: ФИО3 по доверенности от 08.12.2023,

от УФНС России по г. Москве: ФИО4 по доверенности от 15.05.2024,


УСТАНОВИЛ:

ФИО2 (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Корчма» (далее – ответчик) о защите исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 381043, взыскании компенсации в размере 5 000 000 руб.

Решением суда от 27.04.2024 исковые требования удовлетворены частично.

С общества с ограниченной ответственностью «Корчма» в пользу ФИО2 взыскана компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 381043 в размере 500 000 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

ООО "Корчма", финансовый управляющий истца - ФИО1, не согласившись с решением суда, подали апелляционные жалобы, в которых считают его незаконным, необоснованным.

В своей жалобе ООО "Корчма" указывает на то, что судом первой инстанции сделан ошибочный вывод о признании согласия (разрешения) правообладателя на использование товарного знака от 15.12.2019 отказом от исключительного права

Полагает, что суд первой инстанции ошибочно признал согласие на использование товарного знака от 15.12.2019 ничтожной сделкой

Также считает, что с учетом наличия согласия правообладателя на использование товарного знака суд первой инстанции пришел к ошибочному выводу о наличии нарушения исключительного права

Ответчик не согласен со взысканным размером компенсации.

По доводам, приведенным в жалобе, заявитель просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В своей жалобе ФИО1 указывает на то, что в обжалуемом судебном акте не содержится обоснований для столь значительного снижения заявленной истцом к взысканию компенсации, материалы дела также не содержат доказательств наличия таких оснований.

По доводам, приведенным в жалобе, заявитель просит решение суда отменить, исковые требования удовлетворить в полном объеме.

В судебном заседании апелляционного суда заявители доводы жалоб поддержали в полном объеме.

Как усматривается из материалов дела, в обоснование исковых требований истец указал, что решением Арбитражного суда города Москвы от 06.07.2022 по делу № А40-99753/21-164-285 «Ф» в отношении истца введена процедура банкротства – реализация имущества. Финансовым управляющим утвержден ФИО1. ФИО2 является основателем сети ресторанов «Корчма ФИО8», основанной в 1999 году и по состоянию на 2016 год состоящей из 17 ресторанов, расположенных в Москве, Московской области, Киеве и Нью-Йорке (США). ФИО2 контролировал сеть ресторанов «Корчма ФИО8» через ООО «Управляющая компания «Сеть-10», являясь ее фактическим руководителем, а также посредством предоставления всем ресторанам, входящим в сеть права использования товарного знака по свидетельству РФ № 381043 «Корчма ФИО8». ФИО2 извлекал прибыль из принадлежащих ему ресторанов, посредством взимания платы за использование принадлежащего ему товарного знака. В отношении ФИО2 было возбуждено уголовное дело № 11602450048000056, по итогам которого ФИО2 был признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. ст. 199 УК РФ по факту уклонения, принадлежащих ему ресторанов, входивших в сеть «Корчма ФИО8» от уплаты налогов в особо крупном размере. Указанные обстоятельства установлены вступившими в силу судебными актами по делам № А40-147465/16-115-1330 от 01.11.2016, № А40-135506/18 от 28.03.2019, № А40-135899/18 от 18.10.2019. На текущий момент, ФИО2 находится в федеральном розыске, его местонахождения неизвестно. При этом, основанная им сеть ресторанов сменила собственников и продолжает функционировать в г. Москве и Московской области под тем же названием, используя товарный знак и фирменное наименование, принадлежащие ФИО2

Для целей проверки использования ООО «Корчма» товарного знака, принадлежащего ФИО2, финансовым управляющим 11.05.2023 была проведена контрольная закупка в ресторане «Корчма ФИО8», расположенном по адресу <...>.

В ходе контрольной закупки было установлено, что ответчик по состоянию на 11.05.2023 продолжал использование товарного знака «Корчма ФИО8», в частности посредством использования буквенной и визуальной части Товарного знака «Корчма ФИО8», в том числе размещения товарного знака на вывеске, в меню, дизайне продукции, посуды, в дизайне интерьера, в полиграфических изделиях, одежде сотрудников, используемых рестораном, что подтверждается фотоматериалами.

По результатам контрольной закупки от 11.05.2023 был получен чек № 103533 (внутренний), а также слип-чек из банковского терминала № 0008, который подтверждает, что услуги в указанном ресторане оказывает ООО «Корчма».

05.10.2023 в целях обеспечения доказательств использования без согласия правообладателя товарного знака: «Корчма ФИО8» финансовым управляющим совместно с патентным поверенным № 1904 Совой В.В. был осуществлен выход по месту нахождения ресторана «Корчма ФИО8», расположенного по адресу <...> с проведением контрольной закупки.

По результатам совместного выхода был составлен протокол осмотра доказательств от 05.10.2023, к которому приложены полученные фотоматериалы, а также чеки.

Согласно протоколу от 05.10.2023, в результате осмотра установлено, что в ресторане, расположенном на 1 этаже торгового центра размещена вывеска «Корчма ФИО8», выполненная красно-белыми буквами, вывески размещены на 1 этаже у обособленного входа в ресторан, у основания крыши на 3 этаже. У обособленного входа в ресторан на 1 этаже размещена табличка ООО «Корчма», юридический адрес: 108813, г. Москва, вн. тер. г. поселение Московский, г. Московский, ул. Солнечная, д. 3А, стр. 1, помещ. 10/3, офис 8; фактический адрес: 108814, г. Москва, вн. тер. г. <...>, с указанием режима работы ресторана.

На меню, представленном в ходе контрольной закупки, сверху крупными буквами размещена надпись: «Корчма ФИО8». На каждом столе ресторана размещена полиграфическая рекламная табличка в деревянной рамке с действующими акциями и выгодными предложениями, на полиграфической части сверху крупными буквами размещена надпись: «Корчма ФИО8», у основания деревянной таблички размещен логотип: «Корчма ФИО8» визуальная и буквенная часть которого схожа до смешения с товарным знаком № 381043.

На посуде, в которой подавалась продукция в ходе контрольной закупки, а именно на соуснице, бокале размещена надпись: «КОРЧМА ФИО8», при этом на соуснице и бокале также размещено изображение, визуальная часть которого схожа до смешения с товарным знаком № 381043.

На счётнице размещена надпись: «Корчма ФИО8».

Внутренний интерьер заведения украшен различными предметами, на которых размещена надпись «КОРЧМА ФИО8», а также изображение схожее до смешения с товарным знаком № 381043.

По итогам контрольной закупки при оплате был выдан внутренний кассовый чек № 121743, фискальный кассовый чек № 18073, слип-чек из банковского терминала №0005.

На внутреннем кассовом чеке № 121743 сверху размещена надпись «Корчма ФИО8», на фискальном чеке № 18073 указано ООО «Корчма» ИНН <***>, 108802, г. Москва, вн. тер. <...>.

На слип-чеке из банковского терминала № 0005 размещена надпись «Корчма» Город Москва, Сосенское п., ул. Николо-Хованская, дом 7 стр. 1.

В уголке потребителя ресторана размещены: 1) прейскурант цен, в левом верхнем углу которых указано: ООО «Корчма» Корчма «ФИО8»; 2) Карточка юридического лица ООО «Корчма» ИНН <***>, ОГРН <***>.

В результате осмотра доказательств установлено, что в ресторане, расположенном по адресу: <...> действует организация ООО «Корчма» ИНН <***>, которая при оказании услуг по организации общественного питания использует словесную и визуальную часть зарегистрированного товарного знака № 381043 «Корчма ФИО8». Так схожая до смешения словесная часть «Корчма ФИО8» используется: на вывесках ресторана; на меню; на полиграфических и деревянных рекламных табличках, размещенных на столах, на счетнице; на посуде; на предметах интерьера; на внутренних кассовых чеках;

Схожая до смешения словесная и визуальная часть товарного знака используется: на деревянных рекламных табличках, размещенных на столах ресторана; на посуде; на предметах интерьера.

С целью определения наличия или отсутствия сходства товарного знака по свидетельству № 381043 и обозначений используемых в ресторане ответчика, финансовый управляющий истца обратился к специалисту для составления заключения по поставленному вопросу.

В результате финансовым управляющим было получено заключение специалиста , в соответствии с которым товарный знак № 381043 и обозначение, используемое в ресторане, расположенном по адресу: 108802, г. Москва, <...>, с. 1, производят сходное общее впечатление, состоят из одинаковых элементом, расположенных в одинаковой последовательности, и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их высоком сходстве до степени смешения.

Лишь незначительная разница в насыщенности использованных цветов (цвета, использованные в обозначении, используемом в ресторане, расположенном по адресу: 108802, г. Москва, <...>, с. 1, в нескольких местах представляются более бледными, чем те же цвета в товарном знаке № 381043) не позволяет говорить о тождестве товарного знака № 381043 и обозначения, используемого в ресторане, расположенном по адресу: 108802, г. Москва, <...>, с. 1.

Также в сети интернет финансовым управляющим были обнаружены сайты ресторанов https://tarasbulba.ru/, https://korchma.ru/, на которых в период с 11.09.2018 размещены изображения, содержащие словесную и визуальную часть зарегистрированного товарного знака № 381043 «КОРЧМА ФИО8». При этом в списке адресов ресторанов, в том числе указан адрес расположения ресторана ответчика – ул. Николо-Хованская, д. 7, стр. 1.

Сайт https://tarasbulba.ru/ осмотрен финансовым управляющим истца с помощью сервиса https://web-arhive.ru/, позволяющего осмотреть версии сайта за прошедший период. Осмотр сайтов производился с привлечением нотариуса для составления протокола осмотра, по результатам которого составлены протоколы осмотра доказательств от 31.10.2023 и от 02.11.2023, выполненные нотариусом Орловского нотариального округа Орловской области ФИО5

По результатам осмотра сайтов https://tarasbulba.ru/, https://korchma.ru/ финансовым управляющим истца установлено, что изображения, содержащие словесную и визуальную часть зарегистрированного товарного знака № 381043 «Корчма ФИО8», размещены на сайтах не позднее 11.09.2018 и по 02.11.2023, также в указанный период на сайтах в адресах ресторанов размещен адрес места нахождения ресторана ответчика – ул. Николо-Хованская, д. 7, стр. 1.

Для целей установления схожести изображений, размещенных на сайтах https://tarasbulba.ru/, https://korchma.ru/ финансовый управляющий истца обратился к специалисту, обладающими специальными познаниями в области интеллектуальной собственности – патентному поверенному ФИО6 для составления заключения о наличии или отсутствии сходство до степени смешения между товарный знаком № 381043, с одной стороны, и обозначением «корчма тарас бульба», размещенном на сайтах https://tarasbulba.ru/ https://korchma.ru/.

В соответствии с заключениями патентного поверенного ФИО6, товарный знак № 381043 и обозначение «корчма тарас бульба», размещенное на сайте в сети Интернет http://tarasbulba.ru/, производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их высоком сходстве.

Лишь незначительная разница в насыщенности использованных цветов (цвета, использованные в обозначении, размещенном на сайте в сети Интернет http://tarasbulba.ru/, в нескольких местах представляются более бледными, чем те же цвета в товарном знаке № 381043) не позволяет говорить о тождестве товарного знака № 381043 и обозначения «корчма тарас бульба», размещенное на сайте в сети Интернет http://tarasbulba.ru/.

Товарный знак № 381043 и обозначение «Корчма ФИО8», размещенное на сайте в сети Интернет https://korchma.ru/, производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права. Предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации способы защиты интеллектуальных прав могут применяться по требованию правообладателей.

Отсутствие вины нарушителя не освобождает его от обязанности прекратить нарушение интеллектуальных прав, а также не исключает применение в отношении нарушителя мер, направленных на защиту таких прав.

Согласно п. 3 ст. 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Исходя из положений части 1 статьи 65 АПК РФ, а также разъяснений, изложенных в пунктах 57, 154, 162 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - постановление № 10), в предмет доказывания по требованию о защите права на товарный знак входят факт принадлежности истцу указанного права и факт его нарушения ответчиком путем использования товарного знака либо обозначения, сходного с ним до степени смешения, в отношении товаров (услуг), для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров (услуг), одним из способов, предусмотренных пунктом 2 статьи 1484 ГК РФ. В свою очередь ответчик обязан доказать выполнение им требований закона при использовании товарного знака либо сходного с ними до степени смешения обозначения.

Как указано выше, истец ссылался на факт размещения спорных обозначений в сети Интернет на сайтах https://tarasbulba.ru/, https://korchma.ru/.

Исходя из пункта 78 постановления № 10, владелец сайта самостоятельно определяет порядок использования сайта (пункт 17 статьи 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», далее - Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), поэтому бремя доказывания того, что материал, включающий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, на сайте размещен третьими лицами, а не владельцем сайта и, соответственно, последний является информационным посредником, лежит на владельце сайта. При отсутствии таких доказательств презюмируется, что владелец сайта является лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если владелец сайта вносит изменения в размещаемый третьими лицами на сайте материал, содержащий результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, разрешение вопроса об отнесении его к информационным посредникам зависит от того, насколько активную роль он выполнял в формировании размещаемого материала и (или) получал ли он доходы непосредственно от неправомерного размещения материала. Существенная переработка материала и (или) получение указанных доходов владельцем сайта может свидетельствовать о том, что он является не информационным посредником, а лицом, непосредственно использующим соответствующие результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если иное не следует из обстоятельств дела и представленных доказательств, в частности, из размещенной на сайте информации (часть 2 статьи 10 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»), презюмируется, что владельцем сайта является администратор доменного имени, адресующего на соответствующий сайт.

Каких-либо доказательств, что ответчик является администратором доменных имен tarasbulba.ru, korchma.ru, либо владельцем сайтов https://tarasbulba.ru/, https://korchma.ru/, истец в материалы дела не представил.

Из приложенных к иску протоколов нотариального осмотра, на сайтах https://tarasbulba.ru/, https://korchma.ru/ сведения об ответчике - ООО «Корчма» не размещены.

Более того, в судебном заседании истец подтвердил, что на сайте размещены сведения о 14 ресторанах, которые принадлежат различным юридическим лицам (к ним истцом предъявлены самостоятельные иски в арбитражный суд).

При таких обстоятельствах суд не может признать доказанным истцом факт принадлежности именно ответчику вышеуказанных сайтов/доменных имен.

Из отзыва ответчика следует, что факт использования спорного обозначения при оказании услуг по организации общественного питания в ресторане, расположенном по адресу: 108802, г. Москва, <...>, с. 1, им не оспаривается.

Ответчик заявил, что в 2019 году в открытых источниках (социальных медиа) было опубликовано юридически значимое сообщение от ФИО2, в котором он публично заявил о прекращении всякой предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, об отказе от деятельности в сфере ресторанного бизнеса и публично разрешил любым другим лицам использование товарного знака «Корчма «ФИО8». Указанное сообщение было многократно растиражировано средствами массовой информации. Таким образом, ФИО2 было сделано юридически значимое сообщение – разрешение на использование принадлежащего ему товарного знака в форме публичного заявления в сети Интернет, что признается надлежащим способом доставки сообщения, с учетом того, что личность субъекта, совершившего сообщения установлена и определен круг лиц – получателей сообщения - любые другие лица (и соответственно определен круг лиц, которым использование принадлежащего ФИО2 товарного знака разрешено.

В соответствии с п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Действуя добросовестно и предполагая добросовестность ФИО2, ответчик использовал в даты, указанные в доказательствах истца, элементы товарного знака ФИО2, как и другие рестораны и кафе использовали словесный элемент «Корчма», делая при этом акцент именно на этнической славянской кухне как отличительной особенности, а не строя свою коммерческую деятельность на использовании товарного знаке. Также, указанное выше юридически значимое сообщение справедливо расценено Ответчиком как одностороння сделка. В силу п. 2 ст. 154 ГК РФ односторонней считается сделка, для совершения которой в соответствии с законом, иными правовыми актами или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения воли одной стороны. Если лицо совершает иные действия, подтверждающие действие разрешения на использование товарного знака, оно не вправе требовать признания отсутствия такого разрешения, так как это противоречит принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ, п. 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49). В этой связи, истец просит суд применить принцип материального эстоппеля в настоящем деле, признав, что действия истца по толкованию к использованию элементов товарного знака как нарушения при состоявшемся и подтвержденном разрешении являются в данном случае недобросовестными.

В материалы дела представитель ФИО2 представил копию соглашения (разрешения) правообладателя на использование товарного знака от 15 декабря 2019 года с апостилем от 22 декабря 2023 года, согласно которому, истцом предоставлено любому юридическому и физическому лицу на период действия исключительного права на товарный знак согласие на его использование.

Вместе с тем, в соответствии с п. 2 ст. 9 ГК РФ отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается в случае отказа правообладателя от права на товарный знак.

В пункте 174 постановления № 10 разъяснено, что прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным ст. 1514 ГК РФ, означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время с момента соответственно:

Прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным статьей 1514 ГК РФ, означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время с момента соответственно:

- истечения срока действия исключительного права на товарный знак (подпункт 1 пункта 1 статьи 1514);

- вступления в силу решения суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками (пункт 3 статьи 1511, подпункт 2 пункта 1 статьи 1514);

- вступления в силу решения суда о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (статья 1486, подпункт 3 пункта 1 статьи 1514);

- внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица - правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя (подпункт 4 пункта 1 статьи 1514);

- внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с отказом правообладателя от права на товарный знак (подпункт 5 пункта 1 статьи 1514);

- внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида (подпункт 6 пункта 1 статьи 1514);

- внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о прекращении правовой охраны общеизвестного товарного знака в случае утраты им признаков, установленных абзацем первым пункта 1 статьи 1508 ГК РФ (пункт 2 статьи 1514);

- вступления в силу решения суда о прекращении правовой охраны товарного знака в случае, если переход исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем (статья 1241) вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя (пункт 3 статьи 1514).

Прекращение правовой охраны лишь на будущее время означает, что лица, допустившие нарушение исключительного права на товарный знак до указанных в настоящем пункте дат, не освобождаются от ответственности за соответствующее нарушение. Правообладатель в пределах срока давности вправе обращаться в суд за защитой своего права, нарушенного в период его действия.

Поскольку по основаниям, предусмотренным статьей 1514 ГК РФ, правовая охрана прекращается только на будущее, требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не может быть заявлено в качестве встречного по делу о нарушении исключительного права на товарный знак.

Как видно из приведенного правового регулирования, нотариальный отказ от использования товарного знака не отнесен к обстоятельствам в связи с которыми связано прекращение охраны товарного знака.

Данное правовое регулирование также применимо и к доводу ответчика, в соответствии с которыми в 2019 году в открытых источниках (социальных медиа) было опубликовано юридически значимое сообщение от ФИО2, в котором он публично заявил о прекращении всякой предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, об отказе от деятельности в сфере ресторанного бизнеса и публично разрешил любым другим лицам использование товарного знака «Корчма «ФИО8», данное сообщение было растиражировано средствами массовой информации.

Ответчиком не представлено доказательств того, что ФИО2 действительно отказался от использования товарного знака и разрешил любым другим лицам его использование.

Между тем, сообщение в СМИ и социальных сетях в силу приведенного выше правового регулирования также не прекращает охрану товарного знака и не влечет разрешения для неограниченного круга лиц использовать его в предпринимательской деятельности.

Нотариальный отказ от 15.12.2019 является ничтожной сделкой, поскольку совершен с целью злоупотребления правом.

ФИО2 начиная с 2016 года объективно осознавал возможность взыскания с него в связи с возбужденным уголовным делом доначисленных подконтрольным ему ресторанам налогов, а с 2019 года он уже был приговорен к реальному сроку, а также в рамках гражданских исков с него было взыскано более 650 млн. руб. в пользу бюджета Российской Федерации.

С учетом указанного, нотариальный отказ от 15.12.2019 был сделан ФИО2 с заведомо противоправной целью, а именно для недопущения взыскания за счет ресторанов, продолжающих использование товарного знака его задолженности перед бюджетом Российской Федерации. Таким образом, нотариальный отказ совершен с заведомо противоправной целью и как следствие является ничтожной сделкой по основаниям ст.10, 168 ГК РФ.

Ответчик, осуществляя предпринимательскую деятельность, при той степени разумности и осмотрительности, какая от них требовалась при данных обстоятельствах, мог и должен был убедиться в законности использования товарного знака, в том числе приобрести право на использование товарного знака у обладателя исключительного права (истца). Предпринимательская деятельность должна осуществляться в границах установленного правового регулирования, что предполагает необходимость оценки субъектами данной деятельности соответствия требованиям закона принимаемых ими решений.

Таким образом, требования истца в защиту исключительных прав на товарный знак по свидетельству РФ № 381043 в данном случае заявлены обоснованно.

Вопреки доводу ответчика, неиспользование товарного знака правообладателем, обращающимся за защитой принадлежащего ему права, само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом (пункт 154 постановления № 10).

По общему правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Исходя из смысла приведенной нормы и разъяснений пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», под злоупотреблением правом понимается поведение управомоченного лица по осуществлению принадлежащего ему права, сопряженное с нарушением установленных в статье 10 ГК РФ пределов осуществления гражданских прав, осуществляемое с незаконной целью или незаконными средствами, нарушающее при этом права и законные интересы других лиц и причиняющее им вред или создающее условия причинения вреда. При этом в добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Соответственно, бремя доказывания злоупотребления правом истцом в соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ лежит на ответчике, который в нарушение приведенной нормы таких доказательств не представил.

В пункте 162 постановления № 10 разъяснено, что для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Однородность товаров устанавливается исходя из принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя соответствующего товара представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом суд учитывает род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей, взаимодополняемость или взаимозаменяемость и другие обстоятельства.

Установление сходства осуществляется судом по результатам сравнения товарного знака и обозначения (в том числе по графическому, звуковому и смысловому критериям) с учетом представленных сторонами доказательств по своему внутреннему убеждению. При этом суд учитывает, в отношении каких элементов имеется сходство - сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается.

Специальных знаний для установления степени сходства обозначений и однородности товаров не требуется.

При наличии соответствующих доказательств суд, определяя вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения, оценивает и иные обстоятельства, в том числе: используется ли товарный знак правообладателем в отношении конкретных товаров; длительность и объем использования товарного знака правообладателем; степень известности, узнаваемости товарного знака; степень внимательности потребителей (зависящая, в том числе, от категории товаров и их цены); наличие у правообладателя серии товарных знаков, объединенных общим со спорным обозначением элементом. При определении вероятности смешения также могут учитываться представленные лицами, участвующими в деле, доказательства фактического смешения обозначения и товарного знака, в том числе опросы мнения обычных потребителей соответствующего товара. Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В соответствии с Руководством по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов, утвержденным приказом директора ФИПС от 20 января 2020 года № 12 (далее – Руководство), вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг. Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цветового решения. В зависимости от конкретных обстоятельств каждый из факторов или их совокупность могут оказать влияние на вывод о наличии угрозы смешения сравниваемых товарных знаков (обозначений). Например, степень визуального сходства может иметь больший вес в связи с товарами, которые изучаются визуально, в то время как степень фонетического сходства может быть более значимой применительно к товарам и услугам, обычно заказываемым устно. В случае если обозначения выполнены в оригинальной графической манере, сходство будет ослаблено. При этом необходимо учитывать, что выполнение словесного обозначения в оригинальной графической манере может привести к утрате этим обозначением словесного характера, в связи с чем его экспертиза должна проводиться с учетом требований, предъявляемых к изобразительным обозначениям.

При оценке тождественности или сходства до степени смешения между противопоставляемыми обозначениями и товарными знаками следует руководствоваться не только положениями ст. ст. 1229, 1252, 1477, 1484 ГК РФ, но и нормами, регулирующими вопросы сравнения обозначений, предусмотренными Правилами составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 года № 482 (далее - Правила № 482), а также разъяснениями высшей судебной инстанции, содержащимися в постановлении № 10.

В соответствии с пунктом 41 Правил № 482 обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 42 Правил № 482 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Как отмечено в пункте 45 Правил № 482, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга.

В пункте 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.09.2015, вывод о сходстве до степени смешения обозначений делается на основе восприятия не отдельных элементов, а общего впечатления, которое производят это обозначение и товарный знак в целом на среднего потребителя соответствующих товаров или услуг.

Как было установлено судом первой инстанции, согласно заявке на регистрацию обозначения: «спорный товарный знак является комбинированным и состоит из двух частей: словесной и изобразительной. Изображение является цветным. В центре изображения находится круг В кругу расположен портрет персонажа украинской литературы, выполненный в профиль на желтом фоне. Это мужчина средних лет в национальном украинском костюме с серьгой в ухе. У него седые усы и чуб на голове С обоих краев круга выступают ленты белого цвета в черном обрамлении. С левой стороны круг содержит надпись «Тарас», выполненный стилизованным шрифтом буквами черного цвета. С правой стороны лента содержит надпись «Бульба», выполненная в таком же стиле, как и первая часть ленты. Запись «Тарас» и «Бульба» является именем данного литературного персонажа. Персонаж олицетворяет самобытность и приверженность к древним украинским традициям. В краю ленты, с правого края расположен маленький кружок с обозначением английской буквы «R». который означает зарегистрированный товарный знак. Внизу изображения в кругу расположена полоса, состоящая из двойных полосок черного цвета, внутри которой на белом фоне помешена запись «Основана в 1999 году». Запись выполнена стилизованными буквами черного цвета. Наверху изображения расположена надпись «КОРЧМА», выполненная большими буквами красного цвета. Надпись как бы обрамляет рисунок и буквы расположены полукругом».

При сравнении товарного знака истца и спорного обозначения суд пришел к следующим выводам.

По фонетическому критерию: словесная часть и товарного знака, и обозначения состоит из 7 слов, 26 слогов, 60 звуков. При этом все слова, слога и звуки, входящие и в товарный знак, и в обозначение, располагаясь в одинаковой последовательности. Таким образом, фонетически товарный знак и обозначение тождественны друг другу.

По графическому критерию: словесные части товарного знака и обозначения визуально являются тождественными до степени смешения, т.к. в них при написании текста используется одинаковый алфавит, совпадают расположение букв по отношению друг к другу, использованный шрифт и графическое написание текста, а также используются одинаковые цветовые решения. Различия между знаками заключается в насыщенности красного цвета, использованного при написании слова «корчма».

По семантическому критерию: словесная часть товарного знака и обозначения имеет одинаковую смысловую нагрузку. Основу словесной части и товарного знака, и обозначения составляют слова «корчма», «тарас», «бульба». В соответствии с толковым словарем ФИО7, под корчмой в Украине и Белоруссии понимается трактир, постоялый двор с продажей крепких напитков. Слова «тарас» и «бульба» вместе образуют название повести Н. В. Гоголя, входящей в цикл «Миргород» . Таким образом, все три слова могут быть объединены в общую фразу - корчма «ФИО8», где слова «ФИО8» представляют собой название корчмы. Присутствующие в товарном знаке слова «Основана в 1999 году» не влияют на общую смысловую нагрузку товарного знака и потому не могут повлияет на формирование семантического сходства товарного знака и обозначения.

И в товарном знаке, и в обозначении (на страницах 14-15 протокола нотариального осмотра доказательств от 05 октября 2023 года приведены фотографии) присутствует один и тот же изобразительный элемент в виде стилизованного портрета изображение головы человека с длинным чубом на макушке, зачесанным назад, серьгой в правом ухе и длинными усами. Данное изображение не несет определенной смысловой нагрузки и может толковаться потребителями по-разному, в зависимости от их внутреннего убеждения. Стилизованный портрет может быть истолкован, например, как изображение Тараса Бульбы или лица, имеющего отношение к созданию корчмы.

Различия в изобразительном элементе товарного знака и обозначения заключается лишь в насыщенности использованных цветов: в изобразительном элементе товарного знака использованы более темные цвета. Так, например, кожа изображенного человека в товарном знаке визуально представляется насыщенно красной, а в обозначении – розовой или светлокрасной. При этом, изобразительный элемент и в товарном знаке, и в обозначении занимают одно и тоже положение: изобразительный элемент размещен в центре; над изобразительным элементом расположено слово «корчма»; по обеим сторонам от изобразительного элемента расположена фраза «тарас бульба»; под изобразительным элементом расположена фраза «Основана в 1999 году». Таким образом, присутствующий в товарном знаке и обозначении изобразительный элемент, его пространственное размещение лишь усиливает внешнее визуальное сходство обозначений.

Спорное обозначение используется ответчиком при оказании услуг 43 класса МКТУ (рестораны), в отношении которых зарегистрирован товарный знак истца.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что товарный знак № 381043 и обозначение, используемое в ресторане, расположенном по адресу: 108802, г. Москва, <...>, с. 1, производят сходное общее впечатление, состоят из одинаковых элементом, расположенных в одинаковой последовательности, и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их высоком сходстве до степени смешения. Лишь незначительная разница в насыщенности использованных цветов (цвета, использованные в обозначении, используемом в ресторане, расположенном по адресу: 108802, г. Москва, <...>, с. 1, в нескольких местах представляются более бледными, чем те же цвета в товарном знаке № 381043) не позволяет говорить о тождестве товарного знака № 381043 и обозначения, используемого в ресторане, расположенном по адресу: 108802, г. Москва, <...>, с. 1.

Истец просил суд обязать ответчика прекратить использование товарного знака № 381043 «Корчма ФИО8».

В отзыве на исковое заявление ответчик указал, что абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать средство индивидуализации в силу закона удовлетворению не подлежат, поскольку удовлетворение такого требования влечет нарушение принципа исполнимости судебного акта, так как привлечение ответчика к ответственности за каждое последующее правонарушение возможно только посредством предъявления нового иска, а не путем предъявления к исполнению исполнительного листа, содержащего абстрактный запрет. Соответствующая правовая позиция выражена в постановлениях Суда по интеллектуальным правам от 29.08.2023 № С01-1273/2023 по делу № А41-68664/2022, от 12.05.2023 № С01-754/2023 по делу № А40-261953/2021 от 17.04.2023 № С01-69/2023 по делу № А27-10926/2022, от 29.07.2021 № С01-73/2021 по делу № А32-36258/2019.

В силу статей 1477, 1481 ГК РФ право на товарный знак (знак обслуживания), то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц, выполняемых ими работ или оказываемых услуг, ограничено товарами и услугами, указанными в свидетельстве, однако охрана его распространяется не только на те объекты, которые он обозначает, но и на однородные, не упомянутые в охранном документе.

Из смысла пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, элементами нарушения исключительного права являются не санкционированное правообладателем использование сходного с его товарным знаком обозначения, идентичность или однородность товаров (услуг), маркируемых обозначениями правообладателя и нарушителя, что предполагает анализ однородности услуг, оказываемых ответчиком, и услуг, для которых зарегистрированы знаки истца.

Вместе с тем, истец не указал, против индивидуализации каких товаров (услуг), маркируемых спорным обозначением, следует наложить запрет на использование товарного знака.

Удовлетворение общего требования о запрете использовать спорное обозначение будет необоснованно расширять объем правовой охраны товарного знака истца, что противоречит положениям статей 1477, 1481 и 1484 ГК РФ.

Правовая позиция о возможности применения запрета только в отношении конкретных действий ответчика, которые направлены на реализацию однородных товаров (услуг), изложена в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 01.12.2023 № 301-ЭС23-12433 по делу № А43-26747/2021.

В ответ на вопрос суда в судебном разбирательстве истец пояснил, что не считает заявленное им требование сформулированным абстрактно, заявлять об уточнении исковых требований не будет.

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ, защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном указанным Кодексом, требования о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Как отмечено в пункте 57 постановления № 10, в случае нарушения исключительного права на соответствующий объект интеллектуальных прав правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и в пункте 1 статьи 1252 ГК РФ, в том числе путем предъявления требования о пресечении действий, нарушающих исключительное право, в частности о запрете конкретному исполнителю исполнять те или иные произведения.

Требование о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, в силу подпункта 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ может быть предъявлено не только к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, но и к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.

Такое требование может быть удовлетворено только в том случае, если противоправное поведение конкретного лица еще не завершено или имеется угроза нарушения права. Так, не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет) также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).

Указанное требование является общим запретом, установленным законом. Данное требование может быть удовлетворено, если оно уточнено в части обозначения, которое запрещено использовать (конкретное обозначение, применительно к которому установлено нарушение), и в части товаров/услуг (это должны быть конкретные товары/услуги, в отношении которых установлено нарушение).

В Рекомендациях Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам по вопросам, возникающим при рассмотрении требований о пресечении нарушений исключительных прав, утвержденных постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 18.04.2024 № СП-22/6, указано следующее: если истец заявляет требование о запрете использования спорного обозначения без указания видов деятельности / товаров / услуг и суд квалифицирует его как абстрактное, то вправе ли суд предложить истцу изменить требование? Каким образом следует поступать суду при отказе истца от изменения требований? В указанном случае суд может предложить истцу изменить объем требования, а также вынести на обсуждение сторон вопрос о необходимости доказывания иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора, даже если на эти факты стороны не ссылались (пункт 11 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 20.12.2006 № 65 «О подготовке дела к судебному разбирательству», пункт 36 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2021 № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции»). Если истец не изменяет требования, то суд может квалифицировать требование истца исходя из того, на что направлена воля истца и в чем состояло нарушение, и в резолютивной части судебного акта сформулировать запрет более конкретно в пределах того, что заявлено истцом (разъяснения по пункту 6 настоящих Рекомендаций), а в удовлетворении остальной части требований отказывает. Необходимость в более точном формулировании требований обусловлена тем, что принятый по делу судебный акт должен быть исполнимым. Иное означало бы не только отсутствие возможности восстановления нарушенных прав заявителя в объеме, соответствующем объему установленного судом нарушения, но и отсутствие правовой определенности.

Поскольку истец отказался уточнять исковые требования, требования были заявлены им без указания на конкретные услуги, суд первой инстанции посчитал, что требование истца о запрете использования обозначения носит абстрактный, не имеющий связи с конкретным правонарушением, характер, в связи с чем, не подлежало удовлетворению ввиду отсутствия правовой определенности, определение же судом за истца объема запрета может привести к выходу за пределы заявленных требований, что недопустимо в силу закона.

Истец просил суд взыскать с ответчика компенсацию в размере 5 000 000 руб.

В тексте искового заявления истец не указал, на основании какого именно подпункта пункта 4 статьи 1515 ГК РФ предъявлены им требования о взыскании компенсации.

В ходе судебного заседания истец пояснил суду, что компенсация рассчитана им на основании подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

В силу подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения.

В соответствии с пунктом 59 постановления № 10 в силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается. Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются. Суд по своей инициативе не вправе изменять способ расчета суммы компенсации.

В соответствии с пунктом 61 постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда, истец должен представить обоснование размера взыскиваемой суммы (пункт 6 части 2 статьи 131, абзац восьмой статьи 132 ГПК РФ, пункт 7 части 2 статьи 125 АПК РФ), подтверждающее, по его мнению, соразмерность требуемой им суммы компенсации допущенному нарушению, за исключением требования о взыскании компенсации в минимальном размере.

В обоснование заявленного размера компенсации истец указал, что ранее им с другим обществом был заключен договор коммерческой концессии в соответствии с условиями которого стоимость использования товарного знака № 381043 «Корчма ФИО8» составляла 300 000 руб. в месяц, что позволяет сделать вывод, что по состоянию на дату подачи настоящего иска размер платежей с даты основания ответчика на которые мог рассчитывать истец в соответствии с договором составил бы не менее 8 700 000 руб. (29 месяцев х 300 000 руб. = 8 700 000 руб.).

В соответствии с пунктом 62 постановления № 10, рассматривая дела о взыскании компенсации, суд, по общему правилу, определяет ее размер в пределах, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации (абзац второй пункта 3 статьи 1252).

По требованиям о взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей суд определяет сумму компенсации исходя из представленных сторонами доказательств не выше заявленного истцом требования.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Предоставленная суду возможность снизить размер компенсации в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательства является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом, то есть по существу, на реализацию требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой, осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Степень соразмерности заявленной истцом компенсации последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из обстоятельств конкретного дела. Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, восстановление имущественного положения пострадавшей стороны, а не наказание ответчика.

Арбитражный суд Москвы посчитал, что заявленная истцом сумма компенсация является чрезмерной.

Определенный истцом размер компенсации не отвечает принципу разумности и соразмерности и с учетом иных установленных по делу обстоятельств (отсутствие доказательств причинения значительного ущерба интересам правообладателя, отсутствие сведений о грубом характере допущенного нарушения и т.п.) носит избыточный характер.

Суд первой инстанции учел, что истец ссылался на использование ответчиком обозначения в течение 34 месяцев, при этом дата самого раннего чека - 11.05.2023. Иск предъявлен в суд 30.11.2023, соответственно, на момент обращения в суд максимальный период использования составлял не более 6 месяцев.

Суд также учел, что ранее ответчик не допускал нарушения исключительных прав истца на товарный знак.

В связи с чем, пришел к выводу о необходимости снижения компенсации до суммы 500 000 руб.

Рассмотрев дело в порядке ст. ст. 266, 268 АПК РФ, заслушав представителей сторон, изучив материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, судебная коллегия не находит оснований для их удовлетворения.

В обоснование апелляционной жалобы ООО «Корчма» указывает, что судом первой инстанции необоснованно отклонено нотариальное согласие от 15.12.2019, в соответствии с которым владелец товарного знака ФИО2 отказался от использования товарного знака №381043 и предоставил право любому юридическому и физическому лицу на период действия исключительного права на товарный знак согласие на его использование также, по мнению апеллянта, суд необоснованно посчитал указанное согласие ничтожной сделкой, по признакам сделки, осуществленной с заведомо противоправной целью (ст. 10 ГК РФ, п. 2 ст. 168 ГК РФ).

Суд первой инстанции обоснованно исходил из того, что в соответствии с п. 2 ст. 9 ГК РФ отказ граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 1514 ГК РФ правовая охрана товарного знака прекращается в случае отказа правообладателя от права на товарный знак.

Однако Верховный Суд РФ в п. 174 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» разъяснено, что прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным ст. 1514 ГК РФ, означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время с момента соответственно:

Прекращение правовой охраны товарного знака по основаниям, предусмотренным статьей 1514 ГК РФ, означает прекращение исключительного права на товарный знак на будущее время с момента соответственно:

-истечения срока действия исключительного права на товарный знак (подпункт 1 пункта 1 статьи 1514);

-вступления в силу решения суда о досрочном прекращении правовой охраны коллективного знака, в связи с использованием этого знака на товарах, не обладающих едиными характеристиками их качества или иными общими характеристиками (пункт 3 статьи 1511, подпункт 2 пункта 1 статьи 1514);

вступления в силу решения суда о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования (статья 1486, подпункт 3 пункта 1 статьи 1514);

-внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением юридического лица -правообладателя или регистрацией прекращения гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - правообладателя (подпункт 4 пункта 1 статьи 1514);

-внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с отказом правообладателя от права на товарный знак (подпункт 5 пункта 1 статьи 1514);

-внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае его превращения в обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида (подпункт 6 пункта 1 статьи 1514);

-внесения Роспатентом в Государственный реестр товарных знаков записи о прекращении правовой охраны общеизвестного товарного знака в случае утраты им признаков, установленных абзацем первым пункта 1 статьи 1508 ГК РФ (пункт 2 статьи 1514);

-вступления в силу решения суда о прекращении правовой охраны товарного знака в случае, если переход исключительного права на товарный знак без заключения договора с правообладателем (статья 1241) вводит потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя (пункт 3 статьи 1514).

Прекращение правовой охраны лишь на будущее время означает, что лица, допустившие нарушение исключительного права на товарный знак до указанных в настоящем пункте дат, не освобождаются от ответственности за соответствующее нарушение. Правообладатель в пределах срока давности вправе обращаться в суд за защитой своего права, нарушенного в период его действия.

Поскольку по основаниям, предусмотренным статьей 1514 ГК РФ, правовая охрана прекращается только на будущее, требование о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака не может быть заявлено в качестве встречного по делу о нарушении исключительного права на товарный знак.

Исходя из указанного правового регулирования, нотариальное согласие не прекращает охрану товарного знака и не влечет разрешения для неограниченного круга лиц использовать его в предпринимательской деятельности.

Кроме того, как следует из нотариального согласия от 15.12.2019, ФИО2 добровольно отказывается от использования товарного знака №381043 на территории Российской Федерации и предоставляет право любому юридическому или физическому лицу согласие на использование товарного знака.

Подлинность нотариального отказа от 15.12.2019 подтверждается апостилем публичного нотариуса штата ФИО9 от 22.12.2023, однако указанный отказ не содержит отметок, подтверждающих тот факт, что нотариальный отказ был сделан именно 15.12.2019, а не в другую дату, самая ранняя отметка нотариуса на указанном согласии датирована 22.12.2023.

Также суд первой инстанции обоснованно посчитал нотариальный отказ от 15.12.2019 ничтожной сделкой, совершенной с целью злоупотребления правом.

Так материалами дела подтверждается, что в отношении ФИО2 было возбуждено уголовное дело №11602450048000056, по итогам которого ФИО2 Приговором Басманного районного суда от 04.07.2019 был признан виновным по п. б ч. 2 ст. ст. 199 УК РФ по факту уклонения, принадлежащих ему ресторанов, входивших в сеть «Корчма ФИО8» от уплаты налогов в особо крупном размере. Указанные обстоятельства установлены вступившими в силу судебными актами по делам № А40-147465/16-115-1330 от 01.11.2016г., №А40-135506/18 от 28.03.2019г., №А40-135899/18 от 18.10.2019г.1

С учетом указанного ИП ФИО2 начиная с 2016 года объективно осознавал возможность взыскания с него в связи с возбужденным уголовным делом доначисленных подконтрольным ему ресторанам налогов, а с 2019 года он уже был приговорен к реальному сроку, а также в рамках гражданских исков с него было взыскано более 650 млн. руб. в пользу бюджета Российской Федерации. С учетом указанного, нотариальное согласие от 15.12.2019 было сделано ФИО2 с заведомо противоправной целью, а именно для недопущения взыскания за счет ресторанов продолжающих использование товарного знака его задолженности перед бюджетом Российской Федерации. Таким образом, нотариальное согласие совершено с заведомо противоправной целью и как следствие является ничтожной сделкой по основаниям ст.10, 168 ГК РФ.

Копии судебных актов представлены в материалы дела.


Ответчик в своем отзыве указал, что с 2019 был года осведомлен о принадлежности товарного знака «Корчма ФИО8» ФИО2 а, следовательно, продолжая использование товарного знака ответчик, осуществляя предпринимательскую деятельность, при той степени разумности и осмотрительности, какая от него требовалась при данных обстоятельствах, мог и должен был убедиться в законности использования Товарного знака, в том числе приобрести право на использование Товарного знака у обладателя исключительного права (Истца).

Вместе с тем, о заведомо противоправной цели нотариального согласия от 15.12.2019 свидетельствует поведение ФИО2 при рассмотрении искового заявления, который действуя против своих интересов, возражал против удовлетворения исковых требований, давая при этом согласие на безвозмездное использование принадлежащего ему товарного знака, будучи при этом осведомленным о возбужденной в отношении него процедуры банкротства и о наличии задолженности перед кредиторами.

Вопреки доводу апелляционной жалобы ответчика размер, подлежащей взысканию компенсации, не завышен.

Как указано в исковом заявлении и подтверждается вступившими в силу судебными актами по делам № А40-147465/16-115-1330 от 01.11.2016, №А40-135506/18 от 28.03.2019, №А40-135899/18 от 18.10.2019, истец ФИО2 является основателем сети ресторанов «Корчма ФИО8», основанной в 1999 году и по состоянию на 2016 год состоящей из 17 ресторанов, расположенных в Москве, Московской области, Киеве и Нью-Йорке (США).

Следовательно, название ресторана «Корчма ФИО8», а также использование указанной словесной части товарного знака истца является существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, поскольку сеть ресторанов «Корчма ФИО8» широко известна и распространена в г. Москве и Московской области на протяжении длительного времени, в том числе в настоящий момент в указанных регионах действует 14 ресторанов с таким же названием.

Название ресторана «Корчма ФИО8» и использование данной словесной части на вывесках, в оформлении и меню ресторана привлекает в ресторан клиентов, которые благодаря известности названия рассчитывают получить в указанном ресторане услугу высокого качества, что увеличивает приток клиентов и прибыль ресторанов.

Также как следует из выписки из ЕГРЮЛ, ООО «Корчма» учреждено 16.12.2022, о чем в реестр внесена запись <***> о создании юридического лица. Основным видом деятельности ООО «Корчма» является 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

16.05.2023 истцом в адрес ответчика была направлена досудебная претензия (копия досудебной претензии и чека РПО № 80515384921439 о его отправке приложена к исковому заявлению), которая была вручена 25.05.2023 в соответствии с отчетом о доставке с официального сайта «Почты России».2

Из фотоматериалов полученных финансовым управляющим 11.05.2023 и 05.10.2023 при контрольной закупке следует, что за указанный период времени ответчик сменил на оформлении, размещенном в ресторане, однако ответчик не изменил буквенную часть, оставив при этом название ресторана «Корчма ФИО8» в логотипе ресторана. Также, товарный знак используется не только в интерьере ресторана, но и на посуде ресторана, меню и полиграфических и деревянных табличках, размещенных на столах в экстерьере ресторана.

Кроме того, общество было осведомлено о принадлежности, используемого им товарного знака третьему лицу с 2019 года, а также о том, что третье лицо не давало обществу согласия на его использование а, следовательно, было осведомлено о возможных претензиях правообладателя относительно использования.

Несмотря на указанный риск, ответчик продолжал использование товарного знака в названии, оформлении ресторана и его продукции, не меняя при этом название на иное.

Также ответчиком в материалы дела представлен акт осмотра от 11.04.2024, свидетельствующий о том, что по состоянию на 11.04.2024 ответчик продолжал использование словесной части товарного знака «Корчма ФИО8».

С учетом указанного, название ресторана «Корчма ФИО8» и использование данной словесной части на вывесках, в оформлении и меню ресторана привлекает в ресторан клиентов, которые благодаря известности названия рассчитывают получить в указанном ресторане услугу высокого качества, что увеличивает приток клиентов и прибыль ресторанов.

При этом, несмотря на рассматриваемый в настоящем деле иск к ответчику, он продолжает использование товарного знака по настоящий момент, доказательств обратного в дело не представлено.

Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии предпринимательской ценности для ответчика в использовании товарного знака «Корчма ФИО8», которая является существенной частью хозяйственной деятельности ответчика, а следовательно доводы апелляционной жалобы в части завышения в обжалуемом судебном акте суммы компенсации не обоснованы.

Вопреки доводу апелляционной жалобы истца, размер компенсации снижен обоснованно.

Суд определяет размер подлежащей взысканию компенсации и принимает решение (статья 196 ГПК РФ, статья 168 АПК РФ), учитывая, что истец представляет доказательства, обосновывающие размер компенсации (абзац пятый статьи 132, пункт 1 части 1 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 1 статьи 126 АПК РФ), а ответчик вправе оспорить как факт нарушения, так и размер требуемой истцом компенсации (пункты 2 и 3 части 2 статьи 149 ГПК РФ, пункт 3 части 5 статьи 131 АПК РФ). Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения.

Предоставленная суду возможность снизить размер компенсации в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательства является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом, то есть по существу, на реализацию требований части 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации, согласно которой, осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Степень соразмерности заявленной истцом компенсации последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего только суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из обстоятельств конкретного дела. Целью компенсации является возмещение заявителю действительных неблагоприятных последствий нарушения, восстановление имущественного положения пострадавшей стороны, а не наказание ответчика.

На основании изложено, с учетом обстоятельств дела и представленных в дело доказательств, апелляционный суд соглашается с судом первой инстанции в том, что компенсация в размере 500 000 руб. отвечает принципу разумности и соразмерности.

При указанных обстоятельствах апелляционный суд приходит к выводу, что доводы жалобы не могут являться основанием для отмены либо изменения законного и обоснованного решения суда.

Руководствуясь ст.ст. 266, 267, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд



ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 27.04.2024 по делу № А40-281666/23 оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.



Председательствующий судья Ю.Н. Кухаренко



Судьи: Т.В. Захарова



В.В. Валюшкина