Постановление от 12 марта 2017 г. Суд по интеллектуальным правам

СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ

Огородный проезд, дом 5, строение 2, Москва, 127254

http://ipc.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Москва 13 марта 2017 года Дело № СИП-482/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 3 марта 2017 года. Полный текст постановления изготовлен 13 марта 2017 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе: председательствующего – председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Данилова Г.Ю., Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А. –

рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН <***>) на решение Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2016 по делу № СИП-482/2016 (судьи Погадаев Н.Н., Васильева Т.В., Пашкова Е.Ю.)

по заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (Москва, ОГРНИП <***>) о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.04.2016 об удовлетворении возражения от 27.04.2015 и о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 267434.

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено

общество с ограниченной ответственностью «МАКСИ ФОН» (просп. Мира, д. 119, стр. 5, пом. II, комн. 1, Москва, 129344, ОГРН 5137746238493).

В судебном заседании приняли участие:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (паспорт, участвовал в судебном заседании до объявления перерыва в судебном заседании); представитель индивидуального предпринимателя ФИО1 – ФИО2 (по доверенности от 07.11.2016);

представители Федеральной службы по интеллектуальной собственности – ФИО3 (по доверенности от 22.07.2016 № 01/32-585/41), ФИО4 (по доверенности от 22.07.2016 № 01/32-587/41; участвовал в судебном заседании после объявления перерыва в судебном заседании).

Президиум Суда по интеллектуальным правам

УСТАНОВИЛ:

индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – предприниматель) обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 29.04.2016 об удовлетворении возражения от 27.04.2015 и о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 267434.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «МАКСИ ФОН» (далее – общество «МАКСИ ФОН»).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2016 требования предпринимателя удовлетворены: решение Роспатента от 29.04.2016 об удовлетворении возражения от 27.04.2015 и о признании недействительной правовой охраны товарного знака по свидетельству

Российской Федерации № 267434 признано недействительным как не соответствующее требованиям статьи 1512 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ); на Роспатент возложена обязанность восстановить правовую охрану этого товарного знака и внести соответствующие сведения в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

В кассационной жалобе, поданной в президиум Суда по интеллектуальным правам, Роспатент, ссылаясь на неправильное применение судом части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской федерации, просит названный судебный акт отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать.

В обоснование кассационной жалобы Роспатент указывает на то, что регистрация товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 267434 произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 2 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон о товарных знаках) на имя физического лица, не имеющего статус индивидуального предпринимателя как на дату подачи заявки, так и на дату регистрации спорного товарного знака.

Таким образом, как полагает Роспатент, решение от 29.04.2016 соответствует закону, поскольку административным органом соблюдены условия пункта 3 статьи 2 Закона о товарных знаках и пункта 1 статьи 23 ГК РФ.

В судебном заседании представитель Роспатента, основываясь на доводах, изложенных в кассационной жалобе, просил решение суда первой инстанции от 17.11.2016 отменить, в удовлетворении заявленных требований отказать.

Представитель предпринимателя в судебном заседании просил в удовлетворении кассационной жалобы отказать, указывая на законность и обоснованность обжалуемого судебного акта.

Общество «МАКСИ ФОН», надлежащим образом извещенное о времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем публикации указанных сведений на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в судебное заседание не явилось, что в силу положений части 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не является препятствием для рассмотрения кассационной жалобы в отсутствие этого лица.

В судебном заседании 27.02.2017 в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв до 11 часов 03.03.2017.

В судебном заседании 03.03.2017 представитель предпринимателя просил приобщить к материалам дела отзыв на кассационную жалобу.

Принимая во внимание наличие доказательств направления отзыва в адрес Роспатента и общества «МАКСИ ФОН», президиум Суда по интеллектуальным правам удовлетворил ходатайство о приобщении к материалам дела отзыва на кассационную жалобу.

В отзыве на кассационную жалобу предприниматель, ссылаясь на сложившуюся правоприменительную практику, указывает на законность оспариваемого судебного акта, поскольку суд первой инстанции правомерно учел обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения (наличие статуса индивидуального предпринимателя).

Представители Роспатента в судебном заседании поддержали доводы, содержащиеся в кассационной жалобе.

Представитель предпринимателя поддержал доводы, содержащиеся в отзыве на кассационную жалобу.

При этом представитель Роспатента в дополнение к доводам, содержащимся в кассационной жалобе, в судебном заседании президиума Суда по интеллектуальным правам указал на наличие в действиях предпринимателя при регистрации спорного товарного знака и при его

использовании злоупотребления правом и неправильное применение судом статьи 10 ГК РФ к установленным им обстоятельствам, свидетельствующим о злоупотреблении правом.

Возражая против названного довода, представитель предпринимателя указал на отсутствие злоупотребления правом со стороны предпринимателя, поскольку за совершение юридически значимых действий, связанных с регистрацией товарного знака, продлением срока действия его правовой охраны, им уплачивались соответствующие пошлины. Также Роспатент не ставил под сомнение действительность лицензионного договора по использованию товарного знака.

Президиумом Суда по интеллектуальным правам в судебном заседании представителю предпринимателя возвращены приложенные к отзыву на кассационную жалобу копии судебных актов, поскольку они не имеют отношения к рассматриваемому делу.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 и 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как установлено судом первой инстанции и усматривается из материалов дела, словесный товарный знак «MAXIMUS» по свидетельству Российской Федерации № 267434 по заявке № 2002734704 с датой приоритета от 30.12.2002 был зарегистрирован на имя ФИО1 20.04.2004 в отношении услуг 35-го и 42-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее – МКТУ).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 25.11.2015 по делу № СИП-357/2015 правовая охрана оспариваемого товарного знака досрочно прекращена в отношении услуг 35-го класса МКТУ «снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».

В связи с этим правовая охрана товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 267434 действует в отношении услуг 35-го класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)» и услуг 42-го класса МКТУ «дизайн художественный; услуги дизайнеров в области упаковки».

В период действия правовой охраны оспариваемого товарного знака правообладатель предоставлял неисключительную лицензию на его использование обществу с ограниченной ответственностью «Максимус» (лицензионный договор, зарегистрированный Роспатентом от 11.10.2006 за № РД0013012), а в 2013 году осуществлял действия по продлению срока действия исключительного права на товарный знак, срок действия которого был продлен до 30.12.2022.

В Роспатент 27.04.2015 от общества «МАКСИ ФОН» поступило возражение, в котором оспаривалась правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что регистрация была произведена в нарушение требований пункта 3 статьи 2 Закона о товарных знаках.

Решением Роспатента от 29.04.2016 поданное обществом «МАКСИ ФОН» возражение было удовлетворено, предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку признано недействительной полностью.

Роспатент, удовлетворяя возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству Российской Федерации № 267434, исходил из того, что получение статуса индивидуального предпринимателя было осуществлено ФИО1 только 14.04.2014, тогда как регистрация оспариваемого товарного знака была произведена 20.04.2004.

В связи с этим Роспатент пришел к выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствовала требованиям пункта 3 статьи 2 Закона о товарных знаках.

Не согласившись с решением Роспатента от 29.04.2016, предприниматель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Признавая недействительным решение Роспатента от 29.04.2016, суд первой инстанции исходил из того, что на момент подачи обществом «МАКСИ ФОН» возражения ФИО1 являлся индивидуальным предпринимателем.

В связи с этим суд первой инстанции пришел к выводу, что Роспатент при принятии оспариваемого решения не учел все обстоятельства, сложившиеся на дату подачи возражения.

Применяя к установленным обстоятельствам норму абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, суд отметил, что данная норма направлена в первую очередь на недопущение признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, когда знак хотя и не отвечал условиям охраноспособности на момент регистрации, но приобрел ее впоследствии.

Президиум Суда по интеллектуальным правам, изучив материалы дела, рассмотрев доводы, изложенные в кассационной жалобе и отзыве на нее, выслушав объяснения предпринимателя, представителей предпринимателя и Роспатента, проверив в порядке, предусмотренном статьями 286 и 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, правильность применения судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, изложенных в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, пришел к следующим выводам.

Пунктом 1 статьи 8 Закона о товарных знаках установлено, что заявка на регистрацию товарного знака подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности юридическим

лицом или осуществляющим предпринимательскую деятельность физическим лицом.

В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона о товарных знаках обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо. Предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия правовой охраны, если она была предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 3 статьи 2 названного Закона (подпункт 2 пункта 1 статьи 28 Закона о товарных знаках).

Судом первой инстанции установлено, что ФИО1 не являлся индивидуальным предпринимателем на дату регистрации товарного знака по свидетельству Российской Федерации № 267434.

Однако суд, приняв во внимание, что ФИО1 приобрел статус индивидуального предпринимателя 14.04.2014, а возражение было подано обществом «МАКСИ ФОН» 27.04.2015, то есть на момент подачи в Роспатент правообладатель оспариваемого товарного знака уже являлся индивидуальным предпринимателем, применил норму абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ.

Президиум Суда по интеллектуальным правам полагает, что выводы суда о применении норм права соответствует установленным им по делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам.

Подпунктом 3 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ предусмотрено, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований статьи 1478 названного Кодекса.

Норма статьи 1478 ГК РФ аналогична по своему содержанию подлежащей применению в настоящем деле норме пункта 3 статьи 2

Закона о товарных знаках, так как указанные нормы права одинаково определяют субъектов исключительного права на товарный знак – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо).

Как следует из разъяснений, содержащихся в пункте 2.3 совместного постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 № 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», при рассмотрении возражений против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров суды определяют основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на выдачу патента, заявки на товарный знак, заявки на наименование места происхождения товаров. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Следовательно, несмотря на то, что заявка о предоставлении правовой охраны спорному обозначению была подана в период действия Закона о товарных знаках, при рассмотрении поданного возражения Роспатент был обязан учитывать положения ГК РФ, действующие на момент подачи возражения.

Согласно абзацу девятому пункта 2 статьи 1512 ГК РФ положения подпунктов 1–3 данного пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения (статья 1513 ГК РФ).

Таким образом, имеется прямое законодательное регулирование, согласно которому подпункт 3 пункта 2 статьи 1512 ГК РФ (ранее – пункт 3 статьи 2 Закона о товарных знаках) применяется с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения.

С учетом этого суд правомерно применил к спорным правоотношениям норму абзаца девятого пункта 2 статьи 1512 ГК РФ, приняв во внимание, что на момент подачи возражения в Роспатент правообладатель оспариваемого товарного знака уже являлся индивидуальным предпринимателем.

В свою очередь, является обоснованным и вывод суда первой инстанции о том, что решение Роспатента от 29.04.2016 принято без учета обстоятельств, сложившихся на дату подачи обществом «МАКСИ ФОН» возражения, ввиду чего оспариваемое решение нарушает права и законные интересы предпринимателя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

В отношении довода Роспатента о злоупотреблении предпринимателем правом президиум Суда по интеллектуальным правам отмечает следующее.

Суд первой инстанции, отклоняя довод Роспатента о злоупотреблении правом со стороны предпринимателя, указал, что бездействие по регистрации своей предпринимательской деятельности само по себе не свидетельствует о злоупотреблении правом.

При этом суд принял во внимание, что правовая охрана спорному товарному знаку предоставлена с 2004 года, вместе с тем отсутствуют данные о том, что государственная регистрация товарного знака была осуществлена недобросовестно по отношению к заявителю возражения, например, с целью воспользоваться его репутацией.

Таким образом, доводы Роспатента о злоупотреблении предпринимателем правом были предметом судебного разбирательства и им дана надлежащая оценка, несогласие с которой не может служить

основанием для отмены судебного акта.

Фактически Роспатент указывает на то, что государственная регистрация товарного знака, осуществленная, вопреки пункту 3 статьи 2 Закона о товарных знаках, на лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, и последующее обладание исключительным правом на этот товарный знак являются недобросовестными, поскольку противоречат закону.

Вместе с тем пункт 4 статьи 1 ГК РФ разделяет незаконное и недобросовестное поведение. Само по себе осуществление деятельности с нарушением норм закона не свидетельствует о недобросовестности.

По результатам проверки законности обжалуемого решения президиум Суда по интеллектуальным правам считает, что оно отвечает принципу мотивированности и обоснованности, выводы, содержащиеся в решении, соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, сделаны при правильном применении норм материального и процессуального права.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в соответствии со статьей 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основанием для отмены судебного акта в любом случае, президиумом Суда по интеллектуальным правам не установлено.

В связи с изложенным обжалуемый судебный акт подлежит оставлению без изменения, а кассационная жалоба – без удовлетворения.

Роспатент в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 333.37 Налогового кодекса Российской Федерации освобожден от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в арбитражных судах.

Руководствуясь статьями 286, 287, 288, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам

ПОСТАНОВИЛ:

решение Суда по интеллектуальным правам от 17.11.2016 по делу № СИП-482/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу Федеральной службы по интеллектуальной собственности – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев.

Председательствующий Л.А. Новоселова

Члены президиума Г.Ю. Данилов В.А. Корнеев С.М. Уколов В.А. Химичев