Постановление от 14 июля 2023 г. по делу № А40-30813/2022

52/2023-188526(1)



Д Е В Я Т Ы Й А Р Б И Т Р А Ж Н Ы Й А П Е Л Л Я Ц И О Н Н Ы Й С У Д

127994, г. Москва, ГСП -4, проезд Соломенной сторожки, д. 12 адрес электронной почты: info@mail.9aac.ru адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 09АП-38823/2023
город Москва
14 июля 2023 года
Дело № А40-30813/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 10 июля 2023 года Постановление изготовлено в полном объеме 14 июля 2023 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи О.Н. Лаптевой, судей Д.В. Пирожкова, А.И. Трубицына,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, секретарем ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу ООО «НПФ СпецЭмаль»

на решение Арбитражного суда города Москвы от 24 апреля 2023 года по делу № А40-30813/2022, принятое судьей Козленковой О.В.,

по иску АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» (ОГРН <***>)

к ООО «НПФ СпецЭмаль» (ОГРН <***>) третье лицо - ООО «СПЕЦЭМАЛЬ» (ОГРН <***>) о взыскании задолженности

при участии в судебном заседании представителей:

от истца - ФИО3 по доверенности от 04.05.2023 (до и после перерыва), от ответчика - ФИО4 по доверенности от 20.01.2023 (до перерыва),

извещен, представитель не явился (после перерыва), от третьего лица - извещен, представитель не явился,

У С Т А Н О В И Л:

АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к ООО «НПФ СпецЭмаль» (далее – ответчик) о взыскании по лицензионному договору № 80974-12 от 07.11.2012 г. лицензионного вознаграждения в размере 3.593.431,54 руб. (с учетом принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уточнения иска).

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечено ООО «СПЕЦЭМАЛЬ».


Решением Арбитражного суда города Москвы от 24 апреля 2023 года исковые требования удовлетворены.

При этом суд исходил из обоснованности исковых требований.

Не согласившись с принятым решением, ответчик обратился с апелляционной жалобой, в которой просит изменить решение суда первой инстанции, принять представленный обществом контррасчет исковых требований.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на нарушение или неправильное применение норм материального и процессуального права, на неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела.

Указывает на отсутствие основания для расчета лицензионного вознаграждения по средней стоимости продукции эмаль ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН и применения пункта 3 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации; в договоре третьим лицом на переработу давальческого сырья цена по изготовлению эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН определена и составляет 16 руб./кг. с НДС, сам договор никем не оспорен и не признан недействительным; приняв доводы истца по установлению средней стоимости эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН, суд первой инстанции осуществил вмешательство в коммерческие отношения сторон в договоре, в полной мере ущемив права ответчика и нарушив статьи 412, 424 Гражданского кодекса Российской Федерации; кроме того, судом первой инстанции должным образом не установлен объем выпущенной продукции.

Истец представил отзыв на апелляционную жалобу.

В судебном заседании апелляционного суда представитель ответчика доводы апелляционной жалобы поддержал, истец против доводов жалобы возражал.

Третье лицо, надлежащим образом извещенное о времени и месте рассмотрения апелляционной жалобы (в том числе с учетом того, что жалоба подана с соблюдением установленного срока на апелляционное обжалование, стороны были извещены о начавшемся судебном процессе, апелляционным судом исполнена обязанность по размещению информации о времени и месте рассмотрения дела в Картотеке арбитражных дел в сети Интернет по веб-адресу: http://kad.arbitr.ru,), явку представителя в судебное заседание не обеспечило, дело рассмотрено в порядке статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие указанного лица.

Девятый арбитражный апелляционный суд, повторно рассмотрев дело в порядке статей 268, 269 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, исследовав имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы, оценив объяснения лиц, участвующих в деле, считает, что решение суда подлежит изменению, исходя из следующего.

Исковые требования с учетом уточнения мотивированы следующим.

Истец является правообладателем товарного знака по свидетельству РФ № 439290, дата регистрации: 16.06.2011 г., в отношении товаров и услуг следующих классов МКТУ: 01 -вещества химические для изготовления красок; 02 - краски, олифы, лаки; защитные средства, предохраняющие металлы от коррозии и древесину от разрушения; красящие вещества; 35 - реклама; 40 - обработка материала.

Между истцом (лицензиар) и ответчиком (лицензиат) заключен лицензионный договор от 07.11.2012 г. № 80974-12 (15.08.2013 РД0129214), по


условиям которого лицензиар предоставил лицензиату право использования товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН» в порядке, предусмотренном лицензионным договором, а лицензиат обязался уплачивать лицензиару обусловленное лицензионным договором вознаграждение.

Лицензионный договор был заключен на срок до 23.09.2020 г. включительно (пункт 8.1 договора).

На основании пункта 2.2 договора лицензиат имеет право применять товарный знак как на товаре и его упаковке, так и на сопроводительной документации, на документации, связанной с введение товаров в гражданский оборот, в предложениях о продаже товаров, а также в объявлениях, на вывесках и рекламе.

Согласно пункту 3.1 договора, размер лицензионного вознаграждения составляет 5 % от выручки, полученной от продажи эмали ЭП 5285 ЭПОФЕНИПЛЕН или другой продукции под товарным знаком ЭПОФЕНИПЛЕН при среднемесячной продаже до 5 тн/мес, и 6 % при среднемесячной продаже от 5 до 10 тн/мес.

В соответствии с пунктом 2.7 договора, лицензиат был обязан ежеквартально предоставлять лицензиару письменные отчеты об использовании товарного знака.

Ответчик письменные отчеты в период действия истцу не направлял, лицензионное вознаграждение не выплачивал.

Истец, обосновывая уточненные исковые требования, указал на необходимость применения к спорным правоотношениям пункта 3 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации и расчета лицензионного вознаграждения по средней стоимости продукции эмаль ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН. Настаивая на допущенном со стороны истца злоупотреблении правом, введении лицензиара в заблуждение относительного того, что ответчик не является изготовителем производителем и продавцом лакокрасочной продукции, наличии признаков аффилированности ответчика и третьего лица, просил не принимать для расчета подлежащего выплате стоимости лицензионного вознаграждения положения пункта 2.1. договора на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 г. № 12, заключенного ответчиком и третьим лицом, согласно которого цена выполнения работ составляет 16 руб., с НДС, за 1 кг. готовой продукции - лакокрасочной продукции. Ссылался, что заключение договора на переработку давальческого сырья между ответчиком и третьим лицом привело к причинению вреда имущественным интересам истца, путем занижения стоимости эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН (16 руб./кг. с НДС) и тем самым для уменьшения, подлежащего уплате лицензионного вознаграждения, а также вред причинен публичным правоотношениям, связанным с налогообложением юридических лиц налогом на прибыль. В связи с чем, размер лицензионного вознаграждения, подлежащего взысканию с ответчика, определен истцом на основании положений пункта статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги. Средняя стоимость эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН за период 4-й квартал 2018 г. по 2020 год составляет 258,93 руб./кг., в т.ч. НДС.

Сумма лицензионного вознаграждения за период с 4 квартала 2018 года (который входит в срок исковой давности) по 2020 год, рассчитанная исходя из


средней стоимости 1 кг. эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН 258,93 руб./кг. (с НДС), составляет 3.593.431.54 руб.

Претензия истца оставлена ответчиком без удовлетворения.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в Арбитражный суд города Москвы с иском по настоящему делу.

В соответствии со статьями 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Согласно пункту 1 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1233 Гражданского кодекса Российской Федерации к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII Гражданского кодекса Российской Федерации и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

По правилам пункта 5 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение.

Как установлено статьей 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в арбитражном процессе, обязано доказать наличие тех обстоятельств, на которые оно ссылается в обоснование своих требований или возражений.

Руководствуясь положениями заключенного между сторонами договора, статьями 196, 200, 309, 310, 1233, 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации, оценив представленные в материалы дела документы в их совокупности и взаимной связи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции пришел к выводу о том, что требования истца являются обоснованными, поскольку ответчиком не представлены доказательства выплаты лицензионного вознаграждения по договору. Суд счел, что срок исковой давности на предъявление иска по настоящему делу не пропущен.

Суд первой инстанции, при толковании условий лицензионного договора от 07.11.2012 г. № 80974-12 (т. 1 л.д. 20-24) на предоставление ответчику права использования товарного знака ЭПОФЕНИПЛЕН и договора на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 г. № 12 (т. 3 л.д. 85-89), заключенного между ответчиком и третьим лицом с целью изготовления продукции по лицензионному договору, пришел к выводу о наличии в действиях ответчика недобросовестного поведения и злоупотребления правом.


Руководствуясь положениями статей 1, 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, суд указал, что ответчиком допущено заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав, выразившееся в фактическом производстве и продаже как лично, так и через аффилированное третье лицо (посредством заключения договора на переработку давальческого сырья) товара и продукции под товарным знаком ЭПОФЕНИПЛЕН в объеме 242.549,85 кг., при этом не уплачивая истцу лицензионное вознаграждение за использование товарного знака ЭПОФЕНИПЛЕН. На этом основании суд счел, что размер лицензионного вознаграждения, подлежащего взысканию с ответчика, подлежит определению в соответствии с положениями пунктом 3 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть исполнение лицензионного договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда первой инстанции в части порядка определения стоимости подлежащего выплате лицензионного вознаграждения с учетом следующего.

Пунктом 5 статьи 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации по лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.

При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, не применяются.

Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.

Согласно пункту 3.1 лицензионного договора, размер лицензионного вознаграждения составляет 5 % от выручки, полученной от продажи эмали ЭП 5285 ЭПОФЕНИПЛЕН или другой продукции под товарным знаком ЭПОФЕНИПЛЕН при среднемесячной продаже до 5 тн/мес, и 6 % при среднемесячной продаже от 5 до 10 тн/мес.

Таким образом, согласно пункта 3.1 лицензионного договора, размер лицензионного вознаграждения зависит от выручки, полученной от продажи эмали ЭП 5285 ЭПОФЕНИПЛЕН или другой продукции подтоварным знаком ЭПОФЕНИПЛЕН.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 43 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» условия договора подлежат толкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 ГК РФ, другими положениями ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статьи 3, 422 ГК РФ). Условия договора подлежат толкованию таким образом, чтобы не позволить какой-либо стороне договора извлекать преимущество из ее незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). Толкование договора не должно приводить к такому пониманию условия договора, которое стороны с очевидностью не могли иметь в виду.

Как указано выше, суд первой инстанции, при толковании условий лицензионного договора от 07.11.2012 г. № 80974-12 на предоставление ответчику


права использования товарного знака ЭПОФЕНИПЛЕН и договора на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 г. № 12, заключенного между ответчиком и третьим лицом с целью изготовления продукции по лицензионному договору, пришел к выводу о наличии в действиях ответчика недобросовестного поведения и злоупотребления правом, что, по мнению истца, соответствует указанной выше правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации.

Апелляционный суд отмечает следующее.

В силу пункта 1 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке.

В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации).

При этом в соответствии с пунктом 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

По смыслу данной правовой нормы для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей). При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В этом случае выяснению подлежат действительные намерения лица.

На основании пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» положения ГК РФ, законов и иных актов, содержащих нормы гражданского права (статья 3 указанного Кодекса), подлежат истолкованию в системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, закрепленными в статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу пункта 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации,


добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное.

Как следует из абзаца второго пункта 5 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ», конституционное требование действовать добросовестно и не злоупотреблять своими правами равным образом обращено ко всем участникам гражданских правоотношений. Исходя из этого, ГК РФ называет в числе основных начал гражданского законодательства следующие: при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно (пункт 3 статьи 1 ГК РФ); никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ); не допускаются любое заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом), использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке (пункт 1 статьи 10 ГК РФ); в случае несоблюдения этих требований суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

В уточнении к исковому заявлению в качестве основания для признания ответчика допустившим злоупотребление правом и применения при расчете пункта 3 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации истец приводит следующие аргументы:

-ответчик, не предоставляя ежеквартальные отчеты об использовании товарного знака и не выплачивая с момента заключения договора лицензионное вознаграждение, допустил недобросовестное поведение и злоупотребление правом, что является нарушением указанных выше основополагающих положений гражданского законодательства;

-истец, заключая с ответчиком лицензионный договор в 2012 году, исходил из того, что ответчик является производителем и продавцом лакокрасочной продукции, при этом представленный ответчиком в ходе рассмотрения дела договор на переработку давальческого сырья № 12 от 12.01.2015 и договор поставки от 12.01.2015 г. № 12/01/15-1 заключен между аффилированными лицами;

- заключение договора на переработку давальческого сырья № 12 от 12.01.2015 г. между ответчиком и третьим лицом привело к причинению вреда имущественным интересам истца, путем занижения стоимости эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН (16 руб./кг. с НДС) и тем самым для уменьшения, подлежащего уплате лицензионного вознаграждения, а также вред причинен публичным правоотношениям, связанным с налогообложением юридических лиц налогом на прибыль.

Указанное, по мнению истца, является основанием для применения пункта 3 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации и расчета лицензионного вознаграждения по средней стоимости продукции.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с указанными доводами истца по следующим основаниям.


То обстоятельство, что ответчик не предоставлял ежеквартальные отчеты об использовании товарного знака, не может являться основанием для квалификации действий ответчика как злоупотребление правом. Указанное свидетельствует лишь о ненадлежащем исполнении последним условий договора и, в случае если это предусмотрено договором, являться основанием для привлечения ответчика к гражданско-правовой ответственности в виде штрафа (неустойки). Из материалов дела следует, что с момента заключения лицензионного договора в 2012 году и вплоть до обращения в суд с иском по настоящему делу в 2022 году истец не обращался к ответчику с требованием о предоставлении таких отчетов, то не осуществлял контроль за действиями лицензиата, что в определенной степени является предпринимательским риском самого заявителя. Невыплата вознаграждения ответчиком с момента заключения договора также не подтверждает доводы о злоупотреблении правом, поскольку в качестве правового последствия нарушения сроков выплаты вознаграждения в пункте 4.1 договора сторонами согласована ответственность в виде взыскания неустойки, но не как не расчет лицензионного вознаграждения по средней рыночной стоимости продукции.

Ссылки общества на то, что истец, заключая с ответчиком лицензионный договор в 2012 году, исходил из того, что ответчик является производителем и продавцом лакокрасочной продукции, также не могут свидетельствовать о злоупотреблении правом со стороны ответчика, поскольку действуя разумно и проявляя требующуюся по условиям гражданского оборота осмотрительность, истец при заключении гражданско-правового договора должен и мог проверить деловую репутацию этой организации, ее нахождение по заявленному адресу, способности к реальному исполнению заключенных договоров, наличие материальных и трудовых ресурсов. Несоответствие ожиданий истца о характере деятельности лицензиата не может является основанием для вывода о недобросовестности подателя апелляционной жалобы и относится апелляционным судом к рискам предпринимательской деятельности заявителя (статья 2 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Что касается довода истца о том, что договор на переработку давальческого сырья № 12 от 12.01.2015 г. и договор поставки от 12.01.2015 г. № 12/01/15-1 заключен между аффилированными лицами, то указанные обстоятельства сами по себе не являются основанием для признания недопустимым данного доказательства и осуществления расчета по средней стоимости продукции.

Суд по интеллектуальным правам в своих постановлениях неоднократно подчеркивал, что «…аффилированность может учитываться (при наличии соответствующих доводов и доказательств, их обосновывающих) как обстоятельство, влияющее на стоимость права, указанную в лицензионном договоре. Наличие аффилированности между сторонами лицензионного договора не является основанием для признания указанного договора недопустимым доказательством для определения цены права пользования товарного знака и для отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации...» (постановление Суда по интеллектуальным правам т 14.10.2020 N С01-917/2019 по делу № А3221638/2018 и другие).

Указанные выше договоры никем не оспорены и не признаны недействительным в установленном порядке.

Заключение договора между аффилированными лицами само по себе не свидетельствует о том, что соответствующие работы/услуги исполнителем не выполнялись/не оказывались, или выполнялись/оказывались исполнителем


заказчику на безвозмездной основе и несение заявителями затрат на их оплату фактически не производилось.

Напротив, в материалы дела по запросу суда представлены сведения из налогового органа и первичная документация (товарные накладные, счета- фактуры, акты), которые подтверждают факт исполнения ответчиком и третьим лицом заключенного договора и отражение реализации товаров (работ, услуг) в своей налоговой и бухгалтерской отчетности.

Указанное свидетельствует о неправомерности вывода суда первой инстанции о недопустимости применения при расчете вознаграждения договора на переработку давальческого сырья как основание для его расчета по средней рыночной стоимости продукции.

Являются также необоснованными доводы истца о том, что заключение договора на переработку давальческого сырья № 12 от 12.01.2015 г. между ответчиком и третьим лицом привело к причинению вреда имущественным интересам истца, путем занижения стоимости эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН (16 руб./кг. с НДС) и тем самым для уменьшения, подлежащего уплате лицензионного вознаграждения, а также вред причинен публичным правоотношениям, связанным с налогообложением юридических лиц налогом на прибыль.

По результатам анализа положений договора на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 г. № 12, суд первой инстанции правомерно отметил, что по своей правовой природе указанный договор является договором подряда (глава 37 Гражданского кодекса Российской Федерации), в котором ответчик является подрядчиком (переработчик), а третье лицо - заказчиком (давалец).

Правильность квалификации данного договора как договора подряда сторонами не оспаривалась.

В силу пункта 1.1. договора на переработку давальческого сырья, ответчик по заданию третьего лица обязуется выполнить работу и передать третьему лицу готовую продукцию, которую последний обязуется принять и оплатить выполненную работу (услуги переработки).

В соответствии с пунктом 1.3. договора, работы выполняются ответчиком из сырья, переданного третьим лицом.

При этом согласно пункта 1.4. право собственности на сырье и результат работ (готовая продукция) принадлежит третьему лицу.

В соответствии с пунктом 1.4 право собственности на сырье и результат работ принадлежит давальцу (ООО «СПЕЦЭМАЛЬ»).

В своих пояснениях истец настаивает, что указанная в договоре цена значительно занижена и не соответствует рыночной стоимости такой продукции за единицу товара.

Вместе с тем, в договоре определена не стоимость продукции, а стоимость работ ответчика по переработке продукции, при том что сырье и результат работ принадлежит давальцу.

Факт занижения стоимости работ по такому роду договора на переработку давальческого сырья № 12 от 12.01.2015 г., где ответчик по заданию третьего лица обязался выполнить работу и передать третьему лицу готовую продукцию, которую последний обязался принять и оплатить выполненную работу (услуги переработки), ничем не доказан. Не представлены и сведения о стоимости таких работ в среднем по рынку при схожих обстоятельствах.

Также истец не наделен правом на обращение в суд в защиту публичных правоотношений. Доказательства неуплаты налогов в материалах дела


отсутствуют. Кроме того, указанные обстоятельства не входят в предмет исследования по настоящему делу.

Суд первой инстанции и истец в отзыве на апелляционную жалобу также указывают, на то, что согласно пункта 2.2. лицензионного договора от 07.11.2012 г. № 80974-12 ответчик имел право применять товарный знак на товаре, его упаковке, сопроводительной и деловой документации, а также на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот.

Как следует из буквального толкования положений пункта 1 статьи 454 Гражданского кодекса Российской Федерации, под товаром понимается вещь, которую продавец передает в собственность покупателя за плату.

По договору на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 г. № 12 (пункт 1.4.) отсутствует переход права собственности как на давальческое сырье, так и на результат работ (готовая продукция).

По смыслу положений Гражданского кодекса Российской Федерации о купле-продаже и подряде в данном случае результат работ (готовая продукция) не является товаром ООО «НПФ Спецэмаль».

При этом, согласно пункта 3.1 лицензионного договора от 07.11.2012 г. № 80974-12 размер лицензионного вознаграждения зависит от выручки, полученной от продажи эмали ЭП 5285 ЭПОФЕНИПЛЕН или другой продукции под товарным знаком ЭПОФЕНИПЛЕН.

Таким образом, по мнению истца, используя товарный знак на готовой продукции, изготовленной на основании договора на переработку давальческого сырья от 12.01.2015 г. № 12, ответчик вышел за пределы использования товарного знака, установленные лицензионным договором от 07.11.2012 г. № 80974-12.

Суд апелляционной инстанции отклоняет указанный довод и отмечает, что истец, полагая, что ответчик вышел за пределы использования товарного знака, установленные лицензионным договором от 07.11.2012 г. № 80974-12, неправомерно используя его с целью индивидуализации результата работ (готовая продукция), тогда как по условиям договора право использование товарного знака возможно только на товаре, упаковке, документации, ведет себя непоследовательно. В рамках настоящего дела он настаивает именно на взыскании с ответчика лицензионного вознаграждения (в первой инстанции у сторон возникли разногласия по объему изготовленной продукции и по порядку расчета – по средней стоимости или по условиям договора на переработку товара). То есть вознаграждения, уплачиваемого за использование товарного знака под контролем правообладателя в рамках лицензионного договора. В частности, в свои расчеты истец включает объемы изготовленной по указанному договору на переработку давальческого сырья продукции путем умножения на среднюю стоимость. При этом в случае, если, по мнению истца, имело место, использование товарного знака способом, не предусмотренным договором, указанное является основанием для защиты права в предусмотренном статьями 1252, 1484, 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации порядке путем обращения с требованием о взыскании компенсации или убытков за незаконное использование товарного знака в отсутствие согласия правообладателя и лицензионного договора. То есть тогда истец должен был избрать иной способ защиты права.

Вместе с тем, поскольку в апелляционной жалобе ответчик обжалует решение только в части примененного судом первой инстанции порядка расчета, то есть фактически признает право на взыскание лицензионного вознаграждения в связи с реализацией им товаров (работ, услуг) в период действия договора, а также


принимая во внимание, что в первой инстанции разногласия сторон касались только объема изготовленной продукции и порядка расчета, суд апелляционной инстанции не выходит за заявленные ответчиком пределы обжалования судебного акта – в части порядка расчета размера исковых требований.

Так, в ходе рассмотрения дела судом было установлено, что ответчик осуществлял производство и реализацию эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН. Данное обстоятельство подтверждается имеющимися в материалах дела копиями паспортов качества на эмаль ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН, выданных ответчиком, копиями универсальных передаточных документов и счетов-фактур, подтверждающими факт поставки ответчиком эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН.

Согласно пункту 3.1. договора, размер лицензионного вознаграждения составляет 5 % от выручки, полученной от продажи эмали ЭП 5285 ЭГЮФЕНИПЛЕН или другой продукции под товарным знаком ЭПОФЕНИПЛЕН при среднемесячной продаже до 5 тн/мес., и 6 % при среднемесячной продаже от 5 до 10 тн/мес.

Таким образом, согласно пункта 3.1 лицензионного договора, размер лицензионного вознаграждения зависит от выручки, полученной от продажи эмали ЭП 5285 ЭПОФЕНИПЛЕН или другой продукции подтоварным знаком ЭПОФЕНИПЛЕН.

На основании указанного лицензионного соглашения был заключен договор на переработку давальческого сырья № 12 от 12.01.2015 г. между ответчиком и третьим лицом (ООО «СПЕЦЭМАЛЬ») с целью изготовления продукции по лицензионному договору.

В силу пункта 1.1 договора на переработку давальчеекого сырья, ответчик по заданию третьего лица обязался выполнить работу и передать третьему лицу готовую продукцию, которую последний обязался принять и оплатить выполненную работу (услуги переработки).

В соответствии с пунктом 2.1 договора на переработку давальческого сырья, цена выполнения работ составляет 16 руб., с НДС, за 1 кг. готовой продукции.

Согласно пункта 2.2 лицензионного договора, ответчик имел право применять товарный знак на товаре, его упаковке, сопроводительной и деловой документации, а также на документации, связанной с введением товара в гражданский оборот.

Суд первой инстанции, проанализировав положения договора на переработку давальчеекого сырья от 12.01.2015 г. № 12, пришел к выводу, что размер лицензионного вознаграждения определенный исходя из цены выполнения работ по изготовлению эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН (16 руб./кг. с НДС), является необоснованным.

Суд счел, что размер лицензионного вознаграждения, подлежащего взысканию с ответчика, подлежит определению в соответствии с положениями пункта 3 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть исполнение лицензионного договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, приняв расчеты истца по определению средней стоимости.

Суд апелляционной инстанции не может согласиться с указанными выводами суда первой инстанции по следующим основаниям.

В соответствии со статьей 412 Гражданского кодекса Российской Федерации, граждане и юридические лица свободны в заключении договора.


В силу пункта 1 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон.

На основании пункта 3 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, когда в возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

В спорном договоре цена по изготовлению эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН определена и составляем 16 руб./кг. с НДС.

Данный договор никем не оспорен и не признан недействительным.

Как указывалось выше, Суд по интеллектуальным правам в своих постановлениях неоднократно подчеркивал, что «…аффилированность может учитываться (при наличии соответствующих доводов и доказательств, их обосновывающих) как обстоятельство, влияющее на стоимость права, указанную в лицензионном договоре. Наличие аффилированности между сторонами лицензионного договора не является основанием для признания указанного договора недопустимым доказательством для определения цены права пользования товарного знака и для отказа в удовлетворении требования о взыскании компенсации...» (постановление Суда по интеллектуальным правам т 14.10.2020 N С01-917/2019 по делу № А32-21638/2018 и другие).

Заключение договора между аффилированными лицами само по себе не свидетельствует о том, что соответствующие работы/услуги исполнителем не выполнялись/не оказывались, или выполнялись/оказывались исполнителем заказчику на безвозмездной основе и несение заявителями затрат на их оплату фактически не производилось. Напротив, в материалы дела по запросу суда представлены сведения из налогового органа и первичная документация (товарные накладные, счета-фактуры, акты), которые подтверждают факт исполнения ответчиком и третьим лицом заключенного договора и отражение реализации товаров (работ, услуг) в своей налоговой и бухгалтерской отчетности.

Истец настаивает, что указанная в договоре цена значительно занижена и не соответствует рыночной стоимости такой продукции за единицу товара.

Вопреки указанным доводам, в договоре определена не стоимость продукции, а стоимость работ ответчика по переработке продукции, при том что сырье и результат работ принадлежит давальцу. Факт занижения стоимости работ по такому роду договора на переработку давальческого сырья № 12 от 12.01.2015 г., где ответчик по заданию третьего лица обязался выполнить работу и передать третьему лицу готовую продукцию, которую последний обязался принять и оплатить выполненную работу (услуги переработки), при том, что сырье предоставлено и результат работ принадлежит не ответчику, а третьему лицу, ничем не доказан.

Оснований для исключения данного договора для расчета лицензионного вознаграждения у суда первой инстанции не имелось.

Согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений. Не совершение ответчиком на соответствующей стадии процесса процессуальных действий, направленных на опровержение исковых требований, является исключительно его


риском (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2018 г. № 301-ЭС17-21397).

Ответчиком в материалы дела представлен контррасчет исковых требований, согласно которому объем выручки за период с 4 квартала 2018 года по 2020 года от реализации товаров (работ услуг) с использованием товарного знака ЭПОФЕНИПЛЕН составила 3.087.773,77 руб., а размер лицензионного вознаграждения по ставке 6 % - 185.266,42 руб.

В суде первой инстанции истец возражал против контррасчета.

Во-первых, указал, что из представленных ответчиком счетов-фактур за 4-й квартал 2018 года, 3-й квартал 2019 года и 2020 год в 61 счете-фактуре имеется ссылка на эмаль ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН.

Исходя из анализа стоимости 1 кг. эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН в счетах-фактурах за 4-й квартал 2018 г. и счете-фактуре от 30.10.2019 г. № 103001 (36 счетов-фактур) следует вывод, что эмаль ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН реализовывалась ответчиком третьему лицу по договору поставки, т.к. стоимость 1 кг. эмали значительно превышает установленную договором на переработку давальческого сырья № 12 от 12.01.2015 г. цену выполнения работ по переработке давальческого сырья (16 руб., в т.ч. НДС, за 1 кг готовой продукции).

Исходя из анализа стоимости 1 кг. эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН, указанной в 25 счетах-фактурах за 3-й квартал 2019 г. следует вывод, что в них отражены хозяйственные взаимоотношения между ответчиком и третьим лицом по изготовлению эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН на основании договора на переработку давальческого сырья № 12 от 12.01.2015 г.

В данном пункте возражений истец констатирует, какая часть продукции реализована по договору поставки, какая по договору на переработку давальческого сырья.

При этом согласно пункту 3.1. договора, размер лицензионного вознаграждения составляет 5 % от выручки, полученной от продажи эмали ЭП 5285 ЭГЮФЕНИПЛЕН или другой продукции под товарным знаком ЭПОФЕНИПЛЕН при среднемесячной продаже до 5 тн/мес., и 6 % при среднемесячной продаже от 5 до 10 тн/мес.

В рассматриваемом случае контррасчет произведен на основании первичных документов и указанной в них фактической стоимости реализованных товаров (работ, услуг) с использованием товарного знака истца, то есть в полном соответствии с условиями лицензионного договора, независимо реализация производилась ли по договору поставки или по договору переработки.

Во-вторых, ответчиком в представленном со счетами-фактурами реестром не учтено 4 позиции:

- из счета-фактуры от 03.10.2018 г. № 100301 не учтено 1.296 кг эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН;

- из счета-фактуры от 12.11.2019 г. № 111201 не учтено 3 позиции эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН общим объемом 132 кг.

Суд апелляционной инстанции проверил указанный довод и признает его обоснованным.

В-третьих, истец указал на то, что письмом от 28.11.2022 г. № 39-001/15955 истец запросил у ООО «СМУ № 1» информацию о приобретении в 2018-2020 гг. эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН. В ответ на запрос истца ООО «СМУ № 1» письмом от 14.03.2023 г. № 264/236 подтвердило факт приобретения эмали ЭП-5285


ЭПОФЕНИПЛЕН у ответчика в объеме 35 865 кг. на сумму 8.477.640 руб. (с НДС) и у третьего лица в объеме 4.875 кг. на сумму 1.262.283,75 руб. (с НДС).

В подтверждение указанного довода истцом представлено письмо от 14.03.2023 г. № 264/236, реестр закупленной эмали, УПД № 3018 от 25.11.2020 г.

Исследовав указанные документы, апелляционный суд считает, что они не могут подтверждать обоснованность доводов истца в этой части, поскольку письмо содержит лишь ссылку на договоры поставки, сами договоры не представлены, реестр составлен в произвольной форме в одностороннем порядке, не является первичным документов, а приложенная к письму УПД № 3018 от 25.11.2020 г. в графе продавец содержит следующие сведения – ООО «СПЕЦЭМАЛЬ», <...>, ИНН <***>, то есть это УПД ООО «СПЕЦЭМАЛЬ», а не ответчика по реализации продукции третьему лицу. По лицензионному договору размер вознаграждения рассчитывается от выручки, полученной именно ответчиком, а не третьим лицом. При этом реализация продукции не всегда совпадает с датой ее изготовления. В материалах дела отсутствуют сведения, что поставленная по УПД третьим лицом продукция, были переработана ответчиком и передана третьему лицу в исковой период, а не ранее 4 квартала 2018 года. Как указано судом, договоры поставки в материалы дела не представлены.

В-четвертых, истец указал, что в производстве Арбитражного суда Ярославской области находится дело № А82-15743/2022 по исковому заявлению АО «НИКИМТ-Атомстрой» к ООО «СпецЭмаль» (ИНН <***>) о взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака «ЭПОФЕНИПЛЕН».

В судебном заседании 28.02.2023 г. ООО «СпецЭмаль» (ИНН <***>) с дополнительными письменными объяснениями к материалам дела была приобщена товарная накладная (ТОРГ-12) от 21.02.2019 г. № 022101 к договору поставки от 12.01.2015 № 12/01/15-1, заключенному между ответчиком и третьим лицом (копия договора имеется в материалах дела).

Данная товарная накладная подтверждает поставку эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН в объеме 174 кг. на сумму 63.571,20 руб. (с НДС) ответчиком третьему лицу.

Суд апелляционной инстанции признает указанные доводы обоснованными.

С учетом не учтенных ответчиком объемов эмали по счетам-фактурам, размер лицензионного вознаграждения по ставке 6 % составляет 203.982,10 руб.

В суде апелляционной инстанции в порядке статьи 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации объявлялся перерыв в целях проверки судом обоснованности расчетов.

После перерыва представитель ответчика не явился.

Истец заявил устные возражения по несоответствию контррасчета периоду исковых требований, а также указал, что часть УПД в расчет не вошла.

При этом конкретных первичных документов, которые не вошли в расчет представитель не привел, письменные пояснения не представил (протокол и аудиозапись судебного заседания от 10.07.2023 г.).

По периоду контррасчет совпадает с заявленным в пределах срока давности исковым периодом – 4 квартал 2018 года – 2020 год.

В силу части 1 статьи 64 и статей 71, 168 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для


правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется статьями 67 и 68 данного Кодекса об относимости и допустимости доказательств.

Статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы. Результаты оценки доказательств суд отражает в судебном акте, содержащем мотивы принятия или отказа в принятии доказательств, представленных лицами, участвующими в деле, в обоснование своих требований и возражений.

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства и пояснения сторон в их совокупности и взаимной связи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд апелляционной инстанции приходит к выводу об отсутствии оснований для применения пункта 3 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации и расчета стоимости вознаграждения по средней рыночной стоимости продукции, поскольку в договоре третьим лицом на переработку давальческого сырья цена определена, сам договор никем не оспорен и не признан недействительным; приняв доводы истца по установлению средней стоимости эмали ЭП-5285 ЭПОФЕНИПЛЕН, суд первой инстанции осуществил вмешательство в коммерческие отношения сторон в договоре, ущемив права ответчика и нарушив статьи 412, 424 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом доводы истца о недобросовестном поведении ответчика не нашли своего подтверждения. В материалах дела отсутствуют сведения, что ответчик действовал исключительно с целю ущемить имущественные права лицензиара, напротив, из представленных налоговым органом сведений следует, что операции по реализации по договору с третьим лицом отражены ответчиком в налоговом и бухгалтерском учете. Несоответствие ожиданий истца об объеме лицензионного вознаграждения при условии, что лицензиатом использован товарный знак при исполнении договора по переработке давальческого сырья, о возможности заключения которого не предполагал лицензиар при заключении договора, не могут являться основанием для применения пункта 3 статьи 424 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Учитывая изложенное, суд апелляционной инстанции приходит к выводу несоответствии выводов суда первой инстанции обстоятельствам дела, нарушении норм материального права, в связи с чем на основании пунктов 3, 4 части 1 статьи 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение суда подлежит изменению, с ответчика в пользу истца следует взыскать лицензионное вознаграждение в размере 203.982,10 руб. В удовлетворении остальной части иска следует отказать.

Судебные расходы между сторонами распределяются в соответствии со статей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, главой 25.3 Налогового кодекса Российской Федерации.

Расходы по уплате государственной пошлины по иску подлежат распределению пропорционально удовлетворенным исковым требованиям. На ответчика относятся расходы в сумме 2.326 руб. (иск удовлетворен на 5,68 % от


суммы иска), в остальной части – 40.967 руб. (в иске отказано на 94,32 % от суммы иска) на истца. В связи с уменьшением исковых требований, истцу из федерального бюджета следует возвратить государственную пошлину по иску в размере 13.807 руб., излишне уплаченную по платежному поручению от 01.02.2022 г. № 2148.

Расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе также подлежат распределению пропорционально удовлетворенным исковым требованиям. На ответчика относятся расходы в сумме 170,40 руб. (5,68 % от суммы иска), в остальной части – 2.829,60 руб. (94,32 % от суммы иска) на истца.

Суд апелляционной инстанции производит зачет, в связи с чем с истца в пользу ответчика подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 503,60 руб. (2.829,60 руб. (взыскано с истца в пользу ответчика по апелляционной жалобе) – 2.326 руб.(взыскано с ответчика в пользу истца по иску в связи с частичным удовлетворением иска).

Руководствуясь статьями 176, 266 - 268, пунктом 2 статьи 269, пунктами 3, 4 части 1 статьи 270, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

П О С Т А Н О В И Л:

Решение Арбитражного суда города Москвы от 24 апреля 2023 года по делу № А40-30813/2022 изменить.

Взыскать с ООО «НПФ СпецЭмаль» (ОГРН <***>) в пользу АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» (ОГРН <***>) лицензионное вознаграждение в размере 203.982,10 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» (ОГРН <***>) в пользу ООО «НПФ СпецЭмаль» (ОГРН <***>) расходы по уплате государственной пошлины по апелляционной жалобе в размере 503,60 руб.

Возвратить АО «Научно-исследовательский и конструкторский институт монтажной технологии – Атомстрой» (ОГРН <***>) из федерального бюджета государственную пошлину по иску в размере 13.807 руб., излишне уплаченную по платежному поручению от 01.02.2022 № 2148.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья О.Н. Лаптева

Судьи: Д.В. Пирожков

А.И. Трубицын