Постановление от 29 июля 2024 г. по делу № А71-19479/2022

СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Пушкина, 112, г. Пермь, 614068 e-mail: 17aas.info@arbitr.ru


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

№ 17АП-8938/2023-ГК
г. Пермь
29 июля 2024 года
Дело № А71-19479/2022

Резолютивная часть постановления объявлена 25 июля 2024 года. Постановление в полном объеме изготовлено 29 июля 2024 года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего Власовой О.Г.,

судей Гладких Д.Ю., Яринского С.А.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Можеговой Е.Х.,

при участии:

от истца, ФИО1, представитель по доверенности от 17.06.2024, паспорт, диплом (до и после перерыва), ФИО2, представитель по доверенности от 15.07.2024 (после перерыва);

иные лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда

рассмотрел в судебном заседании апелляционную жалобу ответчика, индивидуального предпринимателя ФИО3

на решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 16 апреля 2024 года

по делу № А71-19479/2022

по иску индивидуального предпринимателя ФИО4 (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании задолженности по лицензионному договору, прекращении незаконного использования товарного знака, взыскании компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака

установил:

индивидуальный предприниматель ФИО4 (далее – ИП ФИО4, истец) обратился в Арбитражный суд Удмуртской Республики с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее – ИП ФИО3, ответчик) о взыскании 1 083 200 руб. долга по уплате роялти, маркетингового платежа, компенсации, об обязании прекратить незаконное использование товарного знака.

В ходе судебного разбирательства истец уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика 1 000 000 руб. компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака (ст. 49 АПК РФ).

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 15.06.2023 (резолютивная часть решения от 13.06.2023) исковые требования удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца взыскано 83 333 руб. 33 коп. компенсации, а также 3 663 руб. 98 коп. в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.

Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2023 решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 15.06.2023 года по делу № А71-19479/2022 оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 27 декабря 2023 года решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 15.06.2023 по делу № А71-19479/2022 и постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 22.08.2023 по тому же делу отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Истец заявил ходатайство об уточнении исковых требований, просит взыскать с ответчика компенсацию в связи с незаконным использованием товарного знака (знака обслуживания) № 735207 «Чебурек.Ми», принадлежащего истцу в размере 1 000 000 руб.

Решением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 16 апреля 2024 года (резолютивная часть решения от 04.04.2024) исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Не согласившись, ответчик обратился в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда первой инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

В обоснование апелляционной жалобы заявитель указывает на то, что товарный знак по свидетельству № 735207 зарегистрирован 14.11.2019, в связи с чем, на момент заключения договора лицензирования между ним и истцом договор коммерческой концессии не мог быть зарегистрирован, поскольку по договору коммерческой концессии предметом является комплекс исключительных прав, в которой в обязательном порядке входит товарный знак, который должен быть зарегистрирован на момент заключения договора.

Ответчик полагает, что пользовался товарным знаком легально и на него нельзя возложить ответственность, предусмотренную ст. 1515 ГК РФ.

Заявитель отмечает, что действие договора прекратилось в связи с истечением его срока 26.07.2022. С весны 2022 года между сторонами велись переговоры о заключении договора на новый срок, которые не принесли


результата. ИП ФИО4 отказался от продления договора лицензирования и настаивал на заключении договора коммерческой концессии, который содержал условия, значительно ухудшающие положение ИП ФИО3 чем ранее имелись. Так, только сумма роялти увеличилась более чем в 3 раза. В связи с отказом ИП ФИО3 от невыгодных условий, последним принято решение о продаже объектов. При этом по договоренности с ИП ФИО4 объекты питания должны были продолжить свою работу до продажи объектов новым собственникам и подписанию с ними новых договоров концессии до конца октября 2022 года.

По мнению ответчика, сумма компенсации в связи с незаконным использованием товарного знака является необоснованной, свидетельствует о злоупотреблении истцом правом.

Представитель истца решение суда первой инстанции считает законным и обоснованным. Против доводов апелляционной жалобы возражает по основаниям, изложенным в письменном отзыве. Просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Представитель ответчика, заявивший ходатайство об участии в судебном заседании с использованием информационной системы «Картотека арбитражных дел» (онлайн-заседания), не подключился надлежащим образом к судебному заседанию, поскольку не обеспечил со своей стороны технической возможности для участия в онлайн-заседании при наличии технической возможности со стороны Семнадцатого арбитражного апелляционного суда.

В судебном заседании объявлен перерыв до 25.07.2024.

После перерыва судебное заседание продолжено, состав суда, секретарь прежние.

Представители истца решение суда первой инстанции считают законным и обоснованным. Против доводов апелляционной жалобы возражают по основаниям, изложенным в письменном отзыве. Просят обжалуемый судебный акт оставить без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения.

Апелляционным судом жалоба рассмотрена в соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания надлежащим образом.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела, ФИО4 является правообладателем

знака обслуживания " " по свидетельству Российской Федерации № 735207, зарегистрированного 14.11.2019 с приоритетом от 24.04.2019 в отношении услуг 43-го класса "закусочные; кафе; кафетерии;


рестораны самообслуживания; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом" Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков.

Основным направлением деятельности истца является предоставление третьим лицам (лицензиатам, пользователям) права использования товарного знака на территории Российской Федерации и ряда зарубежных стран с целью открытия указанными лицами предприятий общественного питания (закусочных) под коммерческим обозначением «Чебурек.Ми» (https://cheburek.me).

26.07.2019 между ИП ФИО4 («Лицензиар») и ФИО3 («Лицензиат») заключен лицензионный договор № 18/19, в соответствии с п. 1.1 которого Лицензиар предоставляет на срок действия договора и за вознаграждение, уплачиваемое Лицензиатом, следующее неисключительное право использования (Лицензия): право использования Коммерческого обозначения Лицензиара; право использования Ноу-хау Лицензиара.

В соответствии с п. 1.1.2 договора, лицензия, передаваемая по договору, может быть использована Лицензиатом для открытия 1 чебуречной на Территории, указанной в п. 1.3 договора. Открытие дополнительных чебуречных возможно при условии подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, а также оплаты Лицензиатом платежа, предусмотренного таким дополнительным соглашением.

В соответствии с п. 1.3 договора территорией использования неисключительных прав для целей договора признается: г. Уфа.

В соответствии с п. 12.1 договора срок договора - 3 года с момента его подписания сторонами.

08.10.2019 сторонами заключено дополнительное соглашение № 1 к договору, в соответствии с п. 2 которого стороны пришли к соглашению, что Лицензиат вправе использовать лицензию для открытия дополнительных 3 (трех) чебуречных на территории г. Уфы.

30.08.2021 сторонами заключено дополнительное соглашение № 3 к договору, в соответствии с которым Лицензиат принял решение, а лицензиар не возражал, прекратить ведение предпринимательской деятельности в чебуречной, открытой по адресу: г. Уфа, <...>.

Таким образом, с 30.08.2021 Лицензиат осуществлял ведение предпринимательской деятельности в 3 чебуречных, открытых на территории г. Уфа.

Срок действия договора истек 26.07.2022.

Правообладателю стало известно о том, что в отсутствие его разрешения на использование товарного знака ответчик продолжил осуществление предпринимательской деятельности в качестве предприятий общественного питания (закусочных) по следующим адресам: <...> Октября, 19а, павильон; <...>, павильон; <...>, павильон.

В названии указанных закусочных используется обозначение «Чебурек.Ми», тождественное товарному знаку, принадлежащему истцу.

В подтверждение факта функционирования закусочных ответчика по указанным адресам представлены результаты скрытых проверок (осмотров)


чебуречных «Чебурек.Ми» методом «тайный покупатель» («Mystery Shopping»), проведенных ООО «Агентство маркетинговых исследований ЛОГОС» (ОГРН <***>, ИНН <***>) по заданию истца на основании договора на оказание услуг № 1905221 от 19.05.2022.

Согласно представленным отчетам исполнителя от 22.09.2022, чебуречные ответчика расположены по адресам: <...> Октября, 19а, павильон; <...>, павильон; <...>, павильон. Ответчиком используется идентичная франшизе истца концепция предприятий (чебуречные), при оказании услуг используется товарный знак «Чебурек.Ми», в предприятиях оказываются аналогичные услуги общественного питания (основное блюдо меню - чебуреки), концепция меню создана на основе технологических карт приготовления блюд (используются аналогичные ингредиенты и начинки), используется оформление, созданное правообладателем.

Принадлежность указанных чебуречных ответчику подтверждено, в том числе кассовыми чеками, выданными при расчетах с тайным покупателем.

27.09.2022 в адрес ответчика направлена претензия с требованием об уплате задолженности по оплате роялти и маркетинговому платежу на сумму 176 800 руб., а также задолженности за поставленный товар в размере 56 400 руб.

20.10.2022 истцом в адрес ответчика была направлена претензия с требованиями прекратить незаконное использование товарного знака, а также выплатить компенсацию за незаконное использование товарного знака в размере 1 000 000 руб.

Требования, изложенные в указанной претензии, в добровольном порядке ответчиком не выполнены, что послужило истцу основанием для обращения в Арбитражный суд Удмуртской Республики с настоящим иском.

В ходе судебного разбирательства ответчик оплатил роялти и маркетинговый платеж, установлено прекращение ответчиком незаконного использования принадлежащего истцу товарного знака, в результате чего истец уточнил исковые требования, просил взыскать с ответчика 1 000 000 руб. компенсации за незаконное использование товарного знака.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции исходил из доказанности принадлежности истцу исключительного права на заявленный товарный знак и факта нарушения этого права ответчиком путем использования сходного с товарным знаком обозначения для индивидуализации деятельности, в отношении которой зарегистрирован товарный знак истца.

При определении размера компенсации суд первой инстанции установил, что истец заявил компенсацию по правилам подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в двукратной стоимости права использования товарного знака. На основании изложенного, суд первой инстанции признал возможным взыскать компенсацию в заявленном размере – 1 000 000 руб.

Исследовав материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, оценив представленные доказательства в соответствии с положениями статьи 71 АПК РФ, суд апелляционной инстанции приходит к следующим выводам.

В соответствии с частью 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной


деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, если данным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными настоящим Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную настоящим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается названным Кодексом.

Согласно пункту 3 статьи 1484 ГК РФ никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Из названной нормы права следует, что обозначение, сходное до степени смешения или тождественное товарному знаку (статья 1477 ГК РФ), зарегистрированному в отношении определенных товаров и услуг (статья 1480 Кодекса), перечень которых изложен в свидетельстве на товарный знак (статья 1481 Кодекса), не может быть использован в отношении указанных товаров и услуг, или однородных с ним, без разрешения правообладателя (статья 1229 Кодекса).

Судом установлено, что, несмотря на истечение срока действия лицензионного договора 26.07.2022, ответчик в отсутствие разрешения истца на использование товарного знака продолжил осуществление предпринимательской деятельности в качестве предприятий общественного питания (закусочных) по адресам: <...> Октября, 19а, павильон; <...>, павильон; <...>, павильон.

В подтверждение прекращения ответчиком указанной деятельности по спорным адресам в материалы дела представлены: соглашение о расторжении договора аренды № 03/014/21 от 12.07.2021 (павильон по ул. Жукова, д. 29, г. Уфа), соглашение о расторжении договора аренды № 08/08/2019 от 08.08.2019 (павильон по ул. 50 лет Октября, д. 19а, г. Уфа), соглашение о расторжении договора аренды № 08/08/2019 от 08.08.2019 (павильон по ул. Лесотехникума, д. 92/2Б, г. Уфа.


Согласно соглашениям о расторжении договоров аренды, последним днем аренды считается 31.10.2022.

Согласно акту возврата торгового павильона, ИП ФИО3 возвратил, а ООО «Страховой брокер «Выбор» приняло торговый павильон с кадастровым номером 02:55:020705:1447, площадью 46,3 кв.м., расположенный по адресу: <...>, в соответствии с условиями договора субаренды торгового павильона от 31.12.2020.

Ответчиком осуществлен выезд по месту нахождения ранее использованных пунктов общественного питания, в ходе которых осуществлено фотографирование объектов, установлено, что на приведенных объектах знаки обслуживания «Чебурек.Ми» не используются, ИП ФИО3 деятельность по предоставлению услуг общественного питания не осуществляется.

Доказательств ведения деятельности после октября 2022 года материалы дела не содержат, в связи с чем суд первой инстанции пришел к верному выводу о том, что после прекращения договора ответчик незаконно использовал товарный знак в течение трех месяцев.

Принимая во внимание, что факт незаконного использования ИП ФИО3 обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком ИП ФИО4, подтвержден представленными в материалы дела доказательствами и лицами, участвующими в деле, по существу не оспаривается, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии оснований для взыскания с ответчика компенсации.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в абзаце втором пункта 59 постановления № 10, компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Как разъяснено в пункте 61 Постановления № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену. В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или у третьих лиц.

При определении стоимости права использования соответствующего товарного знака необходимо учитывать способ использования нарушителем объекта интеллектуальных прав, в связи с чем за основу расчета размера компенсации должна быть взята стоимость права за аналогичный способ


использования.

При этом установление размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, ниже установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика, с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и правовой позиции, изложенной в Постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П (пункт 31 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2021), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 30.06.2021).

Истец полагает, что размер компенсации, определенный на основании пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ и составляющий 1 000 000 руб. (500000руб.*2(двукратный размер стоимости права использования)), за незаконное использование товарного знака в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, является разумным и справедливым.

В обоснование указанного расчета истцом представлен договор коммерческой концессии от 24.05.2022, заключенный между ним и ИП ФИО5

Также истцом представлены платежные документы в подтверждение факта внесения паушального взноса по названному договору.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования товарного знака, императивно определена законом, доводы ответчика о несогласии с расчетом размера компенсации, заявленным истцом, как было отмечено выше, могут основываться на оспаривании заявленной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими такое несогласие.

Однако ответчик стоимость права использования спорного товарного знака по лицензионным договорам теми способами и в том объеме, который использовал ответчик, не оспорил. Какое-либо обоснование иной стоимости права использования ответчик не привел, равно как и не привел иной расчет компенсации.

Кроме того, суд апелляционной инстанции полагает необходимым отметить, что при установлении размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ, снижение размера компенсации ниже установленных законом пределов (в том числе рассчитанной двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях (с учетом нормы абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и правовой позиции, содержащейся в Постановлении от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края»).


Таким образом, поскольку ответчик не опроверг представленный истцом расчет, не ходатайствовал о снижении размера компенсации в суде первой инстанции, риск несовершения процессуальных действиях в силу положений части 2 статьи 9 АПК РФ лежит на ответчике.

При этом суд апелляционной инстанции принимает во внимание пояснения истца о том, что он осуществляет деятельность по продаже исключительных прав только по договору коммерческой концессии, основной составляющей которой является товарный знак. Использование товарного знака возможно только в составе комплекса исключительных прав при условии заключения с истцом соответствующего договора. Иное использование товарного знака, правообладателем которого является истец, не допускается. Следовательно, ставки вознаграждений, предусмотренные представленными истцом договорами коммерческой концессии, должны учитываться целиком.

В данном случае следует также учесть, что с период август-октябрь 2022 года ответчиком предпринимательская деятельность в рассматриваемых торговых точках осуществлялась полностью с использованием как товарного знака истца так и иных полученных по лицензионному договору от 26.07.2019 исключительных прав (коммерческое обозначение, ноу-хау).

Доводы заявителя о злоупотреблении правом, суд апелляционной инстанции отклоняет.

В силу пункта 1 статьи 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 этой статьи, суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ).

По смыслу приведенных норм, для признания действий какого-либо лица злоупотреблением правом судом должно быть установлено, что умысел такого лица был направлен на заведомо недобросовестное осуществление прав, единственной его целью было причинение вреда другому лицу (отсутствие иных добросовестных целей).

При этом злоупотребление правом должно носить достаточно очевидный характер, а вывод о нем не должен являться следствием предположений. В соответствии с пунктом 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются.

Ответчик не привел убедительных доказательств того, что истец, обращаясь с рассматриваемым иском, злоупотреблял своими правами.

При установленных обстоятельствах, судом первой инстанции требования истца обоснованно удовлетворены в полном объеме, полно и правильно установлены все фактические обстоятельства по делу, исходя из оценки


доказательств и доводов, приведенных лицами, участвующими в деле, правильно применены нормы материального и процессуального права, принято законное и обоснованное решение, оснований для удовлетворения апелляционной жалобы и для отмены судебного акта не имеется.

В связи с отказом в удовлетворении апелляционной жалобы расходы по уплате государственной пошлины, в соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, относятся на ее подателя.

Руководствуясь статьями 110, 176, 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Удмуртской Республики от 16 апреля 2024 года по делу № А71-19479/2022 оставить без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в Суд по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия через Арбитражный суд Удмуртской Республики.

Председательствующий О.Г. Власова

Судьи Д.Ю. Гладких С.А. Яринский