Постановление от 16 марта 2021 г. по делу № А41-2486/2020

ДЕСЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

117997, г. Москва, ул. Садовническая, д. 68/70, стр. 1, www.10aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10АП-2429/2021

Дело № А41-2486/20
16 марта 2021 года
г. Москва


Резолютивная часть постановления объявлена 11 марта 2021 года

Постановление изготовлено в полном объеме 16 марта 2021 года

Десятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Погонцев М.И.,

судей Воробьевой И.О., Марченковой Н.В.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

при участии в заседании: согласно протокола судебного заседания,

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 31461963140036) на решение Арбитражного суда Московской области от 11.11.2021г. по делу № А41-2486/20, принятое судьей Гарькушовой Г.А.

по исковому заявлению ИП ФИО2 (ИНН <***>, ОГРНИП 31461963140036) к ИП ФИО3 (ИНН <***>, ОГРНИП 318505300154470)

при участии третьего лица: ООО «Топган» (ИНН <***>, ОГРН <***>),

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее истец) обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к Индивидуальному предпринимателю ФИО3 (далее ответчик) о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав в размере 420.000 руб.

В качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, привлечено общество с ограниченной ответственностью «Топган» (правообладатель).

Решением Арбитражного суда Московской области от 11.12.2020 в удовлетворении исковых требований истцу отказано.

Не согласившись с решением суда, истец обратился в Десятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, полагая, что обжалуемый судебный акт подлежит отмене в связи с неполным выяснением обстоятельств, имеющих значение для дела, неправильным применением норм права.

Законность и обоснованность принятого судом первой инстанции судебного акта проверены арбитражным апелляционным судом в порядке статей 266, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ).

В судебном заседании истца поддержал доводы, изложенные в апелляционной жалобе, в полном объеме, просил решение суда первой инстанции отменить, исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Представители ответчика и третьего лица против доводов апелляционной жалобы возражали, просили решение суда первой инстанции оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Выслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, исследовав и оценив в совокупности все имеющиеся в материалах дела письменные доказательства, изучив доводы апелляционной жалобы, арбитражный апелляционный суд не находит оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

16.01.2017 г. между ИП ФИО2 (далее - «Истец») и ООО «ТОПГАН» (далее - «третье лицо») заключен Договор коммерческой концессии №РНД_001 (далее - «Договор»), в соответствии с условиями которого Правообладатель (ООО «Топган») обязуется предоставить Пользователю (ИП ФИО2) право использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих Правообладателю исключительных прав, поименованных в п. 1.2 Договора (далее - Комплекс исключительных прав) в пределах Территории использования на условиях, предусмотренных договором, куда входят: товарный знак (знак обслуживания) для 03 и 44 классов МКТУ, зарегистрированный в ФИПС за номером № 584802; коммерческое обозначение в виде словосочетания TOP GUN (транслитерация на русский язык ТОП ГАН, перевод на русский язык «меткий стрелок»); произведения дизайна и изобразительного искусства (приложение №2 к Договору); секреты производства (ноу-хау).

Как следует из открытых реестров Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 25.08.2017 г. за номером <***> за ФИО2 зарегистрирована исключительная концессия на срок до 16.01.2022 г. на соответствующей территории использования.

Пунктом 2.5. Договора определена территория использования: г. Ростов-на-Дону, г. Краснодар.

Пунктом 3.1.1. предусмотрено, что Правообладатель обязуется не предоставлять третьим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за Пользователем территории и воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории. В случае нарушения Правообладателем требований, предусмотренных настоящим пунктом, Правообладатель несет ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством.

В процессе мониторинга деятельности барбершопов (парикмахерских) на территории г.Ростова-на-Дону Истец обнаружил барбершоп, расположенный по адресу: <...>/2к2 (ТЦ «Горизонт»), в указанном торговом помещении осуществляется предпринимательская деятельность, связанная с оказанием парикмахерских услуг населению под обозначением «ТОР GUN», что выражалось в виде вывески с соответствующим словесным обозначением и изображением товарного знака № 584802.

В частности, путем видео и фото-фиксации обнаружены: вывеска с соответствующим словесным обозначением и изображением товарного знака № 584802.

По итогам проведенной контрольной закупки установлено, что предпринимательскую деятельность в данном помещении осуществляет ИП ФИО3 (ОГРНИП 318505300154470), что подтверждается аппаратным чеком № 0232 от 06.05.2019 г. в 21:36:22 и справкой по операциям б/н от 06.05.2019 г

Таким образом, истец считает, что Индивидуальным предпринимателем ФИО3 (далее - «Ответчик») нарушены права ИП ФИО2 на использование товарного знака № 584802, коммерческого обозначения «ТОР GUN».

По факту выявленного нарушения прав на товарный знак №584802 от истца в адрес Ответчика была направлена досудебная претензия, в которой истец просил пояснить на каком основании происходит использованием товарного знака №584802, а также требовал выплатить 2.500.000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей компенсации за нарушение использования средств индивидуализации и незамедлительно прекратить использовать средства индивидуализации, прав на которые принадлежат Истца, в том числе на товарный знак №584802.

Поскольку в претензионном порядке компенсация выплачена не была, истец полагает, что надлежащей компенсацией для взыскания в судебном порядке за нарушение исключительных прав будет сумма в размере 420.000 (четыреста двадцать тысяч) рублей.

Отказывая в удовлетворении заявленных требований, суд первой инстанции правомерно исходил из нижеследующего.

Согласно положениям пунктов 1 и 2 статьи 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау).

Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без указания территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг).

Как указано выше, ИП ФИО2 в рамках Договора было передано право использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих Правообладателю исключительных прав, поименованных в п. 1.2 Договора (далее - Комплекс исключительных прав) в пределах Территории использования на условиях, предусмотренных договором, куда входят: товарный знак (знак обслуживания) для 03 и 44 классов МКТУ, зарегистрированный в ФИПС за номером № 584802; коммерческое обозначение в виде словосочетания TOP GUN (транслитерация на русский язык ТОП ГАН, перевод на русский язык «меткий стрелок»); произведения дизайна и изобразительного искусства (приложение №2 к Договору); секреты производства (ноу-хау).

При этом, пунктом 3.1.1. предусмотрено, что Правообладатель (Истец) обязуется не предоставлять третьим лицам аналогичные комплексы исключительных прав для их использования на закрепленной за Пользователем территории и воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на этой территории. В случае нарушения Правообладателем требований, предусмотренных настоящим пунктом, Правообладатель несет ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством.

01.12.2018 Правообладатель заключил лицензионный договор с ответчиком о предоставлении права пользования товарного знака № 636306. Указанный лицензионный договор был зарегистрирован 04.04.2019.

В связи с этим, истец считает, что получив право использования в предпринимательской деятельности комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав, наделен соответствующими правами по контролю и выявлению факта использования таких же прав иными лицами и защищать свои права в пределах установленных ст.ст. 1250, 1252 ГК РФ.

Из пункта 4 статьи 1028 ГК РФ следует, что к договору коммерческой концессии применяются правила раздела VII настоящего Кодекса о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям настоящей главы и существу договора коммерческой концессии.

В статье 1235 ГК РФ содержаться положения о порядке предоставления результата интеллектуальной деятельности и способах его использования, о порядке регистрации договора и сроке его действия, а также о порядке выплаты вознаграждения.

Таким образом, истец в силу абзаца второго пункта 1 статьи 1235 ГК РФ вправе использовать результат интеллектуальной деятельности только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

В соответствии с ч.1 ст.65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Из представленных суду документов следует, что ответчик действовал на основании договора, заключённого с соответствующим правообладателем.

В соответствии с п. 6 ст. 1232 ГК РФ при несоблюдении требования о государственной регистрации перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору об отчуждении исключительного права или без договора, залога исключительного права либо предоставления другому лицу права использования такого результата или такого средства по договору переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.

В п. 37 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что договор, предусматривающий отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но в то же время вводящий ограничения (например, по срокам, территории, способам использования соответствующего результата или средства) либо устанавливающий срок действия этого договора, с учетом положений статьи 431 ГК РФ может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным полностью или в соответствующей части (статьи 168, 180 ГК РФ).

Договор об отчуждении исключительного права заключается в письменной форме. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если Гражданским кодексом Российской Федерации не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы такого договора влечет его ничтожность (пункт 2 статьи 162, пункт 2 статьи 168, пункт 2 статьи 1234, пункт 2 статьи 1235 ГК РФ).

В случаях, определенных пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ, отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а также переход исключительного права без договора подлежат государственной регистрации.

Несоблюдение требования о государственной регистрации не влечет недействительности самого договора. В силу пункта 6 статьи 1232 ГК РФ переход исключительного права, его залог или предоставление права использования считается несостоявшимся.

Анализируя положения п. 6 ст. 1232 следует сделать вывод, что переход каких-либо прав без регистрации невозможен. Это положение предназначено для того, чтобы третьи лица могли получить из данных реестров информацию о правах на результаты интеллектуальной деятельности.

В соответствии с п.п. 4.1 п. 4 Постановление Конституционного Суда РФ от 03.07.2018 N 28-П "По делу о проверке конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Суда по интеллектуальным правам" гражданско-правовое регулирование, допуская осуществление гражданами и юридическими лицами своих прав своей волей и в своем интересе, предусматривает и различные юридические механизмы, способствующие скорейшему осуществлению действий, направленных на достижение публичности и достоверности принадлежности исключительного права на товарный знак новому правообладателю. Соответственно, требование зарегистрировать переход данного права в качестве условия совершения уполномоченным органом по обращению правообладателя относящихся к его компетенции юридически значимых действий представляется оправданным.

Таким образом, заявление о наличии прав на тот или иной результат интеллектуальной деятельности не имеет правовое значение для третьих лиц, если права не были зарегистрированы. В такой ситуации третьи лица просто не могут узнать об этих правах.

Суд апелляционной инстанции отклоняет доводы апелляционной жалобы истца о том, ответчик при использовании товарного знака “TOPGUN” действовал недобросовестно и мог знать о заключении соответствующего договора с истцом по следующим основаниям.

Именно правообладатель вправе распоряжаться принадлежащими ему исключительными правами, в том числе путем заключения лицензионного договора (п. 1 ст. 1233 ГК РФ). При заключении договора пользователь, лицензиат вправе проверить наличие прав у лицензиара, правообладателя. Стороны также могут предусмотреть различные механизмы, защищающие пользователя / лицензиара. Например – заверения (ст. 431.2 ГК РФ). Таким образом, для использования товарного знака необходимо достичь соглашение с правообладателем. Наличие полномочий у правообладателя может быть гарантировано положениями о заверениях.

Ответчик следовал этим положениям. Лицензионный договор заключен с Правообладателем, права которого подтверждаются данными из открытых реестров. Напротив, истец не обладает какими-либо правами на товарный знак № 636306. В Лицензионном договоре был предусмотрен пункт о заверениях о наличии прав на товарный знак.

Между тем, указанный зарегистрированный лицензионный договор истцом не оспорен.

Обстоятельства предоставления ООО «Топган» третьим лицам прав на использование соответствующих прав был исследован при рассмотрении спора по делу № А53-33353/2017 по иску ООО «ТОПГАН» к ИП ФИО2 о признании действий индивидуального предпринимателя ФИО2 до 25.08.2017 по использованию в предпринимательской деятельности (03 и 44 классов МКТУ) комплекса принадлежащих истцу исключительных прав нарушающими права истца на использование товарного знака TOPGUN, охраняемого на территории Российской Федерации согласно свидетельству на товарный знак (знак обслуживания) № 584802; запрете использовать обозначение TOPGUN в своей предпринимательской деятельности (03 и 44 классов МКТУ); взыскании компенсации за незаконное использование товарного знака TOPGUN в размере 1000000 рублей за период с 23.08.2016 по 25.08.2017; взыскании просроченной задолженности в сумме 450000 рублей; взыскании упущенной выгоды в размере 3250000 рублей.

При рассмотрении указанного спора судом было установлено, что истец деятельность не осуществляет.

Кроме того, как установлено вступившими в законную силу судебными актами по аналогичному делу № А32-5831/2020, истец (ИП ФИО2) фактически не использовал обозначение «TOPGUN» в своей деятельности, связанной с открытием мужской парикмахерской; истцом не исполнены условия договора от 16.01.2017 N РНД_001, в связи с чем обществу был причинен ущерб конкурентному потенциалу оказания парикмахерских услуг.

При этом истец открыл собственный комплекс мужских парикмахерских под наименованием TOMMY GUN, фактически составляя конкуренцию сети правообладателя. Таким образом, истец фактически не воспользовался своим правом и не выполнил свои обязательства по договору от 16.01.2017 N РНД_001, на ведение предпринимательской деятельности в сфере парикмахерских услуг под обозначением «TOP GUN».

В отношении настоящего дела истцом также не представлено доказательств исполнения своих обязательств на территории г.Ростова-на-Дону.

Учитывая изложенные выше обстоятельства суд апелляционной инстанции соглашается с выводами суда первой инстанции о том, что истец деятельность не осуществляет и следовательно деятельность ответчика не может создавать истцу какое-либо конкурентное преимущество.

Суд апелляционной инстанции соглашает с доводами отзыва ответчика о недоказанности истцом наличия убытков в виду следующего.

В соответствии с п. 59 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.

Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.

Так же в соответствии с постановлением Конституционного суда от 24.07.2020 № 40-А, компенсация может быть взыскана только при доказанности убытков. Для взыскания компенсации необходимо доказать наличия прав на товарный знак, факт правонарушения со стороны ответчика и наличие убытков

Между тем, истец не обладает правами на товарный знак № 636306, а на товарный знак № 584802 исключительная лицензия не зарегистрирована, исходя из этого можно сделать вывод, что переход либо предоставление исключительного права не состоялось.

Истцом так же не доказан факт недобросовестных действий со стороны ответчика, поскольку права ответчика должным образом зарегистрированы на основании лицензионного договора.

ООО «Топган» заявлено о злоупотреблении истцом правом, поскольку истец деятельность не осуществляет, предоставленным ему комплексом лицензионных прав не пользуется. При этом никаких отчислений по лицензионному договору не производит, что лишает третье лицо прибыли, которую общество могло бы получать при заключении лицензионного договора с истцом. Одновременно истец предъявляет соответствующие иски к третьим лицам о взыскании с них компенсаций за нарушение прав на товарные знаки общества, ссылаясь на договор, обязательства по которому сам истец не исполняет.

ООО «Топган» полагает, что истец, предъявляя соответствующие иски о защите своих прав к добросовестным предпринимателям (партнёрам общества) фактически препятствует самому третьему лицу осуществлять какую-либо деятельность под принадлежащим ему товарным знаком на конкретной территории.

Из представленных суду документов суд первой инстанции обоснованно пришёл к выводу о том, что фактически спор имеется между истцом и третьим лицом.

Ответчик действовал добросовестно в пределах предоставленных ему третьим лицом по договору полномочий без причинения какого-либо ущерба (убытков) истцу.

Как указывает ООО «Топган» 17 февраля 2020 г. было подано заявление в Роспатент о государственной регистрации прекращения права использования по договору коммерческой концессии.

12 мая 2020 г. Роспатентом было принято решение о прекращении права использования комплекса исключительных прав по договору коммерческой концессии, что подтверждается выпиской из открытых реестров Роспатента по товарному знаку №584802 о прекращении договора коммерческой концессии.

При этом, в рамках дела № А53-33353/2017 судами было установлено, что истец самостоятельно приостановил какие-либо действия по дальнейшему исполнению договора.

Действия третьего лица были оценены судами в рамках дела №А53- 33353/2017. При этом, данные обстоятельства не являются основанием для предъявления исков лицензиатом, в том числе, с учетом нарушения положений договора самим заявителем в части отсутствия осуществления экономико- хозяйственной деятельности, а следовательно использования результатов интеллектуальной деятельности третьего лица.

Учитывая изложенные обстоятельства, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в части 2 статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и другие положения Кодекса, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отсутствии оснований для удовлетворения заявленных требований.

Доводы заявителя апелляционной жалобы фактически сводятся к повторению утверждений, исследованных и правомерно отклоненных арбитражным судом первой инстанции, и не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены обжалуемого судебного акта, поскольку не свидетельствуют о нарушении судом первой инстанции норм материального и процессуального права, а лишь указывают на несогласие заявителя апелляционной жалобы с оценкой судом доказательств.

Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ основанием для отмены принятого судебного акта, арбитражным апелляционным судом не установлено.

Апелляционная жалоба заявителя удовлетворению не подлежит.

Руководствуясь статьями 266, 268, пунктом 1 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Московской области от 11.11.2020 года по делу №А41-2486/20 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Московского округа через арбитражный суд первой инстанции в двухмесячный срок со дня его изготовления в полном объеме.

Председательствующий cудья

М.И. Погонцев

Судьи

И.О. Воробьева


Н.В. Марченкова