Постановление от 14 июня 2022 г. по делу № А09-11162/2020

ДВАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

Староникитская ул., 1, г. Тула, 300041, тел.: (4872)70-24-24, факс (4872)36-20-09

e-mail: info@20aas.arbitr.ru, сайт: http://20aas.arbitr.ru



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А09-11162/2020
г. Тула
14 июня 2022 года
20АП-2846/2022, 20АП-2934/2022



Резолютивная часть постановления объявлена 08 июня 2022 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 14 июня 2022 года.


Двадцатый арбитражный апелляционный суд в составе председательствующего Мосиной Е.В., судей Волковой Ю.А., Афанасьевой Е.И.,

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

при участии в судебном заседании:

от общества с ограниченной ответственностью «Дипром» - ФИО2 (паспорт, доверенность № 10 от 10.01.2022), ФИО3 (паспорт, доверенность № 10 от 10.01.2022),

от общества с ограниченной ответственностью «Брянский завод поглощающих аппаратов» - ФИО4 (паспорт, доверенность от 20.04.2021), ФИО5 (паспорт, протокол № 5/2020 от 05.03.2020),

рассмотрев в судебном заседании апелляционные жалобы общества с ограниченной ответственностью «Дипром» и общества с ограниченной ответственностью «Брянский завод поглощающих аппаратов»

на решение Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022

по делу № А09-11162/2020,

принятое по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Дипром» к обществу с ограниченной ответственностью «Брянский завод поглощающих аппаратов» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 98 764 885,84 руб.,

и по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Брянский завод поглощающих аппаратов» к обществу с ограниченной ответственностью «Дипром» о признании права преждепользования и взыскании 46 343 028,48 руб.

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Дипром» (далее – ООО «Дипром», лицензиар) обратилось в Арбитражный суд Брянской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Брянский завод поглощающих аппаратов» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 98 764 885 руб. 84 коп. (с учетом принятых судом уточнений, т.8, л.д.8-9, 137-138 ), в том числе:

- вознаграждение лицензиара, исходя из фактического выпуска поглощающих аппаратов ПМКП-110, в размере 13 815 803,66 руб.; пени по договору №26 от 02.06.2017 в размере 9 123 229,01 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 16.01.2018 по 31.12.2020; проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 260 229,18 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 01.01.2021 по 02.06.2021;

- вознаграждение лицензиара, исходя из расчётного выпуска поглощающих аппаратов ПМКП-110, в размере 15 522 453,38 руб.; пени по договору №26 от 02.06.2017 в размере 8 013 447,85 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 15.02.2018 по 31.12.2020;

- вознаграждение лицензиара, исходя из перерасчёта стоимости вознаграждения ООО «Дипром» в размере 31 425 744,38 руб.; пени в размере 20 012 055,11 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 20.12.2017 по 31.12.2020; проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 591 923,27 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 01.01.2021 по 02.06.2021;

Кроме того, истец просил взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму долга с 03.06.2021 по день фактического исполнения обязательств.

Общество с ограниченной ответственностью «Брянский завод поглощающих аппаратов» (далее - ООО «БЗПА», лицензиат) обратилось в Арбитражный суд Брянской области со встречными исковыми требованиями к ООО «Дипром» (т.2, л.д. 113-117), принятыми арбитражным судом определением от 25.12.2020 к производству по делу №А09-11162/2020 для рассмотрения совместно с первоначальным иском, с учетом принятого судом окончательного уточнения (т.11, л.д.1-10, т.12, л.д.47-48):

- о признании за ООО «БЗПА» право преждепользования на безвозмездное использование изобретения фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого поглощающего аппарата с формулой изобретения, защищенной патентом №2595159, в объеме, не превышающем изготовление и реализацию 1477 штук поглощающих аппаратов в месяц в период действия патента №25955159 до даты признания его недействительным;

- взыскания с ООО «Дипром» 38 055 264 руб. 51 коп., в том числе 32 990 379 руб. 81 коп. неосновательного обогащения, 5 064 884 руб. 70 руб. процентов.

Решением Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022 исковые требования ООО «Дипром» удовлетворены частично. С ООО «Брянский завод поглощающих аппаратов» в пользу ООО «Дипром» взыскано 23 199 261 руб. 85 коп., в том числе 13 815 803 руб. 66 коп. вознаграждения лицензиара, 9 123 229 руб. 01 коп. неустойки, 260 229 руб. 18 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, подлежащие начислению на сумму долга в размере 13 815 803 руб. 66 коп., начиная с 03.06.2021 по день фактической уплаты указанной суммы, и 46 979 руб. в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины. В остальной части иска отказано. Встречный иск ООО «Брянский завод поглощающих аппаратов» оставлен без удовлетворения.

Не согласившись с решением Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022, конкурсный управляющий ООО «Дипром» и ООО «Брянский завод поглощающих аппаратов» обратились в Двадцатый арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами.

ООО «Дипром» в обоснование доводов апелляционной жалобы указывает на то, что в связи с допущенным нарушением условий лицензионного договора и примененную сторонами в добровольном порядке базовую ставку ко всему отчету за октябрь 2019 суд области неправомерно применил к одному и тому же отчетному периоду разные ставки расчета роялти. Полагает, что суд первой инстанции неправомерно применил к правоотношениям сторон пункт 1 статьи 408 ГК РФ. Считает, что суд области не применил к правоотношениям сторон статьи 421, 424, 431 ГК РФ и самостоятельно изменил согласованный сторонами порядок расчета роялти по лицензионному договору №26 от 02.06.2017.

В обоснование доводов апелляционной жалобы ООО «Брянский завод поглощающих аппаратов» указывает на то, что представленные в материалы дела доказательства подтверждают факт использования преждепользователем решения, тождественного решению, запатентованному патентом № 2595159, так как все выпускаемые ООО «БЗПА» поглощающие аппараты ПМКП-110 содержали в себе признаки запатентованного технического решения. Считает, что суд первой инстанции нарушил нормы гражданского законодательства, отказав ООО «БЗПА» в признании права преждепользования из-за поведения стороны, что, по мнению ООО «Брянский завод поглощающих аппаратов», противоречит части 2 статьи 9 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и части 2 статьи 10 ГК РФ. Полагает, что применение части 2 статьи 10 ГК РФ возможно в случае установления фактов злоупотребления правом и только в форме отказа в защите нарушенного права, а не в форме отказа в признании соответствующего права. Считает, что заключение с ООО «Дипром» лицензионного договора не означает, что ООО «БЗПА» тем самым отказалось от реализации своего права преждепользования, так как нигде в договоре не оговаривалось, что уплата роялти осуществляется от абсолютно всего выпуска продукции.

ООО «Дипром» и ООО «Брянский завод поглощающих аппаратов» представили отзывы на апелляционные жалобы.

Представители ООО «Дипром» в судебном заседании настаивали на доводах апелляционной жалобы в полном объеме, просили отменить решение суда в части отказа в удовлетворении исковых требований и принять в указанной части новый судебный акт.

Представители ООО «Брянский завод поглощающих аппаратов» на доводах жалобы настаивали, просили решение суда отменить и принять новый судебный акт, которым отказать ООО «Дипром» в удовлетворении исковых требований в полном объеме и удовлетворить встречное исковое заявление в части признания права преждепользования.

Изучив и исследовав материалы дела, обсудив доводы апелляционных жалоб, в порядке и пределах, установленных статьей 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), арбитражный суд апелляционной инстанции приходит к выводу, что апелляционные жалобы удовлетворению не подлежат по следующим основаниям.

Как установлено судом и следует из материалов дела, 27.03.1999 авторы изобретения ФИО6 и ФИО7 получили патент Российской Федерации №2128301, с датой приоритета 02.06.1998, на фрикционный амортизатор с формулой изобретения, указанной в описании как «Поглощающий аппарат состоит из корпуса, в котором размещены нажимной клин, фрикционные клинья. Фрикционные клинья расположены в контакте с опорной плитой, опирающейся на упругий полимерный массив, состоящий из нескольких последовательно расположенных самоустанавливающихся упругих блоков. Упругие блоки разделены между собой центрирующими чашеобразными металлическими пластинами, скользящими по выполненным в корпусе продольным центрирующим ребрам.» (т.2, л.д.139-145). Из описания изобретения следует, что изобретение повышает эффективность работы амортизатора и касается фрикционных поглощающих аппаратов железнодорожных транспортных средств».

С целью введения в гражданский оборот поглощающих аппаратов в 1998 г. коллективом (ФИО6, ФИО7 и др.) ООО «Научно- производственное предприятие Дипром» (далее – ООО «НПП Дипром») в 2004 году разработана конструкторская документация – уникальный номер ПМКП-110.00.00.000 «Аппарат поглощающий ПМКП-110» ТУ 3183.002.02068031-2004 (введены впервые) (т.3, л.д.13-192), в которой использовано указанное выше изобретение.

Одновременно в 2005 году ФИО6 и ФИО7 по договору о продаже/покупке исключительной лицензии ООО «НПП Дипром» передана лицензия на использование изобретения по патенту № 2128301 (касающегося фрикционного амортизатора поглощающего аппарата автосцепки) с правом изготовления, применения, ввоза, предложения к продаже, продажу продукта по лицензии: поглощающий аппарат автосцепки ПМКП-110, предоставление третьим лицам неисключительных лицензий на использование изобретений, охраняемых патентом (т.3, л.д.146-151). Переход исключительного права зарегистрирован в Роспатенте.

Конструкторская документация, держателем подлинника которой являлось ООО «НПП Дипром», после проведения необходимых эксплуатационных испытаний аппарата, согласована с АО «РЖД» и, контролирующим соблюдение государственных стандартов на железнодорожном транспорте органом, ФГУП «ВНИИЖТ» (т.3, л.д.13) для целей последующего серийного производства.

Конструкторская документация уникальный номер ПМКП-110.00.00.000 «Аппарат поглощающий ПМКП-110» ТУ 3183.002.02068031-2004 (введены впервые) никогда не находилась в открытом доступе и передавалась по лицензионным договорам предприятиям на условиях конфиденциальности.

Так, между ООО «НПП Дипром» и ООО «Брянский завод поглощающих аппаратов», зарегистрированным 04.08.2008 в Едином государственном реестре юридических лиц, 19.08.2008 заключен договор № 0416 о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения по патенту РФ № 2128301 в целях изготовления, применения и иного введения в хозяйственный оборот изготовленного на основе изобретения фрикционного поглощающего аппарата автосцепки ПМКП-110 (т.2, л.д.122-138) (зарегистрирован в Роспатенте).

В соответствии с условиями договора №0416 (пункт 3.1) ООО «БЗПА» предоставлено право на изготовление, применение и иное введение в оборот продукции по лицензии- фрикционный поглощающий аппарат автосцепки ПМКП-110 (п.2.5 договора). Срок действия договора с учетом дополнительного соглашения №7 от 01.12.2017 – до 02.06.2017.

Вся техническая документация, необходимая и достаточная для производства продукции по лицензии, включая комплект чертежей поглощающего аппарата ПМКП-110, и технические условия на условиях сохранения конфиденциальности (пункты 4.1, 4.4., 10.1, 10.2, 10.3) технический документации передана по акту приема-передачи от 23.03.2009 ООО «НПП Дипром» ответчику по основному иску (т.2, л.д.152).

01.06.2010 между ООО «НПП Дипром» и ООО «БЗПА» заключен договор №430 на создание научно-технической продукции, в соответствии с условием пункта 1.1 которого исполнитель (ООО «НПП Дипром») принимает на себя обязанность по поручению заказчика п оказанию услуг абонентского обслуживания конструкторской документации ПМКП-110.00.00.000 на аппарат поглощающий ПМКП-110 ТУ 3183.002.02068031-2004. По условиям данного договора (п.6.1) исполнитель сохраняет за собой право собственности на созданную научно-техническую продукцию. Срок действия договора с учетом дополнительных соглашений от 23.12.2010, 12.12.2011, 07.11.2012, 25.11.2013, 30.11.2015, 16.11.2016 сторонами согласован по 02.06.2017.

В 2016 году ФИО7 и Париж Ю.Б. был получен патент Российской Федерации № 2595159 (т.1, л.д.38, т.9, л.д.73-80) с названием изобретения и областью применения (поле 54) «Фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспорта и корпус такого аппарата», формулой изобретения (поле 57): «Изобретение относится к фрикционным поглощающим аппаратам железнодорожного транспорта, а именно корпусам таких аппаратов. В боковой стенке корпуса выполнены приемные окна для приема отогнутого конца соответствующей неподвижной фрикционной пластины. На боковой стенке корпуса отформованы опорные полки для опирания неподвижных пластин в продольном направлении корпуса. Корпус снабжен, по меньшей мере, одним ограничительным упором для ограничения смещения соответствующей неподвижной пластины в поперечном направлении корпуса от приемного окна отогнутого конца этой пластины. Достигается исключение смещения неподвижных фрикционных пластин как в продольном, так и в поперечном направлении корпуса, предотвращение заклинивания аппарата и устранение влияния технологических допусков на возможность заклинивания аппарата». В описании изобретения приведены чертежи изобретения – фрагменты корпуса поглощающего аппарата с иллюстрацией опирания неподвижной пластины на опорную полку (т.9, л.д. 73, 75, 76), являющейся конструктивным элементом аппарата ПМКП-110. Датой приоритета патента является 27.01.2015г.

23.12.2016 ФИО7 и Париж Ю.Б. по договору № 02/122016 передали исключительную лицензию на использование изобретения, охраняемым патентом №2595159 обществу с ограниченной ответственностью «Дипром» для реализации права изготовления, применения, ввоза продажу и иного введения в хозяйственный оборот продукции по лицензии: фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспорта и корпус такого аппарата, изготовленный с использованием изобретения по патенту; предоставления права третьим лицам неисключительной лицензий на использование изобретения (т.1, л.д.51-57).

Впоследствии обязательства сторон по договору №0416 от 19.08.2008 о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения по патенту РФ №2128301 прекращены по истечению срока его действия договора, в связи с чем, 02.06.2017 по акту приема-передачи (т.6, л.д.29) ответчиком по основному иску комплект чертежей на аппарат ПМКП0110.00.00.000, руководство по эксплуатации, технические условия, дополнительные технические требования на корпус аппарата, технологические инструкции и ведомости возвращены ООО «НПП Дипром».

В свою очередь 30.05.2017 между ООО «НПП Дипром» (продавец) и ООО «Дипром» (покупатель) заключен договор №438-КД купли-продажи конструкторской документации ПМКП-110.0.00.000 на аппарат поглощающий ПМКП-110 ТУ 3183.002.02068031-2004, в соответствии с условиями которого (пункты 3.2, 3.3) с момента к ООО «Дипром» переходит право собственности на документацию с момента ее передачи.

Передача конструкторской документации произведена покупателю ООО «Дипром» по акту от 02.06.2017г. (т.12, л.д.107-110).

02.06.2017 между ООО «Дипром» (лицензиар) и ООО «БЗПА» (лицензиат) был заключен лицензионный договор № 26 о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения по патенту № 2595159 (далее по тексту – лицензионный договор, договора №26) (т.1, л.д.29-49).

Одновременно между ООО «Дипром» и «БЗПА» 02.06.2017 заключен договор №4, в соответствии с которым ООО «Дипром» (исполнитель) по заданию заказчика (ООО «БЗПА») приняло на себя обязательство оказывать услуги по абонентскому обслуживанию конструкторской документации ПМКП 0 110.00.00.000 на аппарат поглощающий ПМКП0110 ТУ 3183.002.02.068031-2004 (т.3, л.д.193-198).

Право пользования изобретением (договор №26) зарегистрировано в Роспатенте.

В соответствии с пунктом 3.1 лицензионного договора лицензиар предоставляет Лицензиату за вознаграждение, уплачиваемое лицензиатом, неисключительную лицензию на использование изобретения, охраняемого патентом.

При этом Лицензиату предоставляется право:

- на изготовление, применение и иное введение в хозяйственный оборот продукции по лицензии.

Продукцией по лицензии является: фрикционный поглощающий аппарат ПМКП-110 для железнодорожного транспортного средства, изготовленный с использованием изобретения по патенту №2595159 (п.2.5 договора).

В соответствии с пунктами 3.2., 4.1 договора Лицензиар передает Лицензиату необходимую и достаточную для использования изобретения, всю техническую документацию, необходимую и достаточную для производства продукции по лицензии, включающую комплект чертежей поглощающего аппарата ПМКП-110 и технические условия на поглощающий аппарат ПМКП-110, осуществляет оказание технической и другой помощи.

Такая документация передана ООО «БЗПА» по акту приема - передачи от 02.06.2017 (т.1, л.д.50).

Лицензиат принял (пункт 10.1 договора) на себя обязательства по сохранению сведений технической и технологической документации, относящейся к производству продукции по лицензии.

Положение пункта 8.1 лицензионного договора предусматривает уплату лицензиатом лицензиару вознаграждение (роялти) за предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, техническую и другую информацию, а также авторское сопровождение производства.

Понятие и ставки «роялти» сторонами согласованы дополнительным соглашением №1 от 01.10.2017 к лицензионному договору (т.1, л.д.39).

«Роялти» является текущими отчислениями лицензиару за предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, техническую документацию, другую информацию, а также авторское сопровождение производства аппаратов, исчисленной от продажной цены продукции по лицензии (пункт 1.6 договора №26 в редакции дополнительного соглашения №1 от 01.10.2017).

В соответствии с пунктом 8.1 лицензионного договора в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.10.2017 за предоставление прав, предусмотренных настоящим договором, техническую документацию и другую информацию, а также авторское сопровождение производства, Лицензиат уплачивает Лицензиару вознаграждение:

а) первоначальный платеж по данному договору не предусмотрен;

б) текущие отчисления (роялти) уплачиваются Лицензиару в размере базовой ставки 5% от продажной цены реализованной продукции по лицензии. Датой реализации считается дата отгрузки готовой продукции потребителю;

в) льготная ставка роялти устанавливается в размере 4% без учета НДС от продажной цены продукции по лицензии. Датой реализации считается дата отгрузки готовой продукции потребителю.

г) по соглашению сторон на определенный период может быть установлена фиксированная ставка роялти.

д) фиксированная/льготная ставка роялти применяется в течение отчетного периода с первого числа месяца при условии отсутствия просроченной задолженности и своевременного предоставления отчетности в соответствии с требованиями пунктов 8.2 и 9.1 лицензионного договора. В случае наличия просроченной задолженности или несвоевременного предоставления отчетности в соответствии с требованиями пунктов 8.2 и 9.1 лицензионного договора текущие отчисления (роялти) исчисляются и уплачиваются Лицензиару по базовой ставке.

е) порядок выплат текущих отчислений (роялти):

Лицензиар на основании предоставленной Лицензиатом отчетности, в порядке, предусмотренном пунктом 9.1 договора (в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом, предоставляет по объему производства и реализации на основании бухгалтерских данных), выставляет счет на оплату.

В соответствии с пунктом 8.2 договора текущие отчисления (роялти) производятся Лицензиатом в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, со дня выставления счета Лицензиаром.

После выполнения Лицензиатом пунктом 8.2 Лицензиар в течение 3-х банковских дней направляет Лицензиату Акт по Лицензионному Договору с указанием суммы к перечислению с учетом действующей ставки роялти. С 16-го банковского дня с даты выставленного счета на оплату по действующей ставке, не оплаченная сумма платежа считается просроченной задолженностью.

В случае задержки платежей, предусмотренных п.8 настоящего договора, лицензиат уплачивает лицензиару пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки платежа (пункт 8.5 договора №26 в ред. Дополнительного соглашения №1 от 01.10.2017).

В соответствии с дополнительными соглашениями № 2 от 01.11.2017, № 3 от 10.05.2018, № 4 от 10.10.2018 к лицензионному договору на период с 01.11.2017 по 31.12.2019 была установлена фиксированная ставка роялти в размере 800 руб. за единицу выпущенной и реализованной продукции по лицензии.

Дополнительным соглашением № 5 от 21.11.2019 к лицензионному договору на период с 01.01.2020 по 30.06.2020 была установлена фиксированная ставка роялти в размере 400 руб. за единицу выпущенной и реализованной продукции по лицензии.

Лицензионный договор вступает в силу с 02.06.2017 со сроком действия до 31.12.2020 (пункт 15.1 лицензионного договора).

С 01.01.2021 договорные отношения между ООО «Дипром» и ООО «БЗПА» прекращены в связи с истечением срока действия договора, о чем истец по первоначальному иску уведомил ответчика (исх.288 от 20.22.2020, л.д.79, т.10).

ООО «БЗПА» в период с 02.06.2017 по 30.06.2020 направлялись лицензиару отчеты, согласно которым отражена реализация продукции по лицензии в количестве 81 300 поглощающих аппаратов ПМКП-110. За указанный период ООО «БЗПА» перечислило в адрес ООО «Дипром» роялти в общей сумме 67 867 272,72 руб.

Истец по первоначальном иску, полагая, что лицензиат не отразил в отчетах действительный объем произведенных и реализованных аппаратом ПМКП-110, обратился в суд с требованием о взыскании:

- вознаграждения в размере 13 815 803,66 руб., исходя из скрытого от лицензиара объема аппаратов, произведенных и реализованных по данным аудитора, а также соответствующей неустойки (за период действия договора) и процентов (после окончания действия договора);

- вознаграждения в сумме 15 522 453,38 руб., исчисленного от расчетного количества выпуска аппаратов ПМКП-110, определенного исходя из объема приобретенных ООО «БЗПА» металлокерамических элементов, используемых в конструкции аппарата, с соответствующей неустойкой;

Помимо этого, истец по основному иску полагает подлежащим взысканию с ООО «БЗПА» 31 425 744,38 руб. перерасчета роялти, исчисленного как разница между вознаграждением, уплаченным в отношении поглощающих аппаратов, отраженных в отчетах ООО «БЗПА» за период с сентября 2017 по июнь 2020 года, с применением льготной ставки (4 процента от продажной цены), и вознаграждением, определенным по отчетам ООО «БЗПА» исходя из базовой ставки роялти (5% от продажной цены), с соответствующими неустойкой и процентами. Истец полагает, что из-за допущенных нарушений условий договора в виде наличия просроченной задолженности (в отношении скрытых от лицензиара выпуска аппаратов), не подлежит применению льготная ставка роялти в период действия всего договора.

Представитель ответчика не согласился с требованиями ООО «Дипром».

ООО «БЗПА» ссылаясь на то обстоятельство, что им, начиная с 2010 года, добросовестно, в соответствии с чертежами и конструкторской документации на аппарат поглощающий ПМКП-110, переданных от ООО «НПП Дипром», производился аппарат поглощающий ПМКП-110, в составе которого содержалось тождественное техническое решение, позднее запатентованное Париж Ю.Б. и ФИО7 патентом РФ №2595159, в связи с чем после 27.01.2015 (дата приоритета по патенту РФ №2595159) у производителя имелось право самостоятельно, бесплатно и без отчислений правообладателю осуществлять выпуск и реализацию аппаратов поглощающих в объеме не более 1477 шт. в месяц на праве преждепользования.

Встречные исковые требования ООО «БЗПА» к ООО «Дипром» заявлены о признании за ним права преждепользования на безвозмездное использование изобретения на фрикционный поглощающий аппарат для железнодорожного транспортного средства и корпус такого поглощающего аппарата с формулой изобретения, защищенной патентом №2595159, в объеме, не превышающем изготовление и реализацию 1477 штук поглощающих аппаратов в месяц в период действия патента №25955159 до даты признания его недействительным.

Помимо этого, ООО «БЗПА» заявлено требование о взыскании с ООО «Дипром» 32 990 379 руб. 81 коп. неосновательного обогащения, определенного исходя из излишне уплаченных роялти в период июнь 2017- июнь 2020 за объем аппаратов в количестве 1477 штук в месяц.

Суд области, изучив материалы дела, заслушав пояснения представителей сторон по первоначальному и встречному искам, пришел к выводу о том, что первоначальные исковые требования подлежащими частичному удовлетворению, а встречные требования ООО «БЗПА» не подлежащими удовлетворению, исходя из следующего.

В силу части 1 статьи 4 АПК РФ заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном настоящим Кодексом.

В соответствии со статьей 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) полезные модели отнесены к результатам интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана.

Согласно статье 1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие).

В силу пункта 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности, если этим кодексом не предусмотрено иное.

В соответствии со статьей 1250 ГК РФ интеллектуальные права защищаются способами, предусмотренными Кодексом, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения этого права.

Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования: о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; об изъятии материального носителя - к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю; о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя - к нарушителю исключительного права.

Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец признается и охраняется при условии государственной регистрации соответствующих изобретения, полезной модели или промышленного образца, на основании которой федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности выдает патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец (статья 1353 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

Охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (пункт 2 статьи 1375 и пункт 2 статьи 1376 ГК РФ).

Статьей 1358 ГК РФ предусмотрено, что изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения в отношении соответствующего продукта или способа действий, предусмотренных пунктом 2 данной статьи.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности, ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец;

Полезная модель признается использованной в продукте, если продукт содержит каждый признак полезной модели, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы полезной модели.

При установлении использования изобретения или полезной модели толкование формулы изобретения или полезной модели осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 ГК РФ.

В соответствии со статьей 1361 ГК РФ лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца (статьи 1381 и 1382) добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от автора тождественное решение или решение, отличающееся от изобретения только эквивалентными признаками (пункт 3 статьи 1358), либо сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Из содержания пункта 2 статьи 1361 ГК РФ следует, что для оценки объема права преждепользования необходимо принимать во внимание не только фактическое использование объекта исключительных прав, но и сделанные к этому приготовления.

Таким образом, с учетом условий возникновения права преждепользования, указанных в статье 1361 ГК РФ, при разрешении вопроса о наличии или отсутствии права преждепользования у ООО «БЗПА», подлежат установлению следующие обстоятельства:

- тождественность решения, формуле изобретения, запатентованной позднее в соответствии с патентом РФ № 25955159, в поглощающих аппаратах, произведенных истцом до 27.01.2015;

- независимость создания тождественного решения;

- фактическое использование ответчиком при производстве и последующем введении в гражданский оборот решения изделия с формулой изобретения, тождественного запатентованному решению до даты приоритета промышленного образца, принадлежащего патентообладателю;

- добросовестность использования решения;

- объем преждепользования.

Право преждепользования возникает только при одновременном соблюдении всех указанных выше обстоятельств.

Как разъяснено в пунктах 126 - 128 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», право преждепользования возникает не в силу решения суда, а при наличии указанных в пункте 1 статьи 1361 ГК РФ условий, поэтому факт преждепользования может служить основанием для возражения ответчика по иску о нарушении исключительного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также служить основанием для обращения в суд с самостоятельным исковым требованием (в том числе встречным) о признании (установлении) права преждепользования. Для целей установления наличия или отсутствия права преждепользования использование полезной модели устанавливается исходя из абзаца четвертого пункта 3 статьи 1358 ГК РФ. При этом под необходимым приготовлением понимается установленное обстоятельствами дела намерение использовать на конкретном предприятии имеющееся тождественное охраняемому патентом объекту решение в технологической стадии, определяющей порядок ее осуществления, которую можно объективно успешно реализовать. Научные и иные исследования, не связанные с непосредственным внедрением в производство технологии изготовления продукта (изделия) или применения способа, не составляют необходимого приготовления к использованию тождественного решения.

Из материалов дела судом установлено, что аппарат поглощающий ПМКП-110 ТУ 3183.002.02068031-2004 разработан для целей введения в гражданский оборот в 2004г. в соответствии с конструкторской документацией (чертежами, техническими условиями и т.д.), созданной коллективом (ФИО7, ФИО6 и др.) ООО «НПП Дипром».

Указанная конструкторская документация содержала в себе конструктивные элементы, формулы изобретения, которые защищены патентом РФ как в 1998 г. (патент РФ №2128301), так и впоследствии – патентом РФ 2595159. При этом указанная конструкторская документация не была доступна третьим лицам и передавалась по лицензионным договорам на условиях конфиденциальности.

ООО «БЗПА», зарегистрированное в качестве юридического лица 04.08.2008, уже 19.08.2008 получило право на изготовление, применение и иное введение в гражданский оборот аппарата поглощающего ПМКП-110 ТУ 3183.002.02068031-2004 на основании заключенного с ООО «НПП Дипром» договора №0416 о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения по патенту №2128301, переданной по договору конструкторской документации ПМКП – 110.00.00.000 на аппарат поглощающий ПМКП-110 ТУ 3183.002.02068031-2004, содержащей в себе техническое решение, позднее защищенное патентом РФ №2595159.

Конструктивные решения, использованные в конструкторской документации ПМКП – 110.00.00.000 на аппарат поглощающий ПМКП-110 ТУ 3183.002.02068031-2004, изменялись, уточнялись и дополнялись ООО «НПП Дипром» (т.10, л.д.77-78), в том числе новым изобретением, защищенным патентом РФ 2 578 705 (т.10, л.д.80) (правообладатели ФИО7, Париж Ю.Б.).

ООО «БЗПА» никогда не разрабатывало и не имело собственную конструкторскую документацию на аппарат поглощающий ПМКП-110, чертежи, технологическую конструкцию, технические условия, а также не создавало и не вело приготовления к изготовлению, изобретения, тождественного (эквивалентного) изобретению, защищенным патентом РФ №2595159.

Введение в гражданский оборот продукции по лицензии (аппарат поглощающий) осуществлялось ООО «БЗПА» по лицензионному договору №0416 от 19.08.2008, заключенному с ООО «НПП Дипром», и №26 от 02.06.2017 с использованием изобретения по патенту РФ №2595159, заключенному с ООО «Дипром».

В период действия лицензионного договора №26 от 02.06.2017 ООО «Дипром» осуществляло авторское и техническое сопровождение процесса производства на основании п.5.2. договора, а также во исполнение договора №4 от 02.06.2017 по оказанию услуг на абонентское обслуживание конструкторской документации ПМКП 0 110.00.00.000 на аппарат поглощающий ПМКП0110 ТУ 3183.002.02.068031-2004, участвовало в осмотре поглощающих аппаратов, межведомственных комиссиях, осуществляло техническую поддержку, разъяснение требований конструкторской документации (т.6, л.д.65-67, 77-79).

Согласно статье 1233 ГК РФ распоряжение принадлежащим правообладателю исключительным правом возможно, в том числе путем предоставления другому лицу права использования соответствующих результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор). Заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату.

По лицензионному договору одна сторона - обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах (статья 1235 ГК РФ).

Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором.

При таких обстоятельствах суд области, исследовав и оценив представленные доказательства, не установил факта создания, приготовления либо использования ООО «БЗПА» независимо от авторов тождественного решения до даты приоритета спорной полезной модели, а, следовательно, наличие у ответчика (по основному иску) права преждепользования.

Кроме того, суд первой инстанции при рассмотрении спора, с учетом доводов представителя истца о недобросовестности ответчика (по основному иску) (т.12, л.д.9-10), счел необходимым руководствоваться правилами статьи 10 ГК РФ, а также принципами правовой определенности и оправдания разумных ожиданий участников гражданского оборота.

Исходя из принципа эстоппель, сторона лишается права ссылаться на возражения в отношении ранее совершенных действий и сделок, а также принятых решений, если поведение свидетельствовало о его действительности.

Данное правило вытекает из общих начал гражданского законодательства и является частным случаем проявления принципа добросовестности, согласно которому при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения (пункты 3 и 4 статьи 1 ГК РФ, пункт 3 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2017), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 15.11.2017).

Главная задача принципа эстоппель - не допустить, чтобы из-за непоследовательности в своем поведении сторона получила выгоду в ущерб другой стороне, которая добросовестным образом положилась на определенную юридическую ситуацию, созданную первой стороной. Принцип эстоппель можно определить как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными исходя из ее действий или заверений.

В рассматриваемом случае, несмотря на выпуск с 2010 г. аппарата поглощающего ПМКП -110 с использованием формулы изобретения позднее защищенной патентом РФ №2595159 (ограничительный упор), и наличию, по мнению ООО «БЗПА», права преждепользования, общество заключает с ООО «Дипром» лицензионный договор № 26 о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения по патенту № 2595159. При этом согласовывает с лицензиаром в дополнительном соглашении №1 от 01.10.2017 порядок текущих отчислений (роялти), предусматривающий оплату ООО «Дипром» роялти за каждый произведенный и отгруженный потребителю аппарат поглощающий исходя из объемов, указанных в отчетности ООО «БЗПА» на основании сводных бухгалтерских данных (пункт 8.2 договора №26, пункт 8.1 дополнительного соглашения №1 от 01.10.2017), без учета выпуска 1477 штук аппаратов в месяц на основании права преждепользования.

Начиная с сентября 2017 по февраль 2020 года ООО «БЗПА» предоставляло ООО «Дипром» отчеты в рамках договора №26, согласовывало по актам размер текущих отчислений по договору и отчисляло лицензиару роялти (платежными поручениями с соответствующим назначением платежа) в отношении количества поглощающих аппаратов, значительно превышающих объем 1477 штук (т.12, л.д.9-10, т.4, л.д.74-91, 92-113), как например, в сентябре 2017 г. – 2876 шт., октябре 2017 г. - 2454 шт., и т д). При этом скрытое от лицензиара количество выпущенных аппаратов также составляет менее объема 1477 шт. Так, в ноябре 2017 г. скрытый объем аппаратов составил 590 шт., в декабре 2017 г. – 810 шт., июне 2018 г. – 409 шт., и т.д.

Кроме того, ООО «БЗПА» выпускало технически сложную вещь, которая в свою очередь, является компонентом автосцепного устройства рамы рельсового подвижного состава (вагонов, локомотива), что налагало на ответчика повышенные требования: соблюдение требований технического регулирования, обязанность сертификации продукции, прохождения инспекционного контроля сертифицированной продукции, иные формы контроля качества и безопасности продукции.

Из материалов дела судом установлено, что во взаимоотношениях по вводу в хозяйственный оборот аппаратов поглощающих с третьими лицами - ООО «Инспекторский центр «Приемка вагонов и комплектующих», для целей сертификации и контроля сертифицированной продукции ФГБУ «Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте», АО «РЖД», АО «ВНИИЖТ», ФБУ «Брянский ЦСМ» (т.6, л.д.8-12, т.6, л.д.65-66, 77-79, т.8, л.д.148-155, т.10, л.д.157-158, т.11, л.д.169-176, л.д.179-180, т.12, л.д.3-5, т.12, л.д.17, 18-20 и т.д.) аппараты поглощающие заявлялись ООО «БЗПА», как выпущенные по лицензионному договору, заключенному с ООО «Дипром», с авторским и техническим сопровождением истцом по договору №4 от 02.06.2017.

Такое поведение лицензиата свидетельствовало об осуществлении в полном объеме выпуска и реализации аппарата поглощающего ПМКП-110 исключительно в рамках действующего лицензионного договора №26 как для сторон данного договора, так и третьих лиц.

Доводы лицензиата о наличии у него права преждепользования с соответствующим взысканием неосновательного обогащения (уплаченные роялти за количество аппаратов, превышающих объем 1477 шт. в месяц) возникли в момент, когда лицензиату стало известно о «скрытом» выпуске аппаратов поглощающих (ответ на претензию №221 от 02.09.2020 , т.1, л.д.22-23).

Действующим законодательством не допускается попустительство в отношении противоречивого и недобросовестного поведения субъектов хозяйственного оборота, не соответствующего обычной коммерческой честности (правило эстоппель), никто не может противоречить собственному предыдущему поведению.

На основании изложенного, суд первой инстанции пришел к верному выводу об отсутствии у ООО «БЗПА» права преждепользования, и, следовательно, оснований для взыскания по встречному иску неосновательного обогащения в размере 32 990 379 руб. 81 коп., внесенного в качестве роялти за объем аппаратов, превышающих 1477 шт. в месяц, а также 5 064 884 руб. 70 руб. процентов, в связи с чем отказал в удовлетворении встречных исковых требований ООО «БЗПА» в полном объеме.

Рассмотрев требования истца по основному иску, суд счел их подлежащими частичному удовлетворению исходя из следующего.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1237 ГК РФ лицензиат обязан представлять лицензиару отчеты об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, если лицензионным договором или Кодексом не предусмотрено иное. Если в лицензионном договоре, предусматривающем представление отчетов об использовании результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, отсутствуют условия о сроке и порядке их представления, лицензиат обязан представлять такие отчеты лицензиару по его требованию.

Как установлено пунктом 2 статьи 1233 ГК РФ, к договорам о распоряжении исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, в том числе к договорам об отчуждении исключительного права и к лицензионным (сублицензионным) договорам, применяются общие положения об обязательствах (статьи 307 - 419) и о договоре (статьи 420 - 453), поскольку иное не установлено правилами раздела VII ГК РФ и не вытекает из содержания или характера исключительного права.

По правилам пункта 5 статьи 1235 ГК РФ лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение.

Как указывалось выше, порядок оплаты роялти, предусмотренный в пунктах 8.1 (с учетом дополнительного соглашения №1), 8.2, 9.1 лицензионного договора №26 устанавливал порядок, согласно которому лицензиар на основании предоставленной лицензиатом отчетности по объему производства и реализации (в течение 30 дней, следующих за отчетным периодом), выставляет счет на оплату.

Текущие отчисления (роялти) производятся Лицензиатом в течение 15 (пятнадцати) банковских дней, со дня выставления счета Лицензиаром.

После выполнения Лицензиатом пункта 8.2 Лицензиар в течение 3-х банковских дней направляет Лицензиату Акт по Лицензионному Договору с указанием суммы к перечислению с учетом действующей ставки роялти. С 16-го банковского дня с даты выставленного счета на оплату по действующей ставке, не оплаченная сумма платежа считается просроченной задолженностью.

В случае задержки платежей, предусмотренных пунктом 8 настоящего договора, лицензиат уплачивает лицензиару пеню в размере 0,1% за каждый день просрочки платежа (пункт 8.5 договора №26 в ред. Дополнительного соглашения №1 от 01.10.2017).

В обоснование требований о взыскании просроченной задолженности в виде роялти за поглощающие аппараты, которые не были включены в отчеты ООО «БЗПА», истец ссылается на:

- занижение количества ООО «БЗПА» реализованных аппаратов в количестве 11 011 штук за период с 2017 по 2019 года, установленное аудитором по первичным документам лицензиата (т.7, л.д.27-31), что привело к неуплате в срок роялти в размере 13 815 803,66 руб.;

- занижение количества ООО «БЗПА» изготовленных, а, следовательно, реализованных аппаратов в количестве 12 439 штук за период с 2017 по 2019 года, определенное расчетным путем исходя из объема закупленного ответчиком по основному иску металлокерамических элементов 419 000 штук (используемого исключительно в производстве спорного аппарата) у ЧП «Кода»; количества элементов (4 шт.), необходимых для изготовления 1 аппарата (419 000 /4 = 104 750); отчетного количества аппаратов (81 300 шт.) и скрытых по данным аудита (11 011 шт.): 104750 – 81300- 11011=12 439 шт. (т.7, л.д.91-92), что привело к неуплате роялти в срок в сумме 15 522 453, 38 руб.

В рассматриваемом случае из аудиторского заключения от 13.04.2021 (т.7, л.д.27-31), с учетом опроса его подготовившего аудитора ФИО8 в качестве свидетеля в порядке, предусмотренном положениями 56, 88 АПК РФ (т.7, л.д.126-130), судом первой инстанции установлено, что при сопоставлении данных первичного бухгалтерского учета ООО «БЗПА», протоколов испытаний аппаратов, сводной документации по выпуску продукции и отчетов лицензиата выявлено расхождение между производством и реализацией аппаратов и отчетных аппаратов на 11 011 единиц.

Указанный размер занижения представитель ООО «БЗПА» не отрицает (т.8, л.д.60).

При этом аудитор ФИО8 пояснила, что по результатам аудита полагает, что информация лицензиатом по объему производства представлена не полная, поскольку протоколы испытания готовой продукции не имели сплошной нумерации, при этом готовой продукции в отчете отражено больше, чем испытывалось по протоколам. Расхождение на 11 011 единиц аппаратов по сравнению с отчетным, является объем, который смог аудитор определить исходя из неполных данных, предоставленных ООО «БЗПА».

Одновременно, свидетель ФИО8 пояснила, что при просмотре счетов-фактур ООО «БЗПА» по книге продаж у лицензиата имелись реализации металлокерамических элементов ООО «Промметпоставка».

Аудиторское заключение подготовлено на основании пункта 9.2 лицензионного соглашения №26 от 02.06.2017, предусматривающее обязанность лицензиата предоставления доступа независимого аудитора для подтверждения данных по объему производства и реализации продукции.

В спорном случае в силу положения ст.65 АПК РФ обязанность доказывания обстоятельств, на которые ссылается в обоснование своих требований ООО «Дипром», размера неуплаченного роялти возлагается на истца.

Оценив в соответствии со статьей 71 АПК РФ в совокупности и взаимосвязи все приведенные сторонами доводы и представленные в материалы дела доказательства, с учетом порядка исчисления роялти в виде процентного соотношения от продажной цены не только изготовленных, но и реализованных готовых аппаратов поглощающих (пункт 8.1 дополнительного соглашения №1 к договору №26), суд области пришел к выводу о доказанности занижения в отчетах лицензиата произведенных и реализованных аппаратов в количестве 11 011 руб.

Согласно расчетам истца, не оспоренным представителем ООО «БЗПА» (т.8, л.д.13-15), размер роялти исходя из 5% (базовой ставки) от продажной цены 11 011 шт. аппаратов составляет 13 815 803 руб. 66 коп.

Суд соглашается, что в рассматриваемом случае не применима льготная ставка (4%), поскольку положениями пункта 8.1 договора №26 в ред. дополнительного соглашения №1 такая ставка не может быть распространена на просроченную задолженность.

Расчет неустойки исходя из предусмотренной договором ставки 0,1%, начисленной за период в 16.01.2018 по дату окончания действия договора 31.12.2020, а также проценты за пользование чужими денежными средствами, примененные в соответствии со статьей 395 ГК РФ за период с 01.01.2021 по 02.06.2021 в размере 260 229 руб. 18 коп. (с последующим начислением до полного погашения долга) (т.8, л.д.13-15), судом проверен и признан обоснованным.

Отклоняя ходатайство представителя ООО «БЗПА» об уменьшении размера неустойки в соответствии со статьей 333 ГК РФ, суд первой инстанции правомерно руководствовался следующим.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 42 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 6 и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8 от 01.07.1996 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», пункты 2, 4 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.07.1997 № 17 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», при решении вопроса об уменьшении неустойки (статья 333 ГК РФ) суду необходимо иметь в виду, что размер неустойки может быть уменьшен судом только в том случае, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства.

Предоставляя суду право уменьшить размер неустойки, закон не определяет критерии, пределы ее соразмерности. Определение несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства осуществляется судом по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств.

В рассматриваемом случае суд области по праву не усмотрел оснований для уменьшения неустойки, принимая во внимание, что согласованная сторонами ставка неустойки 0,1% признается обычно принятой в деловом обороте; период просрочки исполнения денежного обязательства носил длительный характер; размер двукратный учетной ставки Банка России на момент вынесения судебного акта (20%) превышает согласованную сторонами ставку неустойки.

При таких обстоятельствах, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что с ответчика по основному иску в пользу ООО «Дипром» подлежит взысканию вознаграждение лицензиара (роялти) в размере 13 815 803,66 руб., а также начисленные на указанную сумму долга неустойку по договору №26 от 02.06.2017 в размере 9 123 229,01 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 16.01.2018 по 31.12.2020, проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 260 229,18 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 01.01.2021 по 02.06.2021, с последующим их начислением до полного погашения долга.

При этом последующее признание недействительным патента №2595159 решением Роспатента от 30.10.2021 (т.10, л.д.104) в силу положений статьи 1398 ГК РФ не влияет на исполнение рассматриваемого лицензионного договора.

Требования истца о взыскании вознаграждения лицензиара, исходя из расчетного и предполагаемого выпуска аппаратов 12 439 шт. и реализации этих поглощающих аппаратов, как недоказанные по правилам ст.65 АПК РФ, в размере 15 522 453,38 руб., с соответствующими пени в размере 8 013 447,85 руб. за задержку оплаты отчислений вознаграждения (роялти) за период с 15.02.2018 по 31.12.2020, удовлетворению не подлежат.

Оснований для перерасчета ранее уплаченных (за 2017 – 2020 г.г.) ООО «БЗПА» с применением льготной ставки (4%) роялти в соответствии с объемом, указанным лицензиатом в отчетах, до размера роялти по базовой ставке (5%), и взыскания с ООО «БЗПА» в пользу ООО «Дипром» 31 425 744 руб. 38 коп. долга, с соответствующими ему 20 012 055 руб.11 коп. неустойки и 591 923 руб. 27 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, судом не установлено.

Заявляя указанное требование, представитель ООО «Дипром» ссылается на то обстоятельство, что поскольку у лицензиата выявлена просроченная задолженность и недостоверная отчетность в течение всего периода, лицензиар вправе провести перерасчет всех роялти с льготного до базового тарифа на основании п.8.1 лицензионного договора (в ред. Дополнительного соглашения №1).

Понятие «льготная ставка роялти», предусмотренное в п.1 лицензионного договора (с учетом доп. соглашения №1), под которой понимается сниженная ставка в процентах от продажной цены продукции по лицензии, устанавливаемая на определенный период.

Из материалов дела судом установлено, что между сторонами лицензионного договора составлялись и подписывали акты, в которых согласовывалась итоговая сумма текущих отчислений от объема реализованной лицензионной продукции (т.4, л.д. 74-91).

За взыскиваемый период (т.8, л.д.15) с октября 2017 по июнь 2020 г.г. акты подписаны ООО «Дипром» и ООО «БЗПА» без замечания и возражений, с согласованием размера текущих отчислений в отношении произведенной и реализованной продукции, указанной в акте, и с учетом оплаты по ним в срок лицензионных платежей (платежные поручения т.4, л.д.92-113), свидетельствуют об исполнении обязательств в этой части и их прекращении в соответствии с пунктом 1 статьи 408 ГК РФ.

При таких обстоятельствах, суд области пришел к верному выводу о том, что требования истца в рассматриваемой выше части удовлетворению не подлежат.

Доводы ООО «БЗПА» о том, что суд первой инстанции в принципе нарушил нормы гражданского законодательства, отказав ООО «БЗПА» в признании права преждепользования из-за поведения стороны, что противоречит положениям части 2 статьи 9 ГК РФ и части 2 статьи 10 ГК РФ, отклоняются судебной коллегией, поскольку поведение ООО «БЗПА» по перевыпуску свидетельствовало не о реализации свободного права преждепользования, а о нарушении лицензионного договора.

Доводы ответчика по первоначальному иску о том, что суд первой инстанции обязан отказать в иске, в связи с признанием недействительным патента на изобретение со ссылкой на часть 6 статьи 1398 ГК РФ и пункта 141 Постановления Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой ГК РФ», отклоняются апелляционным судом на основании следующего.

Исходя из правового смысла части 6 статьи 1398 ГК РФ и пункта 141 Постановления Пленума ВС РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой ГК РФ», у истца имеется право на взыскание не только тех лицензионных платежей, которые признавались ответчиком в рамках лицензионного договора и по которым имеются подписанные первичные документы обеими сторонами (отчеты о реализации), но и тех лицензионных платежей, обязанность по оплате которых возникла в период действия патента в рамках лицензионного договора, но которые были умышленно и целенаправленно сокрыты в результате недобросовестных действий ООО «БЗПА» путем предоставления недостоверных отчетов.

Размер вознаграждения лицензиара 13 815 803 руб. 66 коп. взыскан судом первой инстанции за период с 01.11.2017 по 30.06.2020, т.е. в период действия патента №2595159 и в период действия лицензионного договора №26 от 02.06.2017.

Недобросовестность действий ООО «БЗПА» по предоставлению недостоверных отчетов, умышленное занижение количества выпущенной и реализованной продукции по лицензии не может являться законным основанием для освобождения лицензиата от возложенной на него законом и добровольно принятой на себя по лицензионному договору обязанности по оплате лицензионных платежей, обязанность по оплате которых возникла в спорный период.

Доводы о наличии у ООО «БЗПА» права преждепользования отклоняются судебной коллегией на основании следующего.

ООО «БЗПА» со ссылкой на часть 1 статьи 1361 ГК РФ и разъяснения Верховного Суда РФ указывает на необходимость подтверждения права преждепользования путем доказывания одновременно соблюдения всей совокупности следующих условий:

а)использование преждепользователем решения, тождественного запатентованному решению;

б)использование или приготовление к использованию тождественного решения на территории России до даты приоритета запатентованного объекта;

в)создание тождественного решения независимо от автора;

г)объем преждепользования.

Именно указанную совокупность условий ООО «БЗПА» не смогло доказать в рамках рассмотрения дела судом первой инстанции.

У ООО «БЗПА» отсутствует право преждепользования. Это установлено судом первой инстанции и основывается на представленных в дело доказательствах и нормах права.

Преждепользование можно квалифицировать как случай свободного (безвозмездного) использования параллельно созданного (т.е. своего, а не чужого) изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Институт права преждепользования служит эффективным механизмом разрешения проблемы параллельного творчества. Практически во всех правопорядках в отношении патентов установлен регистрационный порядок, в соответствии с которым действует правило первого заявителя: патент получает лицо, которое при прочих равных условиях первое подало заявку.

В целом данный институт является отражением принципа справедливости, а назначение права преждепользования состоит в том, чтобы предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности лицу, которое хотя и создало его, однако по каким-то причинам не стало регистрировать свое изобретение.

На заседании Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам от 04.04.2014 члены Научно-консультативного Совета высказали свое мнение по вопросу преждепользования: весь смысл права преждепользования рассчитан на то, что потенциальный преждепользователь не знал о патенте другого лица на данное изобретение. Преждепользователь сделал уже все, был готов подать заявку на патент, но выяснилось, что патент уже есть у другого лица.

Объем прав правообладателя можно определить только той формулой, которая есть в патенте. Из подготовительных действий должно вытекать, что в итоге изобретатель выходит на такие именно действия на такую формулу, которая предусматривается формулой патентообладателя. Поэтому целесообразно взять это как качественный критерий.

ООО «БЗПА» никогда не создавало тождественное решение независимо от авторов.

Заявленное ООО «БЗПА» право преждепользования распространяется исключительно на производство изделий в соответствии с техническим решением по патенту № 2595159, которое являлось формулой изобретения, но не на производство всего поглощающего аппарата в целом.

ООО «БЗПА» не доказало факты использования независимо от авторов патента тождественного запатентованному решению.

ООО «БЗПА» с момента государственной регистрации в ЕГРЮЛ в 2008 году производило поглощающие аппараты ПМКП-110 сначала по конструкторской документации, разработанной ООО «НПП Дипром» и полученной по договору о продаже/покупке неисключительной лицензии на использование изобретения №0416 от19.08.2008, и далее после того как держателем подлинника конструкторской документации стало ООО «ДИПРОМ», ООО «БЗПА» с 02.06.2017 продолжило производство поглощающих аппаратов ПМКП-110 по конструкторской документации, разработанной ООО «НПП Дипром» и полученной по лицензионному договору №26 от 02.06.2017 от ООО «ДИПРОМ».

Таким образом, ссылка ответчика по первоначальному иску на копии чертежей с кодом ПМКП-110, что соответствует конструкторской документации, разработанной ООО «НПП Дипром», как на доказательство использования независимо от авторов патента является несостоятельной, так как автор и патентовладелец патента № 2595159 ФИО7 являлся одновременно и одним из разработчиков конструкторской документации на поглощающий аппарат ПМКП-110 и участником ООО «НПП Дипром».

ООО «БЗПА» всегда во взаимоотношениях со всеми третьими лицами по поводу выпуска аппаратов поглощающих ПМКП-110 позиционировало себя в качестве лицензиата по договору №26 от 02.06.2017, а выпускаемый аппарат в качестве продукции по лицензии.

Ответчиком получен сертификат № ТС RU С-RU.ЖТ02.В.00532 период действия которого 15.12.2015 по 14.12.2020 аппараты поглощающие ПМКП-110, класса Т1 конструкторская документация ПМКП-110.00.00.000.

14.12.2020 ФБУ «РС ФЖТ» выдало сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 001/2011) № ЕАЭС RU С-Ш.ЖТ02.В.00635/20 на поглощающие аппараты ПМКП- 110, изготавливаемые ООО «БЗПА», в соответствии с ТУ 3183.002.02068031-2204 «Аппарат поглощающий ПМКП-110. Технические условия», по конструкторской документации ПМКП-110.00.00.000 «Аппарат поглощающий ПМКП-110», держателем подлинников которой является ООО «ДИПРОМ».

ООО «БЗПА» указывает, что копиями договора поставки и товарных накладных, предметом которых является весь поглощающий аппарат в целом, подтверждается ввод в гражданский оборот именно тех поглощающих аппаратов, которые содержат в себе технические решения, запатентованные спорным патентом.

Спорный патент № 2595159 содержит формулу изобретения, которая касается исключительно ограничительного упора корпуса аппарата поглощающего и порядка его взаимодействия с конструктивными элементами.

Патент на поглощающий аппарата ПМКП-110 в целом отсутствует, его никогда не существовало.

Отдельно ограничительный упор от корпуса аппарата поглощающего никогда никем не производился, потребительской ценности как самостоятельный технический объект ни для кого не имеет.

ООО «БЗПА» до 01.03.2018 не изготавливало само изобретение по патенту - корпусы поглощающего аппарата, так как не имело такого права, а покупало их у сторонних производителей, имеющих литейные мощности, прошедшие ГОСТированную процедуру освоения производства и имеющих чертежи ООО «НПП ДИПРОМ», а впоследствии ООО «ДИПРОМ», что является самостоятельным основанием для отказа в признании судом за ООО «БЗПА» права преждепользования.

Порядок постановки продукции на производство регламентируется ГОСТ 15.902 «Система разработки и постановки продукции на производство (СРПП). Железнодорожный подвижной состав. Порядок разработки и постановки на производство» согласно пункту 8.3.2 при освоении производства составных частей железнодорожного подвижного состава осуществляют: изготовление установочной серии... разработка программы и методики квалификационных испытаний; и проведение квалификационные испытания; и далее согласно 8.3.14 Положительные результаты квалификационных испытаний (приемки установочной серии) оформляют актом квалификационной комиссии.

В 2018 году ООО «БЗПА» обратилось к ООО «Дипром» с просьбой участвовать в указанных мероприятиях согласно ГОСТ 15.902 для постановки продукции на производство, ООО «Дипром» приняло участие в проведении квалификационных испытаний и 01.03.2018 в соответствии с пунктом 2 решения акта комиссии по проведению квалификационных испытаний корпуса ПМКП-110.00.00.002, производства ООО «Брянский завод поглощающих аппаратов» по конструкторской документации ООО «Дипром», ООО «БЗПА» было рекомендовано изготовить установочную серию корпусов поглощающих аппаратов ПМКП-110.00.00.002 и согласно акту №3: «до начала изготовления установочной серии провести процедуру расширения условного номера завода-изготовителя на клеймение корпуса поглощающего аппарата».

Следовательно, до процедуры расширения условного номера завода-изготовителя на клеймение корпуса поглощающего аппарата ООО «БЗПА» не производило деталь «Корпус», а приобретало ее у сторонних предприятий, имеющих право на производство и прошедших ранее все необходимые процедуры.

Процедура расширения условного номера завода-изготовителя на клеймение корпуса поглощающего аппарата завершилась ООО «БЗПА» в 2018 году.

ООО «БЗПА» до 06.08.2018 являлось покупателем, а не производителем корпуса поглощающего аппарата, в котором использовалось изобретение по патенту № 2595159.

Только в 2018 года ООО «БЗПА» приступило к подготовке, а затем перешло к производству корпуса. Подтверждением этого является акт, на основании которого ООО «БЗПА» получило клеймо номер 1346 на «Детали и составные части автосцепного устройства, вновь изготовленные - корпус поглощающего аппарата ПМКП 110.00.00.002.» дата регистрации: 06.08.2018 (http://www.rlw.gov.ru/perechen_parts). ООО «БЗПА» в своих пояснениях не отрицает факт, что не производило корпус, а покупало его у сторонних производителей и предоставило свидетельство №535/18 от 06.08.2018 выданное Федеральным агентством железнодорожного транспорта, на корпус поглощающего аппарата, до 06.08.2018 такое свидетельство на корпус отсутствует.

Согласно перечню составных частей грузовых вагонов, для изготовления, ремонта и модернизации которых соответствующему предприятию необходимо пройти процедуру получения условного номера, к таким частям под № 43 относится Корпус поглощающего аппарата (http://www.rlw.gov.ru/perechen_parts). Данный перечень является требованием Совета по железнодорожному транспорту государств - участников содружества и Росжелдора, федерального органа исполнительной власти Российской Федерации.

Учитывая изложенное, апелляционный суд приходит к выводу о том, что право преждепользования ООО «БЗПА», если бы гипотетически оно возникало у производителя тождественной изобретению по патенту продукции, могло бы возникнуть, если бы ООО «БЗПА» производило корпус поглощающего аппарата до даты приоритета патента - 27.01.2015.

Доводы ООО «Дипром» о том, что в связи с допущенным нарушением условий лицензионного договора и примененную сторонами в добровольном порядке базовую ставку ко всему отчету за октябрь 2019 суд области неправомерно применил к одному и тому же отчетному периоду разные ставки расчета роялти, подлежат отклонению.

Заявляя требование о перерасчете ранее уплаченных (за 2017 – 2020 г.г.) ООО «БЗПА» с применением льготной ставки (4%) роялти в соответствии с объемом, указанным лицензиатом в отчетах, до размера роялти по базовой ставке (5%), и взыскания с ООО «БЗПА» в пользу ООО «Дипром» 31 425 744 руб. 38 коп. долга, с соответствующими ему 20 012 055 руб.11 коп. неустойки и 591 923 руб. 27 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами, ООО «Дипром» указало на то обстоятельство, что поскольку у лицензиата выявлена просроченная задолженность и недостоверная отчетность в течение всего периода, лицензиар вправе провести перерасчет всех роялти с льготного до базового тарифа на основании п.8.1 лицензионного договора (в ред. Дополнительного соглашения №1).

Вместе с тем, в соответствии с пп. «д» п. 8.1 лицензионного договора в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.10.2017 г. фиксированная/льготная ставка роялти применяется в течение отчетного периода с первого числа месяца при условии отсутствия просроченной задолженности и своевременного предоставления отчетности в соответствии с требованиями п.п. 8.2 и 9.1 лицензионного договора. В случае наличия просроченной задолженности или несвоевременного предоставления отчетности в соответствии с требованиями п.п. 8.2 и 9.1 лицензионного договора текущие отчисления (роялти) исчисляются и уплачиваются Лицензиару по базовой ставке.

В соответствии с п. 1.10 лицензионного договора в редакции дополнительного соглашения № 1 от 01.10.2017 г. просроченная задолженность - не оплаченная в установленный договором срок сумма платежей по основному долгу.

В соответствии с ч. 1 ст. 408 ГК РФ надлежащее исполнение прекращает обязательство.

Между сторонами были подписаны соответствующие закрывающие отчетные документы, в которых была согласована сторонами сумма роялти, уплаченная ООО «БЗПА» в установленный договором срок. Следовательно, исходя из условий договора, у ООО «Дипром» отсутствует право требовать перерасчета суммы роялти в отношении реализации поглощающих аппаратов, отраженных в отчетах, так как в отношении данного объема роялти ООО «БЗПА» не допустило просрочку исполнения обязательств, что признано истцом фактом подписания соответствующих отчетов. Ссылка на нарушение сроков предоставления отчетности не обоснована, так как все отчеты за каждый месяц были предоставлены вовремя.

Судом первой инстанции дана надлежащая оценка условиям лицензионного договора и обоснованно отказано в удовлетворении исковых требований в вышеуказанной части.

Ссылки ООО «Дипром» на отчетный период октябрь 2018 г. никак не опровергает обоснованность вынесенного решения, так как за октябрь 2018 г. стороны согласовали размер роялти исходя из базовой ставки путем подписания сторонами соответствующего отчета без возражений и замечаний.

Доводы апелляционных жалоб не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанций при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность решения, либо опровергали выводы суда первой инстанции, в связи с чем, признаются судом апелляционной инстанции несостоятельными и не могут служить основанием для отмены вынесенного судебного акта.

Учитывая, что приведенные в апелляционных жалобах доводы не свидетельствуют о наличии оснований, установленных статьей 270 АПК РФ для отмены или изменения решения, суд апелляционной инстанции считает обжалуемый судебный акт законным и обоснованным, а апелляционные жалобы - не подлежащими удовлетворению.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на заявителей апелляционных жалоб.

Руководствуясь статьями 110, 266, 268, 269, 271, 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Двадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Брянской области от 21.03.2022 по делу № А09-11162/2020 оставить без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме. В соответствии с частью 1 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная жалоба на постановление суда подается через арбитражный суд первой инстанции.


Председательствующий



Е.В. Мосина


Судьи


Ю.А. Волкова

Е.И. Афанасьева