Постановление от 6 июля 2025 г. по делу № А40-222011/2024

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru

адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru


ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09АП-24710/2025

Дело № А40-222011/24
г. Москва
04 июля 2025 года
Резолютивная часть постановления объявлена 03 июля 2025 года Постановление изготовлено в полном объеме 04 июля 2025 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе: председательствующего судьи Суминой О.С.,

судей: Марковой Т.Т., Савельевой М.С., при ведении протокола секретарем судебного заседания Аверьяновой К.К.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Роспатента на решение Арбитражного суда г.Москвы от 03.04.2025 по делу № А40-222011/24,

по заявлению ЗАО Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский»

к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент) третье лицо: ООО «Коломенское Поле»

о признании незаконным отказа при участии:

от заявителя: ФИО1 по доверенности от 01.02.2024; от заинтересованного лица: ФИО2 по доверенности от 10.01.2025; от третьего лица: ФИО1 по доверенности от 01.02.2024;

У С Т А Н О В И Л:

Закрытое акционерное общество Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский» (далее – истец) обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Федеральной службе по интеллектуальной собственности (далее – ответчик) о признании незаконным отказа в регистрации предоставления права по лицензионному договору № 3 от 01.01.2024 г. в отношении товарных знаков по свидетельствам РФ № 201505, 225911, 278023, 283500, 305116, 382092, 440277, 505763, 581683, 614653, 628306, 727506, 746792, 758643, 787914, 905640, 905692, 979978, 979979, 979991, 979992, 981394 на имя ООО «Коломенское поле» ОГРН <***>; об обязании провести регистрацию предоставления ООО «Коломенское поле» ОГРН <***> права на использование товарных знаков по свидетельствам РФ № 201505, 225911, 278023, 283500, 305116, 382092, 440277, 505763, 581683, 614653, 628306, 727506, 746792, 758643, 787914, 905640, 905692, 7 979978, 979979, 979991, 979992, 981394 на имя ООО «Коломенское поле» ОГРН <***> по лицензионному договору № 3 от 01.01.2024.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 03.04.2025 исковые требования удовлетворены.

Заинтересованное лицо, не согласившись с принятым решением, обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт, по доводам апелляционной жалобы.

Представители лиц, участвующих в деле, в судебном заседании поддержали свои доводы и возражения.

Законность и обоснованность решения проверены в соответствии со ст. ст. 156, 266 и 268 АПК РФ. Суд апелляционной инстанции, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, доводы апелляционной жалобы, считает, что решение подлежит оставлению без изменения, исходя из следующего.

Из материалов дела следует, что ЗАО БКК «Коломенский» является правообладателем серии товарных знаков со словесным элементом «Коломенское»/ «Коломенский» с 2008 года.

Серия товарных знаков действует для различных товаров 30 класса, а также для услуг 35 и 39 класса, в том числе для услуг, связанных с доставкой и продажей товаров 30 класса МКТУ.

Исключительное право на каждый товарный знак действует в полном объеме и не находится в процессе оспаривания каким бы то ни было образом.

В 2024 году правообладатель обратился в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) с заявлением от 16.02.2024 г. о регистрации предоставления права использования (лицензии) по договору № 3 от 01.01.2024 г. в отношении товарных знаков по свидетельствам РФ № 201505, 225911, 278023, 283500, 305116, 382092, 440277, 505763, 581683, 614653, 628306, 727506, 746792, 758643, 787914, 905640, 905692, 979978, 979979, 979991, 979992, 981394 на имя ООО «Коломенское поле» ОГРН <***> Права по договору предоставляются в отношении всех товаров, для которых товарные знаки зарегистрированы.

ООО «Коломенское поле» входит в одну группу компаний с правообладателем товарных знаков ЗАО БКК «Коломенский» - компании имеют одного директора и учредителя ООО БКХ «КОЛОМЕНСКИЙ» (100% доля).

Роспатент направил в адрес ЗАО БКК «Коломенский» уведомление от 24.04.2024 о необходимости представления недостающих или надлежаще оформленных документов для рассмотрения заявления были запрошены дополнительные документы и сказано о необходимости внести корректировки в заявление.

17.05.2024 Роспатент направил новое уведомление о необходимости представления недостающих или надлежаще оформленных документов для рассмотрения заявления, в котором указал на наличие зарегистрированного наименования места происхождения товаров (далее - НМПТ) № 331 «КОЛОМЕНСКИЙ КАЛАЧ» для товара «калач» и № 165 «КОЛОМЕНСКАЯ ПАСТИЛА» для товара «пастила» в связи с чем, предоставление права на товарные знаки не может быть зарегистрировано.

В ответ на указанное уведомление заявитель просил сократить перечень товаров, для которых предоставляется лицензия на товарные знаки, исключив из них товары «калачи» и «пастила».

22.07.2024 Роспатент направил новое уведомление – уведомление об отказе в государственной регистрации предоставления права использования товарных знаков по лицензионному договору на имя ООО «Коломенское поле».

Отказ Роспатента мотивирован тем, что в соответствии с пп. «л» п. 3. Правил 1 государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении следующего условия: отчуждение исключительного права на товарный знак, включающий, воспроизводящий или имитирующий географическое указание или наименование места происхождения

товара, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана, или предоставление права использования такого товарного знака допускается только при наличии у приобретателя или лица, которому предоставлено право использования товарного знака, исключительного права на такое географическое указание или такое наименование.

По мнению Роспатента, поскольку лицо, которому предоставляется право использования указанных товарных знаков по договору - ООО «Коломенское поле», не является обладателем исключительного права на НМПТ № 331 «КОЛОМЕНСКИЙ КАЛАЧ» и № 165 «КОЛОМЕНСКАЯ ПАСТИЛА», то ему не может быть предоставлена лицензия на товарные знаки, а использование ООО «Коломенское поле» сходных с наименованием места происхождения товара товарных знаков не допускается.

При этом государственная регистрация исключительных прав на указанные НМПТ была осуществлена Роспатентом 29.12.2023 и 05.05.2017 соответственно, то есть, почти на десять лет позднее, чем у ЗАО БКК «Коломенский» возникли исключительные права на серию товарных знаков со словесным элементом «Коломенский».

Заявитель не согласен с указанным решением, считает его противоречащим нормам действующего законодательства, в связи с чем обратился в суд.

Удовлетворяя исковые требования, суд первой инстанции руководствовался следующим.

Согласно пункту 1 статьи 1477 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак (статья 1481).

Согласно пункту 1 статьи 1481 ГК РФ, на товарный знак, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, выдается свидетельство на товарный знак.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1233 ГК РФ правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом, в том числе путем предоставления права использования по лицензионному договору исключительного права другому лицу.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1232 ГК РФ в случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с этим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Согласно пункту 3 статьи 1232 ГК РФ, государственная регистрация отчуждения исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации по договору, государственная регистрация залога этого права, а также государственная регистрация предоставления права использования такого результата или такого средства по договору осуществляется по заявлению сторон договора. Заявление может быть подано сторонами договора или одной из сторон договора. В случае подачи заявления одной из сторон договора к заявлению должен быть приложен по выбору заявителя один из следующих документов: подписанное сторонами договора уведомление о состоявшемся распоряжении исключительным правом; удостоверенная нотариусом выписка из договора; сам договор.

В заявлении сторон договора или в документе, приложенном к заявлению одной из сторон договора, должны быть указаны: вид договора; сведения о сторонах договора; предмет договора с указанием номера документа, удостоверяющего исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.

Согласно пункту 2 статьи 1490 ГК РФ, предоставление по договору права его использования, переход исключительного права на товарный знак без договора подлежат государственной регистрации в порядке, установленном статьей 1232 ГК РФ.

Как следует из Административного регламента предоставления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для электронных вычислительных машин, базу данных, утверждённого приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 10 июня 2016 года № 371, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 14 июля 2016 года № 47489 (далее - Административный регламент), государственная регистрация предоставления права использования товарного знака осуществляется Роспатентом.

Согласно пункту 3 Правил государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утверждённых Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года № 1416 (далее - Правила), государственная регистрация распоряжения исключительным правом и перехода исключительного права осуществляется при соблюдении следующих условий: а) представлены заявление, предусмотренное пунктом 5 настоящих Правил, или документы, предусмотренные пунктом 10 настоящих Правил; б) указанные в подпункте «а» настоящего пункта заявление или документы представлены в отношении зарегистрированных изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, топологии интегральной микросхемы, программы для ЭВМ, базы данных, товарного знака и изобретения, охраняемых на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации, правовая охрана которых не прекращена или не признана недействительной в установленном порядке; в) представленные сведения о правообладателе (патентообладателе), предмете договора, соглашения об изменении или расторжении договора (включая номер патента, свидетельства, объем правовой охраны, срок действия исключительного права) или сторонах по договору соответствуют сведениям, имеющимся в Государственном реестре изобретений Российской Федерации, Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации, Государственном реестре промышленных образцов Российской Федерации, Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, Перечне общеизвестных в Российской Федерации товарных знаков, Государственном реестре наименований мест происхождения товаров Российской Федерации, Реестре топологий интегральных микросхем, Реестре программ для ЭВМ, Реестре баз данных, международных реестрах объектов интеллектуальной собственности, которые ведутся в соответствии с международными договорами Российской Федерации; г) представлены документы, предусмотренные пунктами 6 и 13 настоящих Правил (при необходимости); д) в заявлении или в документах, представление которых предусмотрено пунктами 7 - 9 настоящих Правил, содержатся

сведения, наличие которых предусмотрено указанными пунктами настоящих Правил; е) документы удовлетворяют требованиям, предусмотренным пунктами 4 и 5 настоящих Правил; ж) представленные в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил документы подтверждают переход исключительного права с учетом положений пунктов 11 и 12 настоящих Правил; з) права, являющиеся предметом договора, не выходят за пределы имеющихся у сторон договора прав; и) отчуждение исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, промышленный образец по договору не является причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Как установлено судом, товарные знаки по Свидетельствам № № 201505, 225911, 278023, 283500, 305116, 382092, 440277, 505763, 581683, 614653, 628306, 727506, 746792, 758643, 787914, 905640, 905692, 979978, 979979, 979991, 979992, 981394 зарегистрированы на имя ЗАО БКК «Коломенский».

На товарные знаки в установленном порядке выданы свидетельства, удостоверяющее исключительное право в отношении товаров, указанных в свидетельстве (статьи 1477, 1481 ГК РФ).

Указанное исключительное право не оспорено и не признано недействительным в установленном законодательством порядке.

Таким образом, исключительное право на товарные знаки № № 201505, 225911, 278023, 283500, 305116, 382092, 440277, 505763, 581683, 614653, 628306, 727506, 746792, 758643, 787914, 905640, 905692, 979978, 979979, 979991, 979992, 981394 является действующим и не может быть произвольно ограничено.

Заявитель предоставляет право использования товарных знаков № № 201505, 225911, 278023, 283500, 305116, 382092, 440277, 505763, 581683, 614653, 628306, 727506, 746792, 758643, 787914, 905640, 905692, 979978, 979979, 979991, 979992, 981394 на имя третьего лица.

Каких-либо ссылок на несоответствие пункту 3 Правил Роспатент в оспариваемом решении не привел.

В соответствии пунктом 3 статьи 1489 ГК РФ, предоставление права использования товарного знака, включающего, воспроизводящего или имитирующего географическое указание или наименование места происхождения товара, которым на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана (подпункт 1 пункта 7 статьи 1483 ГК РФ), допускается только при наличии у лицензиата исключительного права на такое географическое указание или такое наименование.

Государственная регистрация исключительных прав на указанные НМПТ была осуществлена Роспатентом 29.12.2023 и 05.05.2017 соответственно, то есть, почти на десять лет позднее, чем у ЗАО БКК «Коломенский» возникли исключительные права на серию товарных знаков со словесным элементом «Коломенский».

Таким образом, указанное положение может быть применено только в отношении товарного знака, который изначально зарегистрирован с включением в него в качестве неохраняемого элемента географическое указание или НМПТ.

Третье лицо не являются правообладателями НМПТ.

Таким образом, заявитель при предоставлении права использования товарного знака по договору не выходит за пределы прав, которые у них имеются.

Соответственно, Роспатент не имел законных оснований для отказа в регистрации предоставления права использования товарных знаков № 201505, 225911, 278023, 283500, 305116, 382092, 440277, 505763, 581683, 614653, 628306, 727506, 746792, 758643, 787914, 905640, 905692, 979978, 979979, 979991, 979992, 981394.

Пункт 154 Постановления № 10 закрепляет невозможность отказа в защите права на товарный знак до признания предоставления правовой охраны такому товарному знаку недействительным.

Поскольку серия товарных знаков правообладателя не оспорена, не признана недействительной полностью или в части, и не может быть оспорена, поскольку зарегистрирована раньше НМПТ, правообладатель вправе по своему усмотрению осуществлять распоряжение исключительными правами на товарные знаки в соответствии с пунктом 1 статьи 1484 ГК РФ.

Применение Роспатентом положений пункта 3 статьи 1489 ГК РФ в случае предполагаемого сходства товарного знака и НМПТ свидетельствовало о недопустимом расширительном толковании названной нормы. На основании изложенного, суд считает, что Роспатент при принятии оспариваемого решения допустил нарушение положений статей 1232, 1233, 1490 ГК РФ, положений пункта 3 Правил, в связи с чем признает заявленные требования о признании незаконным отказа в государственной регистрации предоставления права по лицензионному договору № 3 от 01.01.2024 г. в отношении товарных знаков по свидетельствам РФ 201505, 225911, 278023, 283500, 305116, 382092, 440277, 505763, 581683, 614653, 628306, 727506, 746792, 758643, 787914, 905640, 905692, 979978, 979979, 979991, 979992, 981394 на ООО «Коломенское поле» (ОГРН <***>).

Согласно пункту 3 части 4 статьи 201 АПК РФ, в резолютивной части решения по делу об оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц должны содержаться, в том числе, указание на признание оспариваемого акта недействительным или решения незаконным полностью или в части и обязанность устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя либо на отказ в удовлетворении требования заявителя полностью или в части.

Устранением нарушенных прав и законных интересов заявителя в данном случае является обязание Роспатента зарегистрировать права на использование товарных знаков по свидетельствам РФ 201505, 225911, 278023, 283500, 305116, 382092, 440277, 505763, 581683, 614653, 628306, 727506, 746792, 758643, 787914, 905640, 905692, 979978, 979979, 979991, 979992, 981394 на имя ООО «Коломенское поле» (ОГРН <***>) по лицензионному договору № 3 от 01.01.2024.

Согласно ст. 9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

Таким образом, стороны по делу самостоятельно распоряжаются своими процессуальными правами и обязанностями, и в силу ст. 9 АПК РФ несут риск наступления последствий совершения или несовершения им процессуальных действий.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно ст. 67 АПК РФ арбитражный суд принимает только те доказательства, которые имеют отношение к рассматриваемому делу.

В соответствии со ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону, должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Оценив в соответствии со ст. 71 АПК РФ все приведенные доводы и представленные в материалы дела доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, определив относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности, суд правомерно пришел к выводу, что исковые требования подлежали удовлетворению.

Доводы апелляционной жалобы не опровергают выводов суда первой инстанции. Принятое судом первой инстанции решение является законным и обоснованным, нарушений норм материального и процессуального права не допущено,

оснований для отмены решения суда первой инстанции, установленных ст. 270 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, не имеется.

Руководствуясь ст. ст. 266, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

П О С Т А Н О В И Л:

решение Арбитражного суда города Москвы от 03.04.2025 по делу № А40-222011/24 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Суд по интеллектуальным правам.

Председательствующий судья: О.С. Сумина Судьи: Т.Т. Маркова М.С. Савельева

Телефон справочной службы суда – 8 (495) 987-28-00.