Постановление от 5 мая 2022 г. по делу № А46-21266/2019

ВОСЬМОЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

644024, г. Омск, ул. 10 лет Октября, д.42, канцелярия (3812)37-26-06, факс:37-26-22, www.8aas.arbitr.ru, info@8aas.arbitr.ru



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № А46-21266/2019
05 мая 2022 года
город Омск




Резолютивная часть постановления объявлена 26 апреля 2022 года

Постановление изготовлено в полном объеме 05 мая 2022 года


Восьмой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Рыжикова О.Ю.,

судей Ивановой Н.Е., Шиндлер Н.А.,

при ведении протокола судебного заседания: секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер 08АП-1216/2022) открытого акционерного общества «Хлебодар», (регистрационный номер 08АП-1218/2022) индивидуального предпринимателя ФИО2, (регистрационный номер 08АП-1219/2022) Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед (Entertainment One UK Limited) на решение Арбитражного суда Омской области от 24.12.2021 по делу № А46-21266/2019 (судья Баландин В.А.), принятое по заявлению Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед (Entertainment One UK Limited) (регистрационный номер компании: 2989602) к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (ОГРНИП 304552827200019, ИНН <***>), открытому акционерному обществу «Хлебодар» (ОГРН <***>, ИНН <***>, адрес: 644065, <...>) о взыскании 1 277 600 руб. (20 000 долларов США),

при участии в судебном заседании представителей:

от открытого акционерного общества «Хлебодар» - ФИО3 по доверенности от 10.11.2021;

от индивидуального предпринимателя ФИО2 - ФИО3 по доверенности от 16.03.2022;

от Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед (Entertainment One UK Limited) - ФИО4 по доверенности от 20.10.2020 № 77 АГ 1600956.

установил:

иностранное лицо Entertainment One UK Limited (далее - иностранное лицо, компания, истец) обратилось в Арбитражный суд Омской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю ФИО2 (далее - ИП ФИО2, предприниматель) и открытому акционерному обществу «Хлебодар» (далее - общество «Хлебодар») о взыскании компенсации в размере, эквивалентном 20 000 долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день вынесения решения суда, за нарушение исключительного права на товарный знак по международной регистрации № 1212958.

Решением Арбитражного суда Омской области от 21.07.2020, оставленным без изменения постановлением Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2020, исковые требования удовлетворены частично. С каждого из ответчиков взыскана компенсация в размере 10 000 руб.

Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 05.02.2021 решение Арбитражного суда Омской области от 21.07.2020 по делу № А46-21266/2019 и постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2020 по тому же делу отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Омской области.

При новом рассмотрении от компании в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (АПК РФ) поступили уточнения исковых требований, согласно которым истец просил:

- взыскать с ИП ФИО2 компенсацию в размере 10 000 руб.за нарушение исключительных прав на товарный знак по международной регистрации № 1212958; расходы по уплате госпошлины в размере 2 000 руб.; расходы на приобретение контрафактного товара в размере 1 500 руб.; почтовые расходы в размере 98 руб.;

- взыскать с ОАО «Хлебодар» компенсацию в размере, эквивалентном 20 000 долларов США по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день вынесения решения суда, за нарушение исключительного права на товарный знак по международной регистрации № 1212958; почтовые расходы в размере 41 руб.

Указанные уточнения приняты и рассмотрены судом первой инстанции.

Решением Арбитражного суда Омской области от 24.12.2021 по делу № А46-21266/2019 исковые требования иностранного лица Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед (Entertainment One UK Limited) удовлетворены частично, с ИП ФИО2 в пользу Компании взысканы компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под № 1212958, в размере 10 000 руб., расходы на приобретение контрафактного товара в размере 1 500 руб., почтовые расходы в размере 98 руб., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.; с ОАО «Хлебодар» в пользу Компании взысканы компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под № 1212958, в размере 74 294 руб. 70 коп., а также почтовые расходы в размере 20 руб. 40 коп. В удовлетворении остальной части исковых требований отказано.

Этим же решением иностранному лицу Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед (Entertainment One UK Limited) из федерального бюджета возвращена государственная пошлина в размере 23 776 руб.; с ОАО «Хлебодар» в доход федерального бюджета взыскана государственная пошлина в размере 17 858 руб.

Не согласившись с принятым судебным актом, ОАО «Хлебодар», ИП ФИО2, и Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед (Entertainment One UK Limited) обратились в Восьмой арбитражный апелляционный суд с апелляционными жалобами, в которых просят решение суда первой инстанции отменить.

Согласно доводам апелляционной жалобы с учетом ее дополнений Компания считает необоснованным решение суда первой инстанции в части снижения размера компенсации в отношении ответчика – ОАО «Хлебодар», поскольку суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе .

ОАО «Хлебодар» и ИП ФИО2 в своих апелляционных жалобах указали на то, что суд первой инстанции при определении размера компенсации необоснованно не принял во внимание расчет стоимости правомерного использования права на товарный знак, представленный ответчиками, и соотнесенный с условиями лицензионного договора, учитывая, что в оформленном по результатам судебной экспертизы заключении экспертов № 1160/63 эксперты не смогли выделить ряд показателей, имеющих существенное значение для оценки стоимости правомерного использования права на товарный знак, и, как следствие, не ответили на поставленные судом вопросы.

В дополнениях к апелляционной жалобе ОАО «Хлебодар» отмечено следующее: заявленный истцом размер компенсации не соответствует принципам разумности и справедливости, а также не учитывает тот момент, что потребителем спорного товара стал сам представитель правообладателя. Кроме того, спорный товар относится к группе скоропортящихся товаров, и был изготовлен для целей индивидуального потребления в течение ограниченного периода времени; нарушение исключительного права выразилось в единственном способе - изготовление торта на заказ. Иные способы применения ответчиком товарного знака с номером международной регистрации 1212958, свидетельствующие о нарушении исключительного права истца, материалами дела не установлены; судом первой инстанции не исследованы и не отражены в резолютивной части обжалуемого судебного акта возложенные на ответчика обязанности налогового агента по удержанию в бюджет Российской Федерации налога с доходов от источников в Российской Федерации в отношении присужденной истцу компенсации за незаконное использование товарного знака с учетом того, что истец является иностранной организацией (нерезидентом); суд первой инстанции не проверил надлежащим образом объем полномочий представителя истца на подписание искового заявления и на участие в деле. Так, доверенность, выданная на имя ФИО5 Гауни от 01.12.2014 не может считаться удостоверенной нотариусом и не является нотариально удостоверенной, так как Солиситор не проверял законность этой доверенности и не проверял право подписанта директора ФИО6 на совершение этой доверенности. Следовательно, у ФИО5 Гауни (представителя по доверенности от 01.12.2014) нет полномочий на участие в судах Российской Федерации, соответственно, данные полномочия не могли быть в порядке передоверия переданы по доверенности от 22.09.2020 ФИО7, который впоследствии оформил доверенность, в том числе, на ФИО4, который является представителем истца в рассматриваемом деле.

Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед (Entertainment One UK Limited) представлен письменный отзыв на апелляционные жалобы ответчиков, в котором истец считает, что компенсация может быть больше, чем цена, на которую правообладатель мог бы рассчитывать по договору о передаче права на использование объекта исключительных прав.

В судебном заседании представитель Компании поддержал доводы своей апелляционной жалобы, возразив на доводы апелляционных жалоб ответчиков.

Представитель ОАО «Хлебодар» и ИП ФИО2 возразил на доводы апелляционной жалобы компании, поддержав правовую позицию, изложенную в апелляционных жалобах ответчиков

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, апелляционные жалобы дополнения к жалобам, отзывы, заслушав явившихся в судебное заседание представителей лиц, участвующих в деле, установил следующие обстоятельства.

Иностранное лицо является обладателем исключительного права на товарный знак по международной регистрации № 1212958. в виде буквенного обозначения «PEPPA PIG» в отношении товаров 3, 5, 8,9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 38, 41-го классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее - МКТУ).

Данное обстоятельство подтверждается представленным в материалы дела свидетельством о регистрации товарного знака, выданным на имя Компании.

Предпринимателем 18.05.2018 в торговой точке по адресу: <...> был реализован контрафактный товар - торт с нанесенным на него изображением героев анимационного сериала «Свинка Пеппа» (Peppa Pig), сходным до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 1212958.

Из представленного предпринимателем договора поставки от 01.01.2008 № 1081 следует, что товар приобретен у ОАО «Хлебодар». На упаковке спорного товара в качестве производителя указано ОАО «Хлебодар»; юридический адрес: <...>; дата производства: 18.05.2018.

Обстоятельства реализации товара зафиксированы видеозаписью, подтверждены товарным и кассовыми чеками.

Указанный товар не вводился в гражданский оборот правообладателем либо с согласия правообладателя, права на использование изображений персонажей из анимационного сериала «Свинка Пеппа» (Peppa Pig), сходным до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации N 1212958, ответчикам не передавались.

Полагая, что ОАО «Хлебодар» и предприниматель допустили нарушение исключительного права истца на товарный знак по международной регистрации № 1212958 в форме изготовления товара и его распространения, иностранное лицо направило в адрес указанных лиц претензии, которые были оставлены без ответа.

Изложенные обстоятельства послужили основанием для обращения иностранного лица в арбитражный суд с соответствующим исковым заявлением.

Принятое Арбитражным судом Омской области решение от 24.12.2021 является предметом апелляционного обжалования по настоящему делу.

Проверив законность и обоснованность решения суда первой инстанции в порядке статей 266, 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для его отмены, исходя из следующего.

Согласно пункту 1 статьи 1484 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (правообладателю), принадлежит исключительное право использования товарного знака в соответствии со статьей 1229 этого Кодекса любым не противоречащим закону способом (исключительное право на товарный знак), в том числе способами, указанными в пункте 2 этой статьи. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на товарный знак.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1481 ГК РФ исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в частности путем размещения товарного знака на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации.

Как следует из положений пункта 3 статьи 1484 ГК РФ, никто не вправе использовать без разрешения правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения.

Пунктом 1 статьи 1229 ГК РФ предусмотрено, что гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233 ГК РФ), если названным Кодексом не предусмотрено иное.

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением).

Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом. Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными тем же Кодексом), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается указанным Кодексом.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Согласно правовой позиции, изложенной Конституционным Судом Российской Федерации в пункте 3 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П «По делу о проверке конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда» (далее - постановление от 24.07.2020 N 40-П), будучи мерой гражданско-правовой ответственности, компенсация имеет целью восстановить имущественное положение правообладателя, но при этом, отражая специфику объектов интеллектуальной собственности и особенности их воспроизведения, носит и штрафной характер.

Соответственно, компенсация может быть больше (в умеренных пределах), чем цена, на которую правообладатель мог бы рассчитывать по договору о передаче права на использование объекта исключительных прав. Штрафной ее характер - наряду с возможными судебными расходами и репутационными издержками нарушителя - должен стимулировать к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности и вместе с тем способствовать, как следует из Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 10.10.2017 N 2256-О, восстановлению нарушенных прав, а не обогащению правообладателя.

Конституционный Суд Российской Федерации в пункте 4.2 постановления от 13.12.2016 № 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края» разъяснил, что взыскание предусмотренной подпунктом 1 статьи 1301, подпунктом 1 статьи 1311 и подпунктом 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ компенсации за нарушение интеллектуальных прав, будучи штрафной санкцией, преследующей в том числе публичные цели пресечения нарушений в сфере интеллектуальной собственности, является, тем не менее, частноправовым институтом, который основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений (пункт 1 статьи 1 ГК РФ), а именно правообладателя и нарушителя его исключительного права на объект интеллектуальной собственности, и в рамках которого защита имущественных прав правообладателя должна осуществляться с соблюдением вытекающих из Конституции Российской Федерации требований справедливости, равенства и соразмерности, а также запрета на осуществление прав и свобод человека и гражданина с нарушением прав и свобод других лиц, то есть таким образом, чтобы обеспечивался баланс прав и законных интересов участников гражданского оборота.

Институт компенсации как мера ответственности за нарушение исключительных прав призван защищать интеллектуальную собственность. Требование о применении мер ответственности за нарушение исключительного права предъявляется к лицу, в результате противоправных действий которого нарушено исключительное право на конкретный объект интеллектуальной собственности.

Таким образом, указанная мера гражданско-правовой ответственности наступает за доказанный факт нарушения исключительного права на объект интеллектуальной собственности.

Факт принадлежности иностранному лицу исключительного права на товарный знак по международной регистрации № 1212958, а также факт нарушения этого права действиями предпринимателя и ОАО «Хлебодар» по изготовлению и реализации контрафактного товара подтверждается представленными в материалы дела доказательствами и лицами, участвующими в деле, не оспариваются.

Доводы апелляционных жалоб истца и ответчиков сводятся к несогласию с порядком определения и размером компенсации, присужденной судом первой инстанции за допущенные ответчиками нарушения исключительного права на принадлежащий истцу товарный знак.

Согласно исковому заявлению иностранного лица, им заявлялось о нарушении исключительных прав на товарный знак как путем размещения его в каталоге продукции, так и при реализации одной единицы товара (т. 1 л.д. 6-7).

Как усматривается из материалов дела, ОАО «Хлебодар» осуществило разовую реализацию контрафактного товара (торта), а также разместило предложение о продаже такого товара в каталоге, адресованному неопределенному кругу лиц.

Так, предложение спорной продукции к продаже осуществлялось в рассматриваемом случае посредством демонстрации каталога образцов товаров.

В рассматриваемом случае демонстрация ответчиком каталога представляет собой предложение к продаже товара, на котором в отсутствие разрешения правообладателя воспроизведено принадлежащее истцу произведение изобразительного искусства.

Следовательно, в данном случае каталог представляет собой предложение к продаже товаров по образцам, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах, представленными в фотографиях и других информационных материалах.

По смыслу статей 128 и 129 ГК РФ гражданский оборот - это свободный переход, отчуждение объектов гражданских прав, а именно: вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, работы, услуги и т.д. от одного к другому.

В силу статей 1259, 1273, 1286 ГК РФ введение товара в гражданский оборот на территории Российской Федерации может выражаться, в том числе в предложениях к продаже либо оказанию услуг по его изготовлению.

Статьей 497 ГК РФ предусмотрено, что договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления покупателя с образцом товара, предложенным продавцом и выставленным в месте продажи товаров (продажа товара по образцам) и на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ продажи товара).

Согласно статье 437 ГК РФ содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).

На основании пункта 8 Правил продажи товаров по образцам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21.07.1997 № 918, демонстрация образцов товаров в месте продажи признается публичной офертой независимо от того, указаны ли существенные условия договора, за исключением случаев, когда продавец явно определил, что товары не предназначены для продажи. Продавец обязан заключить договор с любым лицом, выразившим намерение приобрести товар, выставленный в месте продажи.

Таким образом, доводы ответчиков о необходимости расчета компенсации с учетом разовой реализации контрафактного товара (торта), отклоняются судом апелляционной инстанции, поскольку при избранном ответчиками способе реализации продукции следует учитывать не только единичный факт реализации спорного товара, но и саму возможность его реализации по заказу любого лица, выразившего намерение приобрести товар.

Правообладатель вправе требовать от нарушителя выплаты компенсации за каждый случай неправомерного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо за допущенное правонарушение в целом.

Согласно статье 1301 ГК РФ в случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной правообладатель наряду с использованием других применимых способов защиты и мер ответственности, установленных названным Кодексом (статьи 1250, 1252 и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 1252 настоящего Кодекса требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения; в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров произведения; в двукратном размере стоимости права использования произведения, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование произведения тем способом, который использовал нарушитель.

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств.

Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

При определении размера компенсации суд учитывает, в частности, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав (например, его известность публике), характер допущенного нарушения (в частности, размещен ли товарный знак на товаре самим правообладателем или третьими лицами без его согласия, осуществлено ли воспроизведение экземпляра самим правообладателем или третьими лицами и т.п.), срок незаконного использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, наличие и степень вины нарушителя (в том числе носило ли нарушение грубый характер, допускалось ли оно неоднократно), вероятные имущественные потери правообладателя, являлось ли использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, права на которые принадлежат другим лицам, существенной частью хозяйственной деятельности нарушителя, и принимает решение исходя из принципов разумности и справедливости, а также соразмерности компенсации последствиям нарушения (пункт 62 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление от 23.04.2019 № 10).

Как усматривается из материалов дела, размер компенсации за нарушение исключительных прав определен истцом в отношении ИП ФИО2 в размере 10 000 руб. и в отношении ОАО «Хлебодар» в сумме 20 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день вынесения решения суда на основании пункта 4 статьи 1515 ГК РФ.

При расчете компенсации в отношении ОАО «Хлебодар» истец руководствовался заключенным с обществом с ограниченной ответственностью «ТВК-Р» (далее – ООО «ТВК-Р») лицензионным соглашением от 24.07.2017 № PPINT1490/16 (далее – соглашение).

Согласно прилагаемому к соглашению «договору о продвижении продукции», истец передал ООО «ТВК-Р» неисключительные права на использование товарных знаков (раздел 1 «Определения», пункт «Права интеллектуальной собственности» договора», стр. 27).

В соответствии с соглашением торты относятся к изделиям, выпускаемым с использованием товарного знака истца «Торты на заказ (различного веса, формы и размера)» (пункт соглашения «Лицензионные изделия», стр. 24).

Стоимость предоставления права использования товарных знаков в рамках соглашения составляет 10 000 долларов США.

Таким образом, компенсация, требуемая истцом с ОАО «Хлебодар», составляет 20 000 долларов США (10 000 × 2).

Лицензионное соглашение от 24.07.2017 № PPINT1490/16, представленное истцом в обоснование заявленного размера компенсации, предусматривает несколько форм выплаты вознаграждения: в форме фиксированного разового платежа в сумме 10 000 долларов США и в форме процентных отчисления от дохода (выручки) в размере 5% от стоимости реализованной продукции.

Таким образом, как полагает истец, минимальная гарантия в размере 10 000 долларов США является надлежащим обоснованием двукратного размера стоимости права использования спорного товарного знака.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1515 ГК РФ правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

Как разъяснено в пункте 61 Постановление от 23.04.2019 № 10, заявляя требование о взыскании компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации либо в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров), истец должен представить расчет и обоснование взыскиваемой суммы, а также документы, подтверждающие стоимость права использования либо количество экземпляров (товаров) и их цену.

В случае невозможности представления доказательств истец вправе ходатайствовать об истребовании таких доказательств у ответчика или третьих лиц.

Если правообладателем заявлено требование о выплате компенсации в двукратном размере стоимости права использования произведения, объекта смежных прав, изобретения, полезной модели, промышленного образца или товарного знака, то определение размера компенсации осуществляется исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное их использование тем способом, который использовал нарушитель.

Определение размера компенсации относится к прерогативе суда, рассматривающего спор по существу, который определяет размер компенсации в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости.

С учетом характера допущенного нарушения и тяжелого материального положения ответчика и при наличии соответствующего заявления от него суд вправе снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины. Данная правовая позиция отражена в постановлении Конституционного Суда Российской Федерации от 24.07.2020 № 40-П.

Поскольку формула расчета размера компенсации, определяемого исходя из двукратной стоимости права использования соответствующего товарного знака, императивно определена законом, то доводы ответчика о несогласии с заявленным истцом расчетом размера компенсации могут основываться на оспаривании указанной истцом цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование права, и подтверждаться соответствующими доказательствами, обосновывающими иной размер стоимости этого права.

Вместе с тем определение судом суммы компенсации в размере двукратной стоимости права в меньшем размере по сравнению с заявленным требованием, если суд определяет размер компенсации на основании установленной им стоимости права, которая оказалась меньше, чем заявлено истцом, не является снижением размера компенсации.

Представление в суд лицензионного договора (иных договоров) не предполагает, что компенсация во всех случаях должна быть определена судом в двукратном размере цены указанного договора (стоимости права использования), поскольку с учетом норм п. 4 ст. 1515 ГК РФ за основу рассчитываемой компенсации должна быть принята цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование соответствующего товарного знака тем способом, который использовал нарушитель.

Ответчик вправе оспорить рассчитанный на основании лицензионного договора размер компенсации путем обоснования иной стоимости права использования соответствующего товарного знака, исходя из существа нарушения, условий этого договора либо иных доказательств, в том числе иных лицензионных договоров и заключения независимого оценщика.

В случае если размер компенсации рассчитан истцом на основании лицензионного договора, то суд соотносит условия указанного договора и обстоятельства допущенного нарушения: срок действия лицензионного договора; объем предоставленного права; способы использования права по договору и способ допущенного нарушения; перечень товаров и услуг, в отношении которых предоставлено право использования и в отношении которых допущено нарушение (применительно к товарным знакам); территория, на которой допускается использование (Российская Федерация, субъект Российской Федерации, или иная территория); иные обстоятельства.

Таким образом, арбитражный суд может определить другую стоимость права использования соответствующего товарного знака тем способом и в том объеме, в котором его использовал нарушитель, и, соответственно, иной размер компенсации по сравнению с размером, заявленным истцом.

Цену лицензионного договора нельзя автоматически использовать при расчете компенсации за нарушение исключительных прав

Суд должен проанализировать условия договора в части срока его действия, объема предоставляемых прав, способов их использования, территории использования товарного знака.

За основу расчета должна быть взята стоимость права при аналогичном способе использования товарного знака и только в период, который соотносится с моментом правонарушения. («Обзор Верховного суда № 2 (2021): на какие позиции обратить внимание».

При этом установление размера компенсации, рассчитанного на основании подпункта 2 пункта . 4 статьи 1515 ГК РФ, ниже установленных законом пределов (в том числе двойной стоимости права использования товарного знака) возможно лишь в исключительных случаях и при мотивированном заявлении ответчика (с учетом абзаца третьего пункта 3 статьи 1252 ГК РФ и правовой позиции, изложенной в постановлениях Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 № 28-П и 24.07.2020 № 40-П).

Согласно правовой позиции, изложенной в постановлении от 24.07.2020 № 40-П, суды не могут быть лишены возможности учесть все значимые для дела обстоятельства, включая характер допущенного нарушения и тяжелое материальное положение ответчика, и при наличии соответствующего заявления от него снизить размер компенсации ниже установленной подпунктом 2 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ величины.

При этом - с целью не допустить избыточного вторжения в имущественную сферу ответчика, с одной стороны, и, с другой, лишить его стимулов к бездоговорному использованию объектов интеллектуальной собственности - размер такой компенсации может быть снижен судом не более чем вдвое (т.е. не может составлять менее стоимости права использования товарного знака).

Согласно правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 47 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав от 23.09.2015, суд определяет размер компенсации не произвольно, а исходя из оценки представленных сторонами доказательств. Размер подлежащей взысканию компенсации должен быть судом обоснован.

Как усматривается из материалов дела, на дату совершенного ответчиками нарушения исключительных прав истца действовало лицензионное соглашение от 24.07.2017 № PPINT1490/16 (далее – Соглашение).

Оценив в соответствии со статьями 67, 68, 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации лицензионное соглашение от 24.07.2017 № PPINT1490/16, приложение к соглашению «договор о продвижении продукции», суд апелляционной инстанции исходит из того, что данное Соглашение предусматривает передачу комплекса принадлежащих правообладателю исключительных прав.

Пунктом 2а «Предоставление лицензии» названного соглашения установлено, что за встречное удовлетворение, установленное в настоящем договоре, компания настоящим предоставляет лицензиату непередаваемую и неисключительную лицензию на объект авторского права, действующую в течение срока и на территории, для использования объекта права собственности в соответствии с условиями и исключительно для целей настоящего договора, посредством применений копий или изображений объекта права собственности по отношению к лицензионным изделиям и материалам в форме, согласованной компанией в соответствии с пунктом 9.

В соответствии с пунктом Соглашения «Срок» (стр. 25) термин «Срок» расшифровывается как «период продолжительностью двадцать шесть (26) месяцев, начинающийся 1 августа 2017 года и завершающийся 30 сентября 2019 года, с учетом возможности досрочного расторжения, предусмотренной настоящим соглашением».

Таким образом, согласно Соглашению истцу передан комплекс прав на товарный знак с номером международной регистрации 1212958 на период 26 месяцев за минимально гарантированное вознаграждение, размер которого составил 10000 долларов США за весь период пользования.

Указанное соглашение действует в отношении 3-х видов лицензионных изделий, а именно:

1) тортов для розничной продажи;

2) тортов на заказ;

3) бисквитов, печенья и пирожных в наборах и поштучно, сладкий стол (различные кондитерские изделия).

Согласно пункту 14.4 Соглашения объем предоставленного права по соглашению составляет 9700 изделий в течении 6 месяцев, т.е. 1 617 изделий за 1 месяц или 42 033 изделия за весь период действия договора).

Вместе с тем из письменных пояснений ИП ФИО2, а также видеозаписи покупки спорной продукции следует, что изготовление реализованного товара с нанесением на него изображения героя анимационного сериала «Свинка Пеппа» осуществлялось производителем по заявке из каталога; за период с 01.10.2017 по 25.02.2019 ответчиком в торговой точке были реализованы 7 тортов с фотопечатью, торт с изображением героев анимационного сериала «Свинка Пеппа» был реализован только 1 раз. Продажа тортов на заказ не является существенной частью деятельности ответчика, не носит массовый характер.

Учитывая изложенное и то, что нарушение исключительных прав на товарный знак выразилось как путем размещения его в каталоге продукции, так и при реализации одной единицы товара, принимая во внимание срок действия лицензионного договора (период с 01.08.2017 года по 30.09.2019) и период нарушения исключительных прав истца ответчиками, сопоставив территорию распространения по Соглашению (Российская Федерация (85 регионов) с территорией распространения выпускаемой ответчиком продукции - Омская область, суд апелляционной инстанции находит правомерным и подлежим удовлетворению требование истца о взыскании с ИП ФИО2 компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак, зарегистрированный под № 1212958, в размере 10 000 руб. и требование к ОАО «Хлебодар» в части 10 000 долларов США по курсу ЦБ РФ на день вынесения решения суда.

В соответствии со статьей 317 ГК РФ, а также принимая во внимание сведения о курсе доллара США на дату оглашения резолютивной части решения (74,29470), сумма компенсации, признанная судом обоснованной, составляет 74 294 руб. 70 коп.

По мнению суда апелляционной инстанции, взыскание судом компенсации в отношении предпринимателе в минимальном размере и в отношении общества в размере ниже исчисленного истцом, исходя из однократной стоимости права использования товарного знака, соответствует принципам разумности и справедливости.

Оснований для снижения размера компенсации ниже низшего предела у суда апелляционной инстанции отсутствуют.

Довод ОАО «Хлебодар» о том, что судом первой инстанции не исследованы и не отражены в резолютивной части обжалуемого судебного акта возложенные на ответчика обязанности налогового агента по удержанию в бюджет Российской Федерации налога с доходов от источников в Российской Федерации в отношении присужденной компенсации истцу, который является иностранной организацией (нерезидентом), несостоятелен, поскольку обжалуемым решением на ответчика обязанности налогового агента не возлагались, а присуждение истцу компенсация за нарушение исключительных прав на товарный знак не поставлено в зависимость от исполнения (неисполнения) налогоплательщиками обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы иностранных организаций от источников в Российской Федерации. При этом неисполнение такой обязанности не являет предметом рассмотрения по данному делу и является основанием для привлечения налоговых агентов к ответственности, предусмотренной статьей 123 НК РФ, доначисления налога на доходы иностранных организаций и начисления пени в соответствии со статей 75 НК РФ.

Отклоняя довод ОАО «Хлебодар» о том, что суд первой инстанции не проверил надлежащим образом объем полномочий представителя истца на ФИО4 на подписание искового заявления и на участие в деле, суд апелляционной инстанции исходит из следующего.

Из материалов дела следует, что на основании копии протокола собрания Совета директоров Компании Entertainment One UK Limited от 28.11.2014 (присутствовали Джайлс Уиллис и Адаму Херст) принято решение выдать доверенность ФИО5 Гауни, на основании которой он будет являться представителем Компании в соответствии с проектом, прилагаемым к настоящему документу, а также предоставить право Адаму Херсту подписать доверенность от имени Компании.

ФИО5 Гауни выдана доверенность от 01.12.2014, которой Компания назначает ФИО5 Гауни выступать в качестве действительного и законного представителя Компании и действовать от имени Компании во всех отношениях в той же полной мере и также эффективно, как могла бы действовать сама Компания, в отношении всех ее дел в настоящем и будущем, с правом связывать компанию любыми обязательствами.

Доверенность от 01.12.2014 от имени компании Entertainment One UK Limited на имя представителя ФИО5 Гауни подписана директором - ФИО6.

Таким образом, из указанной доверенности следует, что ФИО5 Гауни наделен всеми полномочиями без ограничения действовать от имени Компании, в том числе передавать полномочия в порядке передоверия.

Все перечисленные документы нотариально удостоверены, апостилированы, переведены на русский язык, что исключает сомнения в их подлинности.

Нотариальный акт об удостоверении названной доверенности отменен не был, подлинность нотариально оформленного документа не опровергнута в порядке, установленном статьей 161 АПК РФ.

ФИО8 Мюррей Гауни, действовавший от «Энтертеймент Уан ЮКей Лимитед» выдал доверенность от 08.11.20218 ФИО7, которого наделил полномочиями на оформление соответствующей доверенности третьим лицам в порядке передоверия.

Таким образом, ФИО7 правомерно выдал от имени Компании в порядке передоверия нотариально удостоверенную доверенность, в том числе с правом подписания искового заявления ФИО4, который и подписал исковое заявление.

Таким образом, в материалы дела представлены все необходимые доказательства наличия полномочий представителя Компании в лице ФИО4 действовать в интересах истца.

Нормы материального права применены Арбитражным судом Омской области правильно. Нарушений норм процессуального права, являющихся в силу части 4 статьи 270 АПК РФ в любом случае основаниями для отмены судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

С учетом изложенного, оснований для отмены обжалуемого решения арбитражного суда и удовлетворения апелляционной жалобы не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Восьмой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Омской области от 24.12.2021 по делу № А46-21266/2019 оставить без изменения, апелляционные жалобы без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия, может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы в Суд по интеллектуальным правам в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме.


Председательствующий


О.Ю. Рыжиков


Судьи


Н.Е. Иванова

Н.А. Шиндлер