Решение от 14 сентября 2017 г. по делу № А35-11967/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ


г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25

http://www.kursk.arbitr.ru


Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А35-11967/2016
14 сентября 2017 года
г. Курск


Резолютивная часть решения объявлена 07.09.2017

Полный текст решения изготовлен 14.09.2017

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Белых Н.Н., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании после объявленного 04.09.2017 перерыва дело по исковому заявлению

индивидуального предпринимателя ФИО2

к обществу с ограниченной ответственностью «НиК»

о запрете производства и реализации продукции третьим лицам, взыскании компенсации.

В судебном заседании приняли участие представители:

от истца - ФИО3 по доверенности от 07.12.2016;

от ответчика - ФИО4 (директор), ФИО5 по доверенности от 31.01.2017; ФИО6 по доверенности от 09.01.2017.


Индивидуальный предприниматель ФИО2 (далее – ИП ФИО2, истец) обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «НиК» (далее – ООО «НиК», ответчик) о запрете производства и реализации продукции третьим лицам, как нарушающим патент № 86420 в отношении полезной модели «Устройство предохранения обуви от скольжения» и взыскании с общества с ограниченной ответственностью «НиК» компенсации в размере 5 000 000 руб. компенсации за нарушение прав в соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ, 1 500 000 руб. штрафа за нарушение условий лицензионного договора за 3 эпизода незаконной продажи изделий, защищенных патентом (от 25.10.2016, 07.11.2016, 22.11.2016 (покупатель ООО «ОМНИТЕК-Н»)) по 500 000 руб. за каждый эпизод (с учетом уточнения исковых требований, принятых судом 17.08.2017).

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал, представил суду письменные пояснения, которые приобщены к материалам дела, заявил устное ходатайство о затребовании у ответчика информации о продаже ледоходов в период после 01.10.2016.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения данного ходатайства.

Ходатайство истца принято судом к рассмотрению.

Через канцелярию суда от ответчика поступил письменный отзыв на уточенные исковые требования, который приобщен судом к материалам дела.

Для предоставления сторонами дополнительных доказательств по делу в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) в судебном заседании был объявлен перерыв до 07 сентября 2017 года 15 часов 20 минут.

После объявленного перерыва представитель истца представил суду письменное ходатайство о вызове в судебное заседание свидетеля ФИО7 для дачи пояснений.

Представитель ответчика возражал против удовлетворения данного ходатайства.

Согласно части 1 статьи 56 АПК РФ, свидетелем является лицо, располагающее сведениями о фактических обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения дела.

В обоснование заявленного ходатайства истец ссылается на то, что ФИО7 является автором и первоначальным патентообладателем, в связи с чем, по мнению истца, может дать пояснения относительно выпуска данной продукции ООО «НиК».

В силу части 1 статьи 159 АПК РФ заявления и ходатайства лиц, участвующих в деле, достигнутых ими соглашениях по обстоятельствам дела, существу заявленных требований и возражений, об истребовании новых доказательств и по всем другим вопросам, связанным с разбирательством дела, обосновываются лицами, участвующими в деле. При этом лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий (часть 2 статьи 9 АПК РФ).

Вместе с тем, истцом в обоснование заявленного ходатайства не представлено доказательств наличия гражданско-правовых либо иных правоотношений между ФИО7 и ООО «НиК», на основании которых ФИО7 мог бы обладать законными и обоснованными сведениями относительно выпуска ООО «НиК» спорной продукции.

На основании изложенного, суд отказал в удовлетворении ходатайства истца о вызове свидетеля в связи с отсутствием оснований.

Представитель истца также поддержал заявленное в предыдущем судебном заседании ходатайство о затребовании у ответчика информации о продаже ледоходов, однако просил суд затребовать указанную информацию за весь период действия лицензионного договора, а не с 01.10.2016.

Представитель ответчика возражал.

В соответствии с частью 1 статьи 66 АПК РФ доказательства представляются лицами, участвующими в деле. При этом в силу части данной статьи Лицо, участвующее в деле и не имеющее возможности самостоятельно получить необходимое доказательство от лица, у которого оно находится, вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.

Пунктом 3.9 лицензионного договора, заключенного между истцом и ответчиком, предусматривалось, что в целях контроля фактического объеме продаж продукции, относящейся к данному договору, лицензиар имел право ежемесячно запрашивать и получать от лицензиата полные данные об объеме производства указанной продукции, а также о том, кому и в каких объемах данная продукция была продана; кроме того, лицензиар имел право не чаще одного раза в полгода проверять всю необходимую документацию, касающуюся объема производства и отгрузки продукции, относящейся к данному договору, выпускаемой лицензиатом.

Таким образом, при должной степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, истец имел возможность получить запрашиваемую информацию у ответчика и представить ее в качестве доказательства заявленных требований.

При этом суд учитывает, что истцом заявлено требование о защите нарушенного интеллектуального права в связи с фактами продажи контрафактной продукции, совершенных ответчиком 25.10.2016, 07.11.2016, 22.11.2016, следовательно, документы за весь период действия договора, то есть с 29.07.2015, не отвечают требованиям относимости, предъявляемым статьей 67 АПК РФ к доказательствам в арбитражном процессе.

На основании изложенного, суд отказал в удовлетворении ходатайства истца о затребовании у ответчика информации о продаже ледоходов, в связи с отсутствием правовых оснований.

Представитель истца исковые требования поддержал, представил суду дополнительные документы, которые приобщены к материалам дела.

Представитель ответчика против удовлетворения исковых требований возражал, представил суду дополнительные документы, которые приобщены к материалам дела.

Изучив материалы дела, заслушав представителей сторон, арбитражный суд

УСТАНОВИЛ:

Индивидуальный предприниматель ФИО2, дата рождения: 16.02.1974, место рождения: г. Москва, зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя 15.12.2009, ОГРНИП 309774634900131, ИНН <***>.

Общество с ограниченной ответственностью «НиК» зарегистрировано в качестве юридического лица 02.12.2013, ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: <...>.

10.09.2009 в Государственном реестре полезных моделей Российской Федерации был зарегистрирован патент №86420 на полезную модель «Устройство для предохранения обуви от скольжения» со следующей формулой:

«Устройство для предохранения обуви от скольжения, выполненное в виде плоской фигурной пластины из эластичного материала, содержащей выполненные за одно целое носочную, пяточную и среднюю части, причем носочная и пяточная части выполнены в виде петлевых фиксаторов для охвата носочной и пяточной частей обуви, а средняя часть выполнена в виде пластины с закрепленными на ней шипами, острия которых обращены к наружной поверхности, а противоположные концы выполнены плоскими заподлицо с внутренней поверхностью пластины, отличающееся тем, что на всей наружной поверхности пластины между шипами выполнено рифление, служащее для увеличения сцепления наружной поверхности устройства с грунтом (льдом)».

Автором и патентообладателем являлся ФИО7

18.06.2015 была произведена государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права между ФИО7 и ФИО2 (РД 017443).

29.07.2015 между ИП ФИО2 (Лицензиар) и ООО «НиК» (Лицензиат) был заключен лицензионный договор, в соответствии с которыми лицензиар предоставлял Лицензиату за вознаграждение право на использование (неисключительная лицензия) полезной модели, удостоверенной патентом на полезную модель №86420.

Лицензиату предоставлялись следующие права: ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукции, в которой использована полезная модель по патенту (абзаца 2 пункта 2.1 лицензионного договора).

Лицензиат не имеет права предоставлять возможность использования полезной модели (патента) другим лицам (пункт 2.2 лицензионного договора).

В соответствии с пунктом 6.7 лицензионного договора за неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами обязательств, принятых на себя по настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и договором.

Так, в силу пункта 6.8 договора за нарушение пункта 3.1 договора и в случае выявления фактов сокрытия лицензиатом от лицензиара продаж (в том или ином виде) произведенной продукции договора, лицензиат обязуется уплатить лицензиару штраф в размере 500 000 руб. 00 коп., за каждый выявленный факт подобной продажи, а также возместить убытки, понесенные лицензиаром в результате нарушения лицензиатов обязательств, предусмотренных договором.

Согласно пункту 9.1 договор заключен на срок до 08.05.2019 и вступает в силу с даты его регистрации в Федеральной службе по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ).

В силу пункта 9.2 лицензионного договора каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления другой стороне за тридцать дней до предполагаемой даты расторжения.

Согласно извещению Роспатента лицензионный договор между ООО «НиК» и ИП ФИО2 зарегистрирован 14.08.2015 РД 0179085.

25.08.2016 ИП ФИО2 направила в адрес ООО «НиК» письмо №30, в котором, сославшись на пункт 9 лицензионного договора, сообщило о расторжении договора с 26.09.2016 исходя из даты направления 25.08.2016.

Указанное письмо было направлено в адрес ООО «НиК» 25.08.2016, что подтверждается почтовой квитанцией с описью вложения со штемпелем почтового отделения.

Письмом от 20.09.2016 ИП ФИО2 сообщила о том, что лицензионный договор прекращает свое действие с 26.09.2016, в связи с чем ООО «НиК» не имеет права без согласования производить, либо предлагать соответствующую продукцию.

03.10.2016 ИП ФИО2 направила в адрес ООО «НиК» письмо №50, в котором просила прекратить производство ледоходов, их продажу третьим лицам. При этом ИП ФИО2 просила представить отчет по продажам за последний период действия договора (до 26.09.2016), сообщить точное количестве складских остатков по ледоходам по состоянию на 03.10.2016, предметно сообщить количество оставшихся комплектующих, закупленных ранее, а также в случае каких-либо продаж после 26.09.2016 исчерпывающе и добровольно сообщить обо всех таких фактах.

Как следует из заключения РОСПАТЕНТА заявление о государственной регистрации досрочного прекращения права использования полезной модели по лицензионному договору было представлено в РОСПАТЕНТ 05.10.2016.

Согласно уведомлению РОСПАТЕНТА о государственной регистрации досрочного прекращения права использования по лицензионному договору, государственная регистрация досрочного прекращения права использования полезной модели по лицензионному договору было зарегистрировано 22.11.2016 (РД 02010945).

21.10.2016 между ООО «НиК» (поставщик) и ООО «ОМНИТЕК-Н» (покупатель) был заключен договор поставки №11, в соответствии с которым поставщик обязался передать в обусловленный договором срок в собственность покупателю, а покупатель обязался принять и оплатить товар, указанный в приложении 1 к договору (спецификация товара).

Из спецификации товара (приложение №1 к договору поставки №11 от 21.10.2016) указано приспособление для ходьбы в гололед «Ледоходы», стоимостью 110 руб. за 1 пару.

Согласно товарной накладной №201 от 25.10.2016 и счету-фактуре №201 от 25.10.2016 ООО «НиК» в адрес ООО «ОМНИТЕК-Н» было поставлено 200 пар приспособлений для ходьбы в гололед «Ледоходы» на сумму (с учетом НДС) 22 060 руб. 00 коп. 21.01.2016 ООО «НиК» был выставлен счет №195 ООО «ОМНИТЕК-Н» на сумму 22 060 руб. 00 коп.

Согласно товарной накладной №214 от 07.11.2016 и счету-фактуре №214 от 07.11.2016 ООО «НиК» в адрес ООО «ОМНИТЕК-Н» было поставлено 7 000 пар приспособлений для ходьбы в гололед «Ледоходы» на сумму (с учетом НДС) 772 100 руб. 00 коп. 03.11.2016 ООО «НиК» был выставлен счет№204 ООО «ОМНИТЕК-Н» на сумму 772 100 руб. 00 коп.

Согласно товарной накладной №231 от 21.11.2016 и счету-фактуре №231 от 21.11.2016 ООО «НиК» в адрес ООО «ОМНИТЕК-Н» было поставлено 50 пар приспособлений для ходьбы в гололед «Ледоходы» (кален.), 50 пар ледоходов, 50 пар приспособлений для ходьбы в гололед «Ледоходы» (детские) на сумму (с учетом НДС) 16 545 руб. 00 коп. 21.11.2016 ООО «НиК» был выставлен счет №220 ООО «ОМНИТЕК-Н» на сумму 16 454 руб. 00 коп.

Ссылаясь на использование ООО «НиК» без разрешения правообладателя – ИП ФИО2 запатентованной полезной модели, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском, уточненным в ходе рассмотрения дела.


Часть 1 статьи 4 АПК РФ предоставляет заинтересованному лицу право обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают, в том числе, в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности.

Согласно пункту 1 статьи 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (правообладатель), вправе использовать такой результат или такое средство по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом. Правообладатель может распоряжаться исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (статья 1233), если ГК РФ не предусмотрено иное. Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием (разрешением). Другие лица не могут использовать соответствующие результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без согласия правообладателя, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ

Использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации (в том числе их использование способами, предусмотренными ГК РФ), если такое использование осуществляется без согласия правообладателя, является незаконным и влечет ответственность, установленную этим Кодексом, другими законами, за исключением случаев, когда использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации лицами иными, чем правообладатель, без его согласия допускается ГК РФ.

В силу статьи 1346 ГК РФ на территории Российской Федерации признаются исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные патентами, выданными федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, или патентами, имеющими силу на территории Российской Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 1354 ГК РФ патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец удостоверяет приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца, авторство и исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец. При этом охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи (часть 2 статьи 1354 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ патентообладателю принадлежит исключительное право использования изобретения, полезной модели или промышленного образца в соответствии со статьей 1229 ГК РФ любым не противоречащим закону способом (исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец), в том числе способами, предусмотренными пунктами 2 и 3 данной статьи.

Использованием изобретения, полезной модели или промышленного образца считается, в частности: ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец; совершение действий, предусмотренных подпунктом 1 названного пункта, в отношении продукта, полученного непосредственно запатентованным способом.

Согласно пункта 1 статьи 1252 ГК РФ защита интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК РФ, требования, в том числе, о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу нарушения, к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; о возмещении убытков – к лицу, неправомерно без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326 ГК РФ.

Материалами дела подтверждается и не оспаривается сторонами, что ИП ФИО2 является правообладателем патента №86420 на полезную модель «Устройство для предохранения обуви от скольжения».

29.07.2015 между ИП ФИО2 (Лицензиар) и ООО «НиК» (Лицензиат) был заключен лицензионный договор, в соответствии с которым лицензиар передал лицензиату право на использование (неисключительная лицензия) полезной модели, удостоверенной патентом на полезную модель №86420.

Обосновывая исковые требования, истец ссылается на то, что ответчиком незаконно осуществлялась реализация изделий, защищенных патентом №86420. Осуществление ООО «НиК» реализации приспособлений для ходьбы в гололед «Ледоходы» подтверждается договором поставки №11 от 21.10.2016, заключенное между ООО «НиК» (поставщик) и ООО «ОМНИТЕК-Н» (покупатель), товарной накладной №201 от 25.10.2016 и счетом-фактурой №201 от 25.10.2016, счетом №195 от 21.01.2016; товарной накладной №214 от 07.11.2016 и счетом-фактурой №214 от 07.11.2016, счетом №204 от 03.11.2016; товарной накладной №231 от 21.11.2016 и счетом-фактурой №231 от 21.11.2016; счетом №220 от 21.11.2016.

Заявляя требование о взыскании с ответчика 1 500 000 руб. штрафа за нарушение условий лицензионного договора за 3 эпизода незаконной продажи изделий, защищенных патентом (от 25.10.2016, 07.11.2016, 22.11.2016) по 500 000 руб. за каждый эпизод, истец ссылается на пункт 6.8 лицензионного договора от 29.07.2015.

В соответствии с пунктом 6.8 договора за нарушение пункта 3.1 договора и в случае выявления фактов сокрытия лицензиатом от лицензиара продаж (в том или ином виде) произведенной продукции договора, лицензиат обязуется уплатить лицензиару штраф в размере 500 000 руб. 00 коп., за каждый выявленный факт подобной продажи, а также возместить убытки, понесенные лицензиаром в результате нарушения лицензиатов обязательств, предусмотренных договором.

В соответствии с частью 1 статьи 450.1 ГК РФ предоставленное настоящим кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) (статья 310) может быть осуществлено управомоченной стороной путем уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора). Договор прекращается с момента получения данного уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами, иными правовыми актами или договором.

Абзацем 2 пункта 1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 06.06.2014 № 35 "О последствиях расторжения договора" разъяснено, что в соответствии со статьей 310 и пунктом 3 статьи 450 ГК РФ односторонний отказ от исполнения договора, когда такой отказ допускается законом (например, статья 328, пункт 2 статьи 405, статья 523 ГК РФ) или соглашением сторон, влечет те же последствия, что и расторжение договора по соглашению его сторон или по решению суда.

В силу части 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора обязательства сторон прекращаются, если иное не предусмотрено законом, договором или не вытекает из существа обязательства.

При этом, как разъяснено в пункте 3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 06.06.2014 № 35 "О последствиях расторжения договора" по смыслу пункта 2 статьи 453 ГК РФ при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, которые являются предметом договора.

В силу пункта 9.2 лицензионного договора, заключенного между ИП ФИО2 и ООО «НиК», каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления другой стороне за тридцать дней до предполагаемой даты расторжения.

Материалами дела подтверждается и не оспаривается сторонами, что 25.08.2016 ИП ФИО2 направила в адрес ООО «НиК» письмо №30, в котором, сославшись на пункт 9 лицензионного договора, сообщила о расторжении договора с 26.09.2016. Получение указанного письма ответчиком не оспаривается.

Таким образом, исходя из пункта 9.2 договора, лицензионный договор, заключенный между ИП ФИО2 и ООО «НиК», прекратил свое действие с 26.09.2016, в связи с чем у истца отсутствуют основания для взыскания с ООО «НиК» штрафа в размере установленном договором.

Довод истца о том, что позиция ответчика о прекращении действия лицензионного договора с 26.09.2016 (то есть по истечении 30 дней с момента получения уведомления о нем) является неверной, поскольку правовые последствия сделки в силу ст. 164 ГК РФ наступают после ее регистрации, в связи с чем лицензионный договор считается расторгнутым с даты государственной регистрации Роспатентом его расторжения, то есть с 22.11.2016 (приложение к патенту на полезную модель №86420, т.1, л.д.25), суд отклоняет ввиду следующего.

В пункте 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ №5, Высшего Арбитражного Суда РФ №29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации» разъяснено, что односторонний отказ лицензиара от лицензионного договора с учетом положений пункта 3 статьи 450 ГК РФ считается состоявшимся с момента получения лицензиатом уведомления о нем. А с 01.10.2014 согласно п.4 ст. 1237 ГК РФ действие договора прекращается по истечении тридцатидневного срока с момента получения уведомления об отказе от договора.

При этом суд учитывает, что письмом от 20.09.2016 ИП ФИО2 сообщила контрагенту о том, что лицензионный договор прекращает свое действие с 26.09.2016, в связи с чем ООО «НиК» не имеет права без согласования правообладателя производить, либо предлагать соответствующую продукцию.

03.10.2016 ИП ФИО2 также направила в адрес ООО «НиК» письмо №50, в котором, сославшись на прекращение лицензионного договора с 26.09.2016, просила прекратить производство ледоходов, их продажу третьим лицам; одновременно просила представить отчет по продажам за последний период действия договора (до 26.09.2016), а также в случае каких-либо продаж после 26.09.2016 исчерпывающе и добровольно сообщить обо всех таких фактах.

На основании изложенного, учитывая вышеназванные разъяснения суда, условия заключенного между сторонами договора, позицию ИП ФИО2, изложенную в переписке с ответчиком, суд полагает, что лицензионный договор, заключенный между истцом и ответчиком, прекратил свое действие с 26.09.2016, в связи с чем у истца отсутствуют правовые основания для заявления требования о взыскании штрафа, предусмотренного условиями данного договора.

Кроме того, истцом заявлены требования о запрете ответчику производить и реализовывать третьим лицам продукцию, нарушающую патент № 86420, и взыскании с общества с ограниченной ответственностью «НиК» компенсации в размере 5 000 000 руб. за нарушение прав в соответствии со статьей 1406.1 ГК РФ.

В обоснование заявленных требований истец указывает, что ООО «НиК» осуществляет реализацию насадки на обувь противоскользящей «Ледоходы», которая представляет собой универсальную съемную резиновую подошву с металлическими шипами для ходьбы в гололед, изготовленную на основании патента №84620 на полезную модель «Устройство для предохранения обуви от скольжения».

Согласно пункту 3 статьи 1358 ГК РФ изобретение признается использованным в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения, приведенный в независимом пункте содержащейся в патенте формулы изобретения, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до даты приоритета изобретения.

При этом пункт 3 статьи 1358 ГК РФ содержит правило установления факта использования в конкретном продукте запатентованной полезной модели. Для определения того, использована ли другим лицом полезная модель, требуется совпадение всех признаков запатентованного решения, содержащихся в независимом пункте формулы и в противопоставленном решении. Если в противопоставленном объекте отсутствует хотя бы один признак запатентованного решения, то нет факта использования и, следовательно, нельзя утверждать, что нарушено исключительное право.

При этом в отличие от изобретения, при установлении использования полезной модели в продукте не учитывается использование признаков, эквивалентных тем, которые содержатся в формуле полезной модели (пункт 3 статьи 1358 ГК РФ).

В возражениях на исковое заявление от 14.02.2017 ответчик пояснил, что продукт, выпускаемый ООО «НиК», не содержит каждый признак полезной модели №86420, приведенный в независимом пункте, содержащейся в патенте формулы полезной модели №86420.

Поскольку вопрос о том, используется ли в товаре ответчика полезная модель, правообладателем которой является истец, требует специальных познаний, определением от 21.03.2017 по настоящему делу по ходатайству истца была назначена судебная экспертиза, проведение которой было поручено начальнику Управления инновационного развития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный университет», патентному поверенному ФИО8.

На разрешение эксперта был поставлен вопрос: «Содержит ли изделие «Ледоходы» каждый признак полезной модели №86420, содержащейся в патенте №86420 формулы указанной полезной модели».

Письмом от 23.03.2017 №0930/1359 в распоряжение эксперта были предоставлены материалы дела № А35-11967/2016 и вещественные доказательства: ледоходы, съемные резиновые подошвы со стальными шипами для ходьбы в голоде - 2 шт. с этикеткой.

Согласно заключению патентного поверенного - эксперта ФИО8 от 04.04.2017 изделие «Ледоходы» не содержит каждый признак полезной модели № 86420, содержащейся в патенте № 86420 формулы указанной полезной модели. Изделие «Ледоходы» содержит признаки с 1-8, 10,11 и не содержит 9,12,14,15 признаки независимого пункта формулы полезной модели по патенту №86420.

Как усматривается из заключения эксперта от 04.04.2017: изделие «Ледоходы» не содержит следующие признаки формулы полезной модели № 86420:

- острия шипов. В изделии «Ледоходы» шипы представляют собой металлический конус, на вершине которого имеется выступ цилиндрического профиля; окончание цилиндрического выступа плоское;

- выполнение противоположных концов шипов заподлицо. В изделии «Ледоходы» противоположные концы шипов выполнены в углублениях на внутренней поверхности, ниже уровня внутренней поверхности;

- по всей наружной поверхности пластины между шипами выполнено рифление. В изделии «Ледоходы» наружная поверхность пластины имеет два дугообразных выступа (ребра) в форме подковы, большего и меньшего диаметра; между подковами большего и меньшего диаметра по всей длине подковообразной фигуры, ее внутренней части, на одинаковом расстоянии расположены 6 шипов; центральная часть пластины, имеет три параллельных друг другу выступа, которые соединяют стороны подковы меньшего диаметра, т.е. центральная часть пластины выполнена ребристой; все ребра имеют полукруглый профиль; каждый шип установлен в гнезде).

- рифление служит для увеличения сцепления наружной поверхности устройства с грунтом (льдом)». В изделии «Ледоходы» рифление отсутствует, а рельефные ребра, расположенные на периферийной области средней части пластины служат как для сцепления с грунтом, так и для укрепления гнезд в которых установлены шипы.

В силу статьи 64 АПК РФ заключения экспертов являются доказательствами, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» эксперт проводит исследования объективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответствующей специальности, всесторонне и в полном объеме. Заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных.

Согласно статье 16 указанного Закона эксперт обязан провести полное исследование представленных ему объектов и материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам.

Исходя из буквального толкования приведенных норм права, в совокупности с рекомендациями, изложенными в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 04.04.2014 № 23 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе», следует, что проверка достоверности заключения эксперта слагается из нескольких аспектов: компетентен ли эксперт в решении вопросов, поставленных перед экспертным исследованием, не подлежит ли эксперт отводу по основаниям, указанным в Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации, соблюдена ли процедура назначения и проведения экспертизы, соответствует ли заключение эксперта требованиям, предъявляемым законом.

Материалами дела установлено, что отводов конкретному эксперту и экспертному учреждению в порядке статьи 23 АПК РФ до назначения судом экспертизы и начала ее проведения заявлено не было.

В соответствии с частью 3 статьи 82 АПК РФ лица, участвующие в деле, вправе ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц или о проведении экспертизы в конкретном экспертном учреждении.

При определении кандидатуры эксперта, принимая во внимание отсутствие оснований, предусмотренных статьями 21, 23 АПК РФ, а также, учитывая, что предложенная ответчиком в качестве эксперта кандидатура отвечала требованиям, установленным АПК РФ - данные об образовании, стаже работы эксперта имеются в материалах дела и позволяют сделать вывод о наличии у эксперта необходимого образования и опыта работы, суд поручил проведение начальнику Управления инновационного развития Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный государственный университет», патентному поверенному ФИО8.

На основании изложенного, суд приходит к выводу о том, что заключение эксперта ФИО8 соответствует требованиям, предъявляемым законом, экспертом полно и всесторонне исследованы представленные по делу доказательства, даны подробные пояснения по вопросам, поставленным на их разрешение. Сведения, изложенные в нём, в установленном законом порядке не признаны недостоверными в рамках самостоятельного искового производства.

Доказательств, свидетельствующих о нарушении экспертом при проведении экспертного исследования требований действующего законодательства, доказательств наличия в заключении противоречивых или неясных выводов, из материалов дела не усматриваются, и истцом в нарушение требований статьи 65 АПК РФ не представлено. Противоречий выводов эксперта иным, имеющимся в деле доказательствам, судом не усматривается.

По ходатайству ответчика эксперт ФИО8 была вызвана в судебное заседание для дачи пояснений по проведенному исследованию.

В судебном заседании 03.07.2017 был произведен опрос эксперта ФИО8 На вопросы, поставленные истцом и ответчиком перед экспертом, даны полные и исчерпывающие ответы.

С учетом результатов судебной экспертизы, истцом заявлено ходатайство о проведении повторной экспертизы.

В соответствии с частью 2 статьи 87 АПК РФ в случае возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта или комиссии экспертов по тем же вопросам может быть назначена повторная экспертиза, проведение которой поручается другому эксперту или другой комиссии экспертов.

Судом установлено, что экспертом был дан ответ на вопрос, поставленный на разрешение эксперта при назначении экспертизы; сомнений в обоснованности заключения эксперта или наличия противоречий в выводах эксперта у суда не возникло.

Доводы истца о том, что представленное суду экспертное заключение имеет неустранимые противоречия, судом отклоняются как декларативные и ничем не подтвержденные, свидетельствующие исключительно о несогласии с выводами названного заключения относительно толкования тех или иных терминов.

Право определять средства и способы проведения экспертного исследования согласно требованиям законодательства предоставлено эксперту. В исследовательской части заключения эксперт указал методику проводимой им экспертизы, то есть последовательность его действий для решения поставленного перед ним вопроса, а в дополнительном объяснении к заключению эксперта от 24.05.2017 подробно объяснил применяемую методику.

Несогласие истца с результатами экспертизы само по себе не является основанием для назначения судом повторной экспертизы.

С учетом мнения ответчика и пояснений, данных экспертом ФИО8, ввиду отсутствия сомнений в обоснованности заключения эксперта и отсутствия противоречий в выводах эксперта, принимая во внимание предупреждение эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения, суд отказал истцу в удовлетворении ходатайства о назначении повторной экспертизы ввиду отсутствия необходимости и правовых оснований, предусмотренных статьей 87 АПК РФ.

Согласно статье 71 АПК РФ, арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Каждое доказательство подлежит оценке арбитражным судом наряду с другими доказательствами. Никакие доказательства не имеют для арбитражного суда заранее установленной силы.

Оценив доказательства, представленные в материалы дела, а также экспертное заключение и пояснения эксперта, данные в судебном заседании, установив, что в продукте, изготовляемом и реализуемом ответчиками, не использован каждый признак, содержащийся в независимом пункте формулы полезной модели истца, суд полагает, что истцом в нарушение требований статьи 65 АПК РФ не доказано наличие нарушений исключительных прав ИП ФИО2 на полезную модель, а, следовательно, основания для удовлетворения исковых требований отсутствуют.

С учетом изложенного, иные доводы сторон не принимаются судом во внимание, поскольку не имеют правового значения для рассмотрения настоящего спора по существу.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по оплате государственной пошлины относятся на истца.

Руководствуясь статьями 17, 27, 28, 65, 102, 110, 112, 167-171, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

В удовлетворении исковых требований индивидуального предпринимателя ФИО2 отказать.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО2 в доход федерального бюджета 2500 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Курской области в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия, в Суд по интеллектуальным правам, в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.


Судья Н.Н. Белых